SIC - Concepto 331

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-30948- -3-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 01 de febrero de 2017, radicada en nuestra Dependencia el 07 de febrero de 2017, en la cual se señala:

“ (…) 1. La Circular Única en su Título X, Capitulo 1.2.5.2, establece lo siguiente con relación a la especificidad de la descripción de productos y/o servicios en las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales:“ En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139, en el literal d) del artículo 140 y en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y para propósitos de su clasificación, la descripción de

artículo 139, en el literal d) del artículo 140 y en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y para propósitos de su clasificación, la descripción de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca o lema comercial debe indicar expresamente el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de descripción de los productos y/o servicios a ser identificados en la solicitud:

a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que aparece en el título de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, salvo que tal indicación también corresponda con el nombre del producto y/o servicio.”

2. Sin embargo, entendemos que los registros de marcas registradas para amparar los encabezados de cada clase internacional cubren la totalidad de los productos o servicios de la clase respectiva.

3. Agradecemos que nos confirmen si nuestro entendimiento en correcto, para poder establecer si una marca registrada para amparar el encabezado de una clase efectivamente ampara todos los productos o servicios de la clase respectiva, o si es necesario relacionar taxativamente todos los productos o servicios de interés (diferentes a los relacionados en el encabezado) para obtener su protección. (…)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

relacionar taxativamente todos los productos o servicios de interés (diferentes a los relacionados en el encabezado) para obtener su protección. (…)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMO2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de

la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una

comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas.

Esta clasificación es una figura importante dentro del sistema de registro de marcas de los países que son miembros del arreglo dado que:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan

marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI. La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.”1

Adicional a la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en el Proceso 10 -IP-94 y expresó:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la prod ucción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Ar reglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada

que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada

1 http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.htmluno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones (…)”

La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017 y puede ser consultada en la página web de la OMPI.2

5. LA DECISIÓN 486 DE 2000 FRENTE A LA CLASIFI CACIÓN DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ahora bien, esta clasificación entra en relación con nuestra sistema de registro marcario en la medida en la Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 139 que dentro del petitorio de solicitud de registro de marca se debe especificar:

“f) la indicaci ón expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,”

Es claro entonces, que no solo se requiere que se indique la clase a la cual pertenecen los productos o servicios que va a identificar la marca sino que además que exige que se INDIQUE EN FORMA EXPRESA CUALES PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS SON LOS QUE VA A IDENTIFICAR EL SIGNO SOLICITADO.

Esta indicación y clasificación que debe estar expresa en el formulario, se establece

que exige que se INDIQUE EN FORMA EXPRESA CUALES PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS SON LOS QUE VA A IDENTIFICAR EL SIGNO SOLICITADO.

Esta indicación y clasificación que debe estar expresa en el formulario, se establece en concordancia con el artículo 151 de la norma andina, el cual establece que la clasificación oficial será la del Arreglo de Niza de 1957 ya explicada.

6. LA CIRCULAR UNICA FRENTE A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Y SERVICIOS

Finalmente, y dado que le corresponde a la Oficina Nacional Competente en Materia de Propiedad Industrial fijar las pautas y formalidades en materia del registro de

2 http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition -20170101/taxonomy/marcas, la Circular Única en su Titulo X “Propiedad Industrial”, Capítulo Primero : Parte General, Numeral 1.2.5.2. denominado “ Especificidad de la descripción de productos y/o servicios en las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales” establece frente al tema objeto de la presente consulta:

“En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139, en el literal d) del artículo 140 y en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y para propósitos de su clasificación, la descripción de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca o lema comercial debe indicar expresamente el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes

y/o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de descripción de los productos y/o servicios a ser identificados en la solicitud:

a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que aparece en el título de la clase de la Clasificación Internacional de Niza, salvo que tal indicación también corresponda con el nombre del producto y/o servicio;

b) Utilizar los mismos términos y expresiones empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional de productos y servicios para el Registro de Marcas del Arreglo de Niza, que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio en el título “Normativa”, “Normas Supranacionales”, la cual podrá ser actualizada.

c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS), disponible en la sección de Propiedad Indu strial “Consultas Avanzadas” de la página web de la SIC http://www.sic.gov.co/es/propiedadindustrial;jsessionid=FK8QNXKO Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO9ekQvkE4LIWZkgHu.undefined y en la página web de la OMPI, en el siguiente link: http://www.wipo.int/mgs/?lang=es

Si el solicitante opta por la descripción de productos y/o servicios en los términos del literal a) de este numeral, y tal descripción carece de especificidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá expedir un requeri miento de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 144 de la Decisión 486 de 2000.

Cuando el requerimiento verse sobre productos y/o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

Si el solicitante opta por la descripción de los productos y/o servicios en los términos de los literales b) y c) de este numeral, la Superintendencia de Industria y Comercio considerará cumplidos los requisitos consagrados en los literales f) y g) del artículo 139, y en el literal d) del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000.”

(Negrilla fuera del texto original)

De la trascripción completa del numeral se desprende:

requisitos consagrados en los literales f) y g) del artículo 139, y en el literal d) del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000.”

(Negrilla fuera del texto original)

De la trascripción completa del numeral se desprende:

 Que la indicación de los productos y/o servicios a ser distinguidos por el signo debe ser EXPRESA, por lo cual no debe existir vaguedad en el contenido del formulario respecto a este punto.

 Que existe libertad para la descripción de los productos y/o servicios.

 Que se presentan diferentes formas de descripción de los productos y/o servicios que se van a identificar en una solicitud, dejando claro que el uso de cada una de ellas tiene diferentes consecuencias: El literal a) puede llevar a la expedición de un requerimiento3 por parte de la Entidad en caso de que la descripción no sea lo suficientemente clara, especifica y concreta, y que lleve al examinador a necesitar mayor claridad respecto a los p roductos y/o servicios que se pretenden distinguir.

En este caso, la ausencia de respuesta a este requerimiento llevará a la declaratoria de abandono de la solicitud, o de la clase requerida en caso de estar hablando de solicitudes multiclase.

 Por otro lado, si se hace uso de los literales b) y c), la Entidad considera surtido el requisito de la Decisión 486 con relación al formulario y la indicación de los productos y/o servicios.

7. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, en el marco del interrogante planteado en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, en el marco del interrogante planteado en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

 No existe proh ibición absoluta para usar el título de la clase de la Clasificación de Niza como medio para indicar los productos y/o servicios dentro de un formulario de registro de marca, dado que la Circular Única es clara cuando indica que se puede usar siempre y cuando “TAL INDICACIÓN

TAMBIEN CORRESPONDA CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O

SERVICIO”.

Por tanto, usada esta forma de indicación, el solicitante debe atenerse a la posibilidad de la expedición de un requerimiento por parte del examinador si considera que NO EXISTE CLARIDAD EN LA INDICACIÓN DE L

PRODUCTO Y/O SERVICIO.

 El uso de esta forma de indicación puede llevar a que exista una protección de la totalidad de los productos y/o servicios de una clase, siempre y cuando

“TAL INDICACIÓN TAMBIEN CORRESPONDA CON EL NOMBRE DEL

3 Decisión 486 de 2000. Artículo 144.PRODUCTO Y/O SERVICIO ” y contenga la especificidad suficiente para cumplir el requisito de la norma andina.

 Si los productos y/o servicios a identificar son diferentes a los contenidos en el título de la clase , no puede usarse esta forma de identificación dado que carecería de la especificidad necesaria para el registro marcario. Siendo necesario en este caso, la enumeración taxativa de los productos y/o servicios que va a distinguir la marca objeto de la solicitud.

Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por

necesario en este caso, la enumeración taxativa de los productos y/o servicios que va a distinguir la marca objeto de la solicitud.

Finalmente, le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha