SIC - Concepto 3381

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-006796- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito, solicita se le informe: "si se puede demandar para que se cambie la razón social de una empresa registrada en la misma cámara de comercio en 1998, con un nombre parecido al de otra registrada en la misma cámara de comercio de 1996 en la misma ciudad, y dedicadas, las dos, al mismo objeto social principal, demostrando lógicamente el perjuicio por confusión que se le ha acarreado a la inscrita en primer orden".

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no posible para esta Oficina Jurídica por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. No obstante, a continuación, nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el hecho por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Control de homonimia sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio El artículo 35 del Código de Comercio establece que Tas cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito , mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula.(...)".(Resaltado y subraya fuera del texto) En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 dispone que "En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de

matrícula.(...)".(Resaltado y subraya fuera del texto) En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 dispone que "En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado".(Subrayado fuera del texto) En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra "mismo" como sinónimo de idéntico o igual1. En conclusión, para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular un comerciante, o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, éste debe ser idéntico, es decir igual a otro ya matriculado, de modo que si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que va se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo.

1 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. "Mismo: 1. Idéntico, no otro. 2. Exactamente igual”.Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, se aplica independ ientemente de las actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio . Por lo anterior, si ya existe un establecimiento de comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de

actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio . Por lo anterior, si ya existe un establecimiento de comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de matricular otro establecimiento que se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el comerciante o establecimiento que ya se encuentra matriculado.

4. Razón social De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituye mediante escritura pública en la cual se deben expresar entre otros, los siguientes aspectos: "1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; "2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con ca da uno de los tipos de sociedad que regula este Código; (...)" (Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las sociedades o personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la razón social que las individualiza como sujetos de derecho, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.

5. El nombre comercial De otra parte, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil.

Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles."Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".(Subrayado fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y puede coincidir con la razón social en la medida en que identifica al comerciante -persona jurídica-. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que "designa al empresario como tal\ Ahora bien, tal y como lo establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 {"El derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio ..."), el derecho sobre el nombre comercial , y por tanto sobre la enseña comercial, se adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio (tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otor ga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual

la Superintendencia de Industria y Comercio no otor ga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros (tal y como lo dispone el Decreto 2591 de 2000, en su artículo 17, reglamentario de ia Decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre v/o de la enseña comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-lP97 ha señalado que: "El derecho a! nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público. ostensible v contin uo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial. que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público . El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad'.(Subrayado fuera del texto)De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto la inscripción de la empresa o establecimiento que lo detenta en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de

enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto la inscripción de la empresa o establecimiento que lo detenta en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso , las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos (de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimient o Civil, que dispone: ' Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado'. "Artículo 17.- Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3 o, par. 1 o. Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa". (Subrayado fuera del texto)

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos En claro lo expuesto, pasamos a exponerle las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial. 5.1. Acciones administrativas La presentación de una oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

El titular de un signo distintivo, cuenta con el derecho a oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al registro o depósito de los mismos que

de nombre o enseña comercial. El titular de un signo distintivo, cuenta con el derecho a oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al registro o depósito de los mismos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles con la marca registrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Acciones judiciales 5.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce antela autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuic ios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. En virtud de la acción declarativa y de condena. " El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infract or remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". En este aspecto, vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conducta anti competitiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas2.

anti competitiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas2. La acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno A su vez, la Ley 256 de 1996, consagra conductas específicas que pueden ser consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas:  Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".(Ley 256 de 1996, artículo 10)

 Actos de engaño: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".{Ley 256 de 1996, artículo 11)

2 Ley 256 de 1996, articulo 15. Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En el evento de interponer una acción por competencia desleal pu ede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho

ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En el evento de interponer una acción por competencia desleal pu ede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", por lo cual, en caso de ocurrencia de alguno de los actos descritos en la Ley 256 de 1996 o en la Decisión 486 de 2000 como actos desleales, es posible incoar las acciones que antes se indicaron, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce. 5.2.2. Acciones penales Es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de pr opiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial. enseña. marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto)

ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.Atentamente,

MARIA CLAUDIA CAVIEDES MEJIA Coordinadora Grupo de Regulación con asignación de algunas funciones de la Oficina Asesora Jurídica

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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