SIC - Concepto 3400

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-011237- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito manifiesta que \”Soy usuario de la marca lonsdale pero con horror he visto como en Colombia andan plagiando imitando la marca losndale registrada por ustedes, lo cual me parece un irrespetio(sic) a una marca de tradición y calidad, ya que los productos que están fabricando localmente son de dudosa reputación, al igual me gustaría mucho que visitaran la página de estos señores ... y se hiciera su debida investigación ... \”.

Al respecto, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOcumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en mate ria de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 - la Decisión 486 de 2000 y la Circular Externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, -Circular Única-.

La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Direcci ón de Signos Distintivos de esta Superintendencia tiene a su cargo "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro\”. (Subrayado fuera del texto), de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el decreto 1687 de 2010.

renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro\”. (Subrayado fuera del texto), de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el decreto 1687 de 2010. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo la facultad de tramitar y decidir los asuntos relacionados con las solicitudes de registro de marca y demás actuaciones posteriores a su concesión, entre otras, para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este orden d e ideas, es preciso aclararle que, para el caso de los derechos de propiedad industrial, no corresponde a esta Entidad dirimir los conflictos que se susciten alrededor del uso -o del presunto uso indebido - de los mismos. Esta tarea está exclusivamente radicada en cabeza de la autoridad jurisdiccional competente, tal y como se establece en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, "Los jueces civiles de circuito especializados (de Bogotá) conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa".(Resaltado fuera del texto) 3.1. Uso de los signos distintivos

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 señala que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Subrayado fuera del texto) Como se observa, la normatividad comunitaria aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial, arriba citada establece que es el registro el que le otorga a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente. En otras palabras, el derecho a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, lo confiere solamente el registro efectuado ante la oficina nacional competente. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 24-IP2000, señaló que: "Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de

2000, señaló que: "Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro." (Resaltado y Subrayado fuera del texto) De igual manera, el citado Tribunal, en el Proceso 07-IP-98, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".(Subraya fuera del texto) En este orden, tenemos que el -titularde una marca registrada puede impedir el uso de un signo idéntico o similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. 3.2. Acciones Legales Las acciones con que cuenta el titular de un registro marcario son las siguientes:  Acciones administrativas

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3.2. Acciones Legales Las acciones con que cuenta el titular de un registro marcario son las siguientes:  Acciones administrativas

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl titular de un signo distintivo, cuenta con el derecho a oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles con la marca registrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.  Acciones judiciales - acciones civiles Dentro de éstas se encuentra la acción por infracción de derechos y la acción por competencia desleal. La primera, se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.

el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. Por la segunda, es decir, la acción por competencia desleal, se prevé en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que a la letra dice:  En virtud de la acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". En este aspecto, la ley señalada consagra como conducta anticompetitiva el aprovechamiento de la rep utación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.(Ley 256 de 1996, artículo 15. \”Explotación de la reputación Ajena\”)  La acción preventiva o de prohibición. Ta p ersona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno". A su vez, la Ley 256 de 1996, consagra conductas específicas que pueden ser consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas:

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consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas:

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".(Ley 256 de 1996, articuló 10)

 Actos de engaño: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la activid ad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".(Ley 256 de 1996, artículo 11)

 Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En cuanto a la competencia para conocer de las referidas acciones, ésta se encuentra

prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En cuanto a la competencia para conocer de las referidas acciones, ésta se encuentra radicada en los jueces especializados en derecho comercial en los lugares en donde éstos se hayan creado, y donde éstos no existan en los jueces civiles del circuito. (Código de Procedimiento Civil, artículo 17). Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene facultades jurisdiccionales para conocer a prevención de estos asuntos, según lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 446 de 1998.  Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de vari edades vegetales" se tipifica el delito de " Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, m odelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

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texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

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