SIC - Concepto 3415

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-013859- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito relata unos hechos relacionados con la presunta utilización del nombre y logo de su establecimiento de comercio por parte de un tercero que lo ha solicitado para registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, señala que \” Si bien el nombre no lo había registrado ante la SIC bajo nombre mío o del MORROCOYO S.A.S, puedo demostrar el uso del mismo y la competencia desleal de quién registró el mismo; por otro lado, el logo es propiedad intelectual que no pertenece a esta persona.

En particular, solicita se le informe "Qué camino debo seguir para oponerme y/o recuperar mi nombre y logo? \”Existe algún abogado reconocido por ustedes que me pueda asesorar sobre los caminos que debo seguir para recuperar lo que es mío? \”Qué debo hacer con mi nombre e imagen corporativa ahora o mientras esté registrado como de otra persona?\". Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

registrado como de otra persona?\". Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOSobre el particular le manifestamos que a través de un concepto no es posible para esta Oficina Jurídica pronunciarse sobre un caso particular como el descrito por usted. Sin embargo, a continuación, le informamos algunos aspectos relativos, por una parte, al régimen del registro de una marca, el depósito de los nombres y enseñas comerciales y, por otra, al tema de competencia desleal, que le serán de utilidad para analizar la situación planteada.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sist ema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

competencia, administrar el sist ema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, ... \” (Subrayado fuera del texto), así como \”decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales ... \”., de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo la facultad de decidir los asuntos relacionados con las solicitudes de registro de marca y demás actuaciones posteriores a su concesión, entre otras, para lo cual se deb e llevar a cabo e l procedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.1. Razón social

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.1. Razón social

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, " La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: \"1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurí dicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; \"2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que gula este código; "(...)". (Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la "razón social", la cual las individualiza como sujetos de derecho, capaces de adq uirir derechos y contraer obligaciones. 3.2.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la "razón social", la cual las individualiza como sujetos de derecho, capaces de adq uirir derechos y contraer obligaciones. 3.2. Nombre y enseña comercial El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denom inaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".(Subrayado fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establec imiento mercantil del comerciante y que, aún cuando éste puede coincidir con la razón social -la cual se inscribe en la cámara de comercio - éstos son independientes aún cuando pueden coexistir. Es preciso advertir que, tal como lo establece el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho sobre el nombre comercial, se adquiere mediante el uso que de él Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOse haga en el comercio (Código de Comercio artículos 603 y siguientes). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y C omercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros". De conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 2000, \”Por el cual se reglamenta la decisión 486 de 2000\”, artículo 17. En este sentido, el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea el único. Al respecto, el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina en el pr oceso 20-IP-97, manifestó que \”El derecho al nombre come rcial se adquiere por el uso del mismo,

sin que ello signifique que sea el único. Al respecto, el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina en el pr oceso 20-IP-97, manifestó que \”El derecho al nombre come rcial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas, se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un periodo de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad".(Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que la inscripción en el registro mercantil y su eventual depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas del uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos.(Código de procedimiento Civil, artículo 17 Modificado por el Decreto 2273 de 1989, art. 3, par. 1.)

4. Conflicto entre marcas registradas y el depósito de nombres y/o ens eñas comerciales Resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define a una marca como " cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)".(Subrayado fuera del texto)

Resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define a una marca como " cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)".(Subrayado fuera del texto) Así, de acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486 de 2000, " El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Subrayado fuera del texto)

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, han sido objeto de pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en e l

similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, han sido objeto de pronunciamientos por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en e l proceso 03-IP-98, al señalar que, el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe ind ucir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre los diferentes signos distintivos, las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente, allegando las pruebas suficientes, un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales equivale a demostrar el uso con anterioridad bien al registro de una marca, bien al uso de un nombre comercial similar.

5. Competencia desleal De conformidad con lo señalado en los artículos 267 y siguientes de la Decisión 486 de 2000, sin perjuicio de cualquier otra acción, la persona que tenga legítimo interés

(es decir, el titular del registro de una marca y/o el titular del depósito del nombre o enseña comercial) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de un acto o práctica comercial que pueda constituir un acto de

(es decir, el titular del registro de una marca y/o el titular del depósito del nombre o enseña comercial) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de un acto o práctica comercial que pueda constituir un acto de competencia desleal. En materia de propiedad industrial, en el artículo 259, literal a) de la Decisió n 486 citada dispone algunas conductas que se consideran desleales, entre ellas, cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Ahora bien, el artículo 22 del Decreto 2591 del 2000, reglamentario de la Decisión 486, señala que las conductas de competencia desleal previstas en la citada decisión se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOA su vez, el mismo Decreto 2591 del 2000 dispone que las acciones por competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial son las contenidas en la Ley 256 de 1996,

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOA su vez, el mismo Decreto 2591 del 2000 dispone que las acciones por competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial son las contenidas en la Ley 256 de 1996, a saber, la acción declarativa y de condena, para solicitar que se declare judicialmente la ilegalidad de los ac tos realizados y, como consecuencia de ello, se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios causados y, la acción preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de co mpetencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno. Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Com ercio cuenta con facultades excepcionales jurisdiccionales para conocer de las acciones señaladas en precedencia, a prevención del juez competente. Es pertinente precisar que el concepto "a prevención" supone que hay dos o más autoridades competentes para conocer de un mismo asunto; no obstante, la que conoce primero de éste excluye a las demás, de manera que sólo ella adelantará el procedimiento que corresponda.

6. Respuesta Finalmente, frente a sí existe un abogado reconocido por la entidad para que lo asesore sobre el camino a seguir en su caso particular, le aclaramos que, teniendo en cuenta los principios transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad que deben orientar toda actuación administrativa, no nos es posible orientar o recomendar ningún abogado en materia de propiedad industrial, precisamente por implicar una defensa

cuenta los principios transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad que deben orientar toda actuación administrativa, no nos es posible orientar o recomendar ningún abogado en materia de propiedad industrial, precisamente por implicar una defensa de intereses individuales, papel que resulta incompatible con la función pública que desempeñamos, al servicio del interés general.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMO