SIC - Concepto 3438

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-19492- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito, solicita " le sea protegido a la sociedad que represento el derecho a la propiedad industrial que ha sido violado ”.

De igual forma, manifiesta "(...) es claro que la sociedad que represento ESTRATEGIAS EN LIQUIDEZ S.A., el cual adquirió por el uso continuo que ha realizado del mismo durante los dos últimos años (Artículos 603 del código de Comercio). Así las cosas, y por cuanto de forma arbitraria la Sociedad EXTRALIQUIDEZ S.A.S., ha utilizado una sigla similar o casi idéntica a la de ESTRALIQUIDEZ S.A., ( ...), "Requiero a la Cámara de Comercio de Bogotá, para que de manera urgente dentro de sus funciones de inscripción y publicidad de las empresas y sus actos administrativos, exhorte en primera instancia a la sociedad EXTRALIQUIDEZ S.A.S. con el fin de que cambie su actual Razón social por otra que No se encuentre inscrita en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en caso de obtener respuesta negativa o no recibir respuesta alguna dentro de un

S.A.S. con el fin de que cambie su actual Razón social por otra que No se encuentre inscrita en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en caso de obtener respuesta negativa o no recibir respuesta alguna dentro de un

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOtérmino prudencial, retire raudamente la inscripción a favor de la m encionada sociedad (...), obligándola a cambiar su marca o razón social de conformidad con la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de naciones, ley 178 de 1994, y el Decreto 2591 de 2000(por el cual se reglamenta de manera parcial la Decisión 486 de 2000)". Sobre el particular, le manifestamos que no posible para esta Oficina por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. No obstante, a continuación, nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el hecho por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta

hecho por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el De creto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propi edad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Control de homonimia sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio El artículo 35 del Código de Comercio establece que "Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula. Resaltado y subraya fuera del texto) En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 dispone que "En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado". (Subrayado fuera del texto) En este sentido, la función de las cá maras de comercio respecto de la aplicación del

Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado". (Subrayado fuera del texto) En este sentido, la función de las cá maras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio es la de verificar que el nombre del comerciante odel establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, enten diendo la palabra "mismo" como sinónimo de idéntico o igual1. En conclusión, para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular un comerciante, o establecimiento de comercio o se le solicite el cambio del nombre de otro ya inscrito, éste debe ser idéntico , es decir igual a otro matriculado, de modo que, si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo. Es necesario puntualizarle que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, se apli ca independientemente de las actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de matricular otro establecimiento que se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado.

4. Razón social De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituye mediante escritura pública en la cual se deben

expresar entre otros, los siguientes aspectos:

4. Razón social De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituye mediante escritura pública en la cual se deben expresar entre otros, los siguientes aspectos: "1 . E l nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas. la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; "2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código; (...)" (Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anter ior, resulta claro que las sociedades o personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la razón social que las individualiza como sujetos de derecho, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.

1 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. "Mismo: 1. Idéntico, no otro. Exactamente igual.5. El nombre comercial De otra parte, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una emp resa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. (Subrayado fuera del texto)

registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. (Subrayado fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y puede coincidir con la razón social en la medida en que identifica al comerciante -persona jurídica-. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 5 83 define al nombre comercial como aquel que "designa al empresario como tal”. Ahora bien, tal y como lo establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 ("El derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio ..."), el der echo sobre el nombre comercial y, por tanto, sobre la enseña comercial, se adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio (tal y como lo establece el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000). Por tal razón, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros". (tal y como lo dispone el Decreto 2591 de 2000, en su artículo 17, reglamentario de la Decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comerc ial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la

Decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comerc ial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo.A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-IP97 ha señalado que: "El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas, se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad'. (Subrayado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto la inscripción de la empresa o establecimiento que lo detenta en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso , las cuales deberán ser acre ditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil2.

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos

en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil2.

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos En claro lo expuesto, pasamos a exponerle las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial. 5.1. Acciones administrativas La presentación de una oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

2 Código de Procedimiento Civil, Artículo 17: "Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado". "Artículo 17.- Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3 o, par. 1 o. Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] con ocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa".(Subrayado fuera del texto)El titular de un signo distintivo, cuenta con el d erecho a oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al registro o depósito de los mismos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles con la marca registrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Acciones judiciales 5.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante

5.2. Acciones judiciales 5.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. En virtud de la acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecue ncia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizarlos perjuicios causados al demandante”. En este aspecto, vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conducta anticompetitiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas3. La acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de com petencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”.

afectada por actos de com petencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”.

3 Ley 256 de 1996, artículo 15.A su vez, la Ley 256 de 1996, consagra conductas específic as que pueden ser consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas: El artículo 7 de la Ley 256 de 1996, al establecer la prohibición general de los actos de competencia desleal, señala que se considera que constituye competencia desleal "... todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honesto s en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado". Por lo tanto, si alguna conducta no encuadra dentro de las tipificadas expresamente por la Ley 256 de 1996, debe analizarse a la luz de la prohibición general contenida en la misma ley para determinar si se puede o no considerar como desleal. En materia de propiedad industrial, la Decisión 486 citada dispone dentro de las conductas que se consideran desleales, cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. (Artículo 259, literal a) de la Decisión 486 de 2000)  Actos de confusión: “Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear

industrial o comercial de un competidor. (Artículo 259, literal a) de la Decisión 486 de 2000)  Actos de confusión: “Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, fas prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".(Ley 256 de 1996, artículo 10)

 Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En el evento de interponer una acción por competencia desleal puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", por lo cual, en caso de ocurrencia de alguno de los actos descritos en la Ley 256 de 1996 o en la Decisión 486 de 2000 como actos desleales, es posible incoar las acciones que antes se indicaron, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO5.2.2. Acciones penales Es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña. marca. patente de invención, model o de utilidad, diseño industrial , o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…)” (Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

Atentamente,

texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA