SIC - Concepto 3445

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-020480- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita: "1. Aclararme, sentar una posición o dar un concepto de por qué se realizan registros de marcas que llevan designaciones o propiedades olímpicas, cuando como a continuación se manifestará la Ley protege dichas designaciones. "2. Qué se debe hacer para que el registro de la marca PERCHADO SUPER OLIMPICA no sea tenido en cuenta o que su representante legal lo cambie".

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Oficina Jurídica por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares como las descritas en la comunicación. Así como tampoco, nos es permitido conceptuar sobre las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de un trámite específico de propiedad industrial, cuya motivación es la que se expone en el respectivo acto administrativo, el cual goza de presunción de legalidad.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMONo sobra precisar que sólo la Superintendencia de Industria y Comercio puede, en cada caso particular y concreto, previo estudio de registrabilidad realizado de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, determinar si un signo es registrable o no como marca. Con la salvedad anterior, a continuación, nos permitimos suministr arle información relevante en relación con los temas por usted planteados, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Indu stria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro

La Superintendencia de Indu stria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, (...) así como "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales (...)", de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, respectivamente. 2.1. Análisis de registrabilidad de una marca Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad supranacional. En efecto, de una parte, la Decisión 486, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos^ monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores". De otra parte, la Decisión 486 citada señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos d iferentes, cuando su uso pudiera

características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos d iferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

1. consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten. sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como element os de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados v toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas v otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

"p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

"p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

"No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, elsigno ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto)

A su vez, la misma decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue:

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

"a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de l a marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona exp resamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el n ombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, oque constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento inj usto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." (Subrayado fuera de texto) Así las cosas, siempre que dentro del examen de registrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio determine que un signo cuyo registro se ha solicitado genera riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en las normas arriba transcritas, cuando quiera que no contenga elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que coexista en el mercado con otra marca, procederá a negar la respectiva solicitud.

3. Alcance del registro de una marca El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ha expresado que "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los produc tos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc (...), como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distin tas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".1

Debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo

según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distin tas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".1 Debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos para los cuales se solicitó 2 Por ende, el uso de la marca esta rá protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud. No obstante, en ejercicio del ius prohibendi, su titular puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, en tanto vistos de forma integral, de modo que no contengan elementos adicionales que

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-98.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 12 -IP-96 : " Una marca no puede proteger a todos los productos del universo: la protección marcaría se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o ha va concretado en su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta limi tación protectiva de la marca constituye lo que en doctrina se denomina "la especialidad" que se refleja en la definición o concepto que sobre marca utiliza el artículo 81 de la Decisión 344".(Subrayado fuera del texto)permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

4. Oposiciones En este orden, el artículo 146 de la Decisión 486 establece que " Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)".

treinta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)". Conforme con lo anterior, la persona que tenga interés en presentar oposición, a efectos de desvirtuar el registro de una marca solicitada, deberá acreditar la legitimidad de dicho interés y presentar oposición dentro del plazo legalm ente establecido para tal fin, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes. De no hacerlo, no podrá reivindicar su derecho dentro del trámite de la solicitud.

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos En claro lo expuesto, pasamos a exponerle las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial. 5.1. Acciones administrativas La presentación de una oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial, tal y como lo señalamos en el punto inmediatamente precedente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. 5.2.1. Acciones judiciales 5.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así

la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. En virtud de la acción declarativa y de condena. " El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizarlos perjuicios causados al demandante". En este aspecto, vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conducta anticompetitiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin

producidos por dichos actos e indemnizarlos perjuicios causados al demandante". En este aspecto, vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conducta anticompetitiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas3. La acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno". A su vez, la Ley 256 de 1996, señala conductas que pueden ser consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas:  Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".(ley 256 de 1996, artículo 10)

 Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). En el evento de interponer una acción por competencia desleal puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en

Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", por lo cual, en caso de ocurrencia de alguno de los actos descritos en la Ley 256 de 1996 o en la Decisión 486 de 2000 como actos desleales, es posible incoar las acciones que antes se indicaron, ante el

3 Ley 256 de 1996, artículo 15.juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce. 5.2.2. Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por ta Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" se tipifica el delito de " Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las

texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA