SIC - Concepto 3458

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-022922- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita información respecto a \” tipos de marcas, prohibiciones, derechos de uso de la marca\”.

Sobre el particular le manifestamos lo siguiente:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

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Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registr o de marcas y lemas comerciales, ... \”., así como \”decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales ... \”, de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. 3.1. Clases de marcas La Decisión 486 de 2000, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o

signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; "c) los sonidos y los olores; "d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; "e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; "g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores." En concordancia con la disposición precitada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial No. 64-IP-2006, con respecto al concepto de una marca ha manifestado que \”la marca constituye un bien inmaterial representado por

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOun signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente\”. El citado Órgano Jurisdiccional frente al tipo de marcas existen tes, ha señalado, lo siguiente: \”La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. \”a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. \”Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. \”b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a

identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. \”b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. "Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización". (Carlos Fernández Novoa, "Fundamentos de Derechos de Marcas", Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). \”Sobre este tipo de marcas este Tribunal ha manifestado: "La marca figurativa difiere de la denominativa, en q ue aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre".(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 09-IP-94)

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO\”c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. \”Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. \”EI elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico\”. 3.2. Alcance del registro de una marca El Tribunal de Justicia del Acuerdo d e Cartagena en el Proceso No. 7 -IP-98, ha expresado que "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc (..,), como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la

la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc (..,), como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". Debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud. No obstante, en ejercicio del ius prohibendi, su titular puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir p roductos o servi cios relacionados, en tanto vistos de forma integral, de modo que no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado. En consecuencia, el uso d e una marca confundiblemente semejante con una marca previamente registrada ante esta Entidad, vulnera el derecho al uso exclusivo de la misma, de modo tal que el titular de la marca registrada está legitimado para ejercer las acciones previstas en la leg islación, con el objeto de impedir la violación de sus derechos, que pasaremos a indicar más adelante en el presente escrito. 3.3. Derechos que confiere el registro de una marca

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marc a; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese apli cado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo Idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valo r comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo Idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudies e causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo similarmente confundible, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, en tanto tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. 3.4. Acciones de protección de los derechos de propiedad industrial Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

similares o relacionadas, en tanto tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. 3.4. Acciones de protección de los derechos de propiedad industrial Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLas acciones que tiene el titular de un signo distintivo para defender sus derechos en materia de propiedad industrial son: 3.4.1. Acciones administrativas El titular de un signo distintivo, cuenta con el derecho a oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles con la marca registrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. 3.4.2. Acciones judiciales 3.4.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La Normatividad Andina en el artículo 238, establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante

3.4.2.1. Acciones civiles  Acción por infracción de derechos La Normatividad Andina en el artículo 238, establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados (artículo 245 de la Decisión 486 de 2000), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996, consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. En virtud de la acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados a! demandante". En este aspecto, vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conducta anticonceptiva el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.(Artículo 15 de la Ley 256 de 1996 \”Explotación de la reputación ajena\”)

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLa acción preventiva o de prohibición. " La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno". A su vez, la Ley 256 de 1996, establece conductas que pueden ser consideradas como desleales por ser contrarias a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, entre ellas se encuentra l a del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, al establecer la prohibición general de los actos de competencia desleal, señala que se considera que constituye competencia desleal "... todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuan do resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial

costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado". Por lo tanto, si alguna conducta no encuadra dentro de las tipificadas expresamente por la Ley 256 de 1996, debe analizarse a la luz de la prohibición general contenida en la misma ley para determinar si se puede o no considerar como desleal. En materia de propiedad industrial, la Decisión 486 citada dispone dentro de las conductas que se consideran desleales, cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los p roductos o la actividad industrial o comercial de un competidor.(Artículo 259, literal a) de la Decisión 486 de 2000)  Acciones penales Es preciso advertir que, en el artículo 306 del Código Penal, Modificado por la Ley 1032 de 2006, se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor es de variedades vegetales " de la siguiente manera: "EI que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) \” (Subrayado fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la

punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) \” (Subrayado fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOSi requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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