SIC - Concepto 3490

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-027556- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta y concepto Consulta: ¿Son oponibles a la Superintendencia de Industria y Comercio los acuerdos de coexistencia de marcas que se suscriban entre particulares?

Concepto: Sí, si quienes los suscriben dejan a salvo el interés general de los consumidores eliminando el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza de los signos objeto del acuerdo. Sin embargo, la suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa y judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error, por lo cual esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

A continuación, se expone la argumentación que sustenta la anterior respuesta, no sin antes informar sobre las funciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio y las que tiene en materia de signos distintivos.

A continuación, se expone la argumentación que sustenta la anterior respuesta, no sin antes informar sobre las funciones generales de la Superintendencia de Industria y Comercio y las que tiene en materia de signos distintivos. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular pro el Decreto 3523 de 2009 (modificado por el

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular pro el Decreto 3523 de 2009 (modificado por el Decreto 1687 del 2010), corresponde a esta entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

4. Los acuerdos de coexistencia marcaría El Tribunal de Justicia Andino ha definido así los acuerdos de coexistencia marcaria: Los acuerdos de coexistencia marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.1

La aceptació n de este negocio jurídico por l a normatividad vigente en materia de propiedad industrial se ha previsto en el artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se transcribe a continuación: Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA ANDINO. Proceso 104 -IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003,

publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003. Igualmente, pueden consultarse los siguientes:En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas come rciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas . (Subraya fuera del texto) El Tribunal de Justicia Andino 2, mediante reiterados fallos ha interpretado la norma anterior de la siguiente manera: El artículo mencionado prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los

servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos. Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que:

2 El Tribunal de Justicia Andino es el órgano jurisdiccional del SAI (Sistema Andino de Integración), con las funciones de (i) controlar la legalidad de las normas comunitarias, mediante el fallo de acciones de nulidad, la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, para asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países Miembros y (ii) dirimir las controversias, mediante el fallo de acciones de nulidad, de incumplimiento y a través de su función arbitral. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado el 10 de marzo de 1996 y vigente desde agosto de 1999, sus interpretaciones prejudiciales son obligatorias para el juez, pero su solicitud puede ser facultativa u obligatoria según l a sentencia que se haya de profe rir sea susceptible de recurso (facultativa) o no (obligatoria).Los Acuerdos de Coexistencia Marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar qu e ciertas marcas

(obligatoria).Los Acuerdos de Coexistencia Marcaría son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar qu e ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza". (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con di chos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente:

en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente: La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error". (Proceso 50-IP2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001). Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria es la forma en convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO(...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste"; (...) Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad in dustrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcari a son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.3 Sobre el tercer inciso del artículo 159 de la Decisión 489, el Tribunal de Justicia manifestó que "[d]e conformidad con el segundo párrafo del artículo 159 en el caso de llegarse a acuerdos, las partes necesariamente deberán evitar el riesgo de confusión del público consumidor respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, por lo que el límite de los acuerdos en todos los casos será el de que no se produzca riesgo de confusión. Por lo tanto, en los casos en los que medie el consentimiento del titular del derecho al que se refiere el artículo 136 literal f), se deberá proceder de conformidad con el artículo 159 adoptando las previsiones en éste señaladas, señaladas para evitar la confusión del público res pecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate."4 Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que, aunque los acuerdos de coexistencia marcari a sean actos de la autonomía de la voluntad privada, pueden

confusión del público res pecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate."4 Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que, aunque los acuerdos de coexistencia marcari a sean actos de la autonomía de la voluntad privada, pueden llegar a afectar tanto los derechos de los consumidores como las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, razón por la cual deben cumplir con los siguientes requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia: (i) que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos; (ii) que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, y (iii) que sean inscritos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

3 PROCESO 17-IP-2010. Consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente 20070202. Actor: ROCKET TRADEMARKS PTY LTD. Marca: ELEMENT (mixta).

4 PROCESO 167-IP-2005. Consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente 200300228. Marca: BBVA Bancomer + mixta a color.Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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