SIC - Concepto 357

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 17-46526- -3

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 23 de febrero de 2017, en el cual se señala:

“Quisiera tener claridad acerca de lo siguiente: 1. Qué es el registro marcario en clases principales? 2. Qué es el registro marcario en clases adicionales? 3. Cuál es la diferencia del registro marcario en clase principal y en clase adicional? 4. Cuál es la diferencia entre la solicitud de registro de marca en claseprincipal acompañado de clases adicionales y el registro en varias clases adicionales? 5. Si una solicitud de registro se presenta como clase principal acompañada de varias adicionales y es negada la clase principal, la misma suerte corre la solicitud del registro en las clases adicionales?”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

presenta como clase principal acompañada de varias adicionales y es negada la clase principal, la misma suerte corre la solicitud del registro en las clases adicionales?”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente fi MINCOMERCIO \:!Y INDUSTRIA Y TURISMOTeniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho Decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombr es y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Llevar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican

siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente fi MINCOMERCIO

\:!Y INDUSTRIA Y TURISMO4. LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas.

Esta clasificación es una figura importante dentro del sistema de registro de marcas de los países que son miembros del arreglo dado que:

“A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema

Esta clasificación es una figura importante dentro del sistema de registro de marcas de los países que son miembros del arreglo dado que:

“A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI. La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.” 1

Adicional a la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en el Proceso 10-IP-94 y expresó:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista

1 http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.htmlalfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en

el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista

1 http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.htmlalfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una her ramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones (…)”

La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017 y puede ser consultada en la página web de la OMPI.2

5. CLASES DENTRO DEL REGISTRO MARCARIO

Punto crucial al momento de obtener protección a través del sistema marcario es la elección de los productos o servicios que se busca que sean identificados mediante el tipo marcario elegido.

Esta elección, debe estar enfocada de acuerdo al objeto social de la empresa y el mercado donde se desenvuelve, así como los servicios o productos que se pretende identificar con el registro.

Seleccionados los productos o servicios, estos deben ser buscados en la

Esta elección, debe estar enfocada de acuerdo al objeto social de la empresa y el mercado donde se desenvuelve, así como los servicios o productos que se pretende identificar con el registro.

Seleccionados los productos o servicios, estos deben ser buscados en la Clasificación Internacional de Niza3, para así elegir correctamente el número de la clase que se debe colocar dentro del formulario de solicitud de registro de marca.

2 http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20170101/taxonomy/

3 http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/taxonomy/?lang=esenLa solicitud de registro marcario, puede referirse a una sola clase o a varias clases de productos o servicios. La solicitud que haga referencia a más de una clase se denominará multiclase.

6. SOLICITUD MULTICLASE

Mediante el artículo 168 del Decreto Ley 019 de 2012, se establecieron las s olicitudes multiclase dentro del sistema marcario colombiano, así:

“ARTÍCULO 168. SISTEMA MULTICLASE DE SOLICITUDES Y

REGISTRO DE MARCAS.

El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámite, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes.

Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección

mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes.

Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del mismo titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.”

Por lo anterior, es claro que hasta el 12 de abril de 2012, sólo era posible solicitar una marca en una sola clase de productos o servicios. Sin embargo, con fundamento en este Decreto, a partir del 13 de abril de dicho año los solicitantes podrán en una única solicitud incluir todos los productos o servicios que distinguirá Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente fi MINCOMERCIO \:!Y INDUSTRIA Y TURISMOla marca indicando las clases internacionales a las que pertenecen, es decir, en una solicitud de registro de una marca se podrán colocar productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza.

\:!Y INDUSTRIA Y TURISMOla marca indicando las clases internacionales a las que pertenecen, es decir, en una solicitud de registro de una marca se podrán colocar productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza.

El solicitante de una marca multiclase deberá indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. De igual forma cada producto o servicio debe estar clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional de Ni za. En caso que la indicación hecha no sea correcta la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486.

Para mayor información sobre las particularidades de este tipo de solicitudes, tales como tasas, formularios, etc., usted puede consultar el Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como la Decisión 689 de la CAN, que en su artículo primero, y el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) que en su artículo 6 y siguientes.

7. SOLICITUDES DE REGISTRO MARCARIO DE TIPO DIVISIONAL

Ahora bien, una solicitud multiclase puede ser dividida a petición del solicitante, fraccionándola en dos o más solicitudes en las quedarán incluidos los productos o servicios de las clases que resulten de la división, es decir, el solicitante puede pedirle a la Entidad que separe las diferentes clases que componen una solicitud multiclase, pagando las tasas respectivas para ello.

Esta petición, se puede presentar en cualquier momento del trámite, salvo durante el periodo en el que la marca se encuentra en la etapa de publicación.

Aceptada la misma, a cada solicitud fraccionaria se le asignará un nuevo número

Esta petición, se puede presentar en cualquier momento del trámite, salvo durante el periodo en el que la marca se encuentra en la etapa de publicación.

Aceptada la misma, a cada solicitud fraccionaria se le asignará un nuevo número de expediente, el cual conservará como fecha de presentación la de la solicitud inicial así como el beneficio del derecho de prioridad.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente fi MINCOMERCIO \:!Y INDUSTRIA Y TURISMO8. RESOLUCIONES QUE CONCEDEN O NIEGAN UNA SOLICITUD

MULTICLASE

Dado que una marca multiclase tiene un solo número de expediente, y una única vigencia, sólo será posible que sea una Resolución la que conceda la marca en varias clases.

Es posible también que se expida una Resolución negando la marca para todas las clases, pero si se considera que sólo debe ser negada para alguna o algunas de las clases, se expedirá una R esolución para éstas y se suspenderá el trámite para las demás hasta que quede en firme la negación.

Si se revoca la negación se devolverá el expediente para que se reanude la actuación respecto de las clases en las que estaba suspendida, y se expida una única Resolución para todas las clases.

demás hasta que quede en firme la negación.

Si se revoca la negación se devolverá el expediente para que se reanude la actuación respecto de las clases en las que estaba suspendida, y se expida una única Resolución para todas las clases.

El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un solo número de certificado.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones necesarias en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

No existen registros marcarios en clase principal, ni tampoco registros marcarios en clases adicionales, esta tipología no está enunciada ni en la Decisión 486 de 2000, ni en las demás normas nacionales o internacionales que la adicionan o complementan . Lo que se presenta en nuestro sistema marcario son solicitudes en una única clase, y las llamadas solicitudes multiclase, vigentes desde el 13 de abril de 2012, en virtud del Decreto Ley 019 de 2012.

La solicitud de registro multiclase de una marca comprende diferentes productos y/o servicios, por lo tanto, se puede solicitar desde 2 clases Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente fi MINCOMERCIO \:!Y INDUSTRIA Y TURISMOhasta 45 clases y se debe tener en cuenta que en cada clase es necesario indicar los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

Dentro del trámite de este tipo de solicitudes, está legalmente permitido solicitar la divisional de la misma con la finalidad de evitar posibles oposiciones por parte de terceros, o con el fin de individualizar los registró solicitados.

Finalmente, respecto a la concesión o negación de las solicitudes multiclase, es legal dentro del trámite de las mismas que se presente una concesión parcial de unas clases, de la mano con la suspensión del trámite respecto a aquellas que deben ser nega das, situación que se pondrá en conocimiento de las partes dentro del trámite administrativo para que puedan defender sus argumentaciones.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resol uciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha