SIC - Concepto 3617

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-046368- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1 Objeto de la consulta

En su escrito relata unos hechos relacionados con la compra de un establecimiento de comercio que incluye el registro de una marca. En particular formula las siguientes preguntas: \”1. Si con la venta del establecimiento de comercio entendiéndose incluida la marca, puedo registrar la trasferencia de la marca a mi nombre como comprador, sin perjuicio de la prohibición a mi cargo de no enajenar a terceros.

2. Si es posible registrar el derecho de explotación de la marca a mi nombre.

3. Si es posible que a su vez yo conceda licencias de uso de la marca a terceros franquiciados y si esto es objeto de registro \”

Í< T Industria y Comercio

&/SUPERINTENDENCIA

Cra.13 #27 oo pisosl,3, 4, 5. 6, 7 y 10 • PBX (571) 5870000contactenos@slc.gov.coBogot.i D.C., Colombia Sel'\or ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la enlidad le ofrece los siguientes canales: www.s1c.gov co • Telefóno en Bogotá: 5920400 • Unea gratuita a nível nacional: 018000 91016S

Sel'\or ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la enlidad le ofrece los siguientes canales: www.s1c.gov co • Telefóno en Bogotá: 5920400 • Unea gratuita a nível nacional: 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos m.1s con el medio ambiente TODOSPORUN NUEVOPAIS fiAZ CQUIOfiD [OUCACIOfi @ MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMOSobre el particular, en primer lugar, le manifestamo s que, de conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, no corresponde a esta entidad entrar a señalar si es posible efectuar o no l a inscripción de una transferencia, cesión o licencia de uso sobre un signo distintivo, así como tampoco determinar a través de un concepto si es posible registrar un derecho de explotación de una marca, por cuanto ello desborda el ámbito de nuestras facultades. En los términos que ha sido relatada la petición se observa que, en principio, los hechos aluden a un asunto netamente contractual, en el que las partes contratantes se sujetaran a lo en él estipulado. En claro lo anterior, a continuación le suministramos información genera! en relación con el contrato de licencia de uso de una marca y la inscripción ante esta Entidad de la cesión o transferencia que el titular del signo distintivo le otorga a un tercero, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial,

tercero, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posterio res a la concesión del registro \”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

3 Derechos sobre una marca

W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente

TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i

fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i ¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, señal a que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." En este sentido, el derecho ai uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual debe cumplirse con los requisitos establecidos en el capítulo I y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión 486 de 2000. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07 -IP-98 ha expresado: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que do ctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. "La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a

"La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares". En consecuencia, el titular de un registro marcario puede cederlo, vende rlo u otorgar licencia sobre el, con el objeto de ejercer la explotación sobre el mismo.

4 Licencia de uso

Es importante precisar que, en el desarrollo de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de un signo distintivo tiene la facultad de usarlo y explotarlo a través de diferentes formas de comercialización y de contratación, entre las cuales se encuentra el contrato de licencia de marca. El artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, señala que: W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i ¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMO"El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i ¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMO"El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. "Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. \"A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. "Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia". (Subrayado fuera del texto) El contrato de licencia se define como el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, ll amada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último". (Subrayado fuera del texto) (LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446) En tal virtud, el titular de una marca puede conceder licencia mediante contrato escrito, en el cual se determinará el término de vigencia acordado por las partes directamente y sus condiciones de uso.

5 Transferencia o cesión de una marca

El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, c on o sin la empresa a la cual pertenece. "Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del

"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, c on o sin la empresa a la cual pertenece. "Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.” A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. "Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".(Subrayado fuera del texto) W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i ¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMOEn tal virtud, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir o ceder el derecho sobre un registro marcario a nombre de otra persona, sea natural o jurídica. Sobre la transferencia de un a marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

transferir o ceder el derecho sobre un registro marcario a nombre de otra persona, sea natural o jurídica. Sobre la transferencia de un a marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial No. 26 -IP-97, Expediente N° 2766, Acto r: NÁUTICA APPAREL INC. Marca \”NÁUTICA, señala, en pronunciamiento que continúa siendo aplicable bajo la actual y vigente, Decisión 486: "11. LA TRANSFERENCIA DE MARCAS La cesión de una marca junto con la licencia son las principales figuras que dentro del campo de las negociaciones comerciales pueden presentarse. La cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. El artículo 104 de la Decisión 313 (Art. 117 de la Decisión 344) establece que la titularidad de una marca de productos o servicios registrada y vigente podrá transferirse por contrato escrito, añadiendo el artículo 105 de la misma Decisión (Art. 118 de la Decisión 344) que tanto las transferencias como las cesiones deben ser inscritas en la oficina nacional competente. \”(…) Las reglas básicas en materia de la forma de las cesiones y transferencias se encuentran en los artícul os antes citados, puesto que disponen que toda cesión debe ser hecha por escrito, lo que significa que la condición de forma escrita es \”ad solemnitatem \” del acto. En cuanto, a las cesiones de solicitudes, no reguladas específicamente por la ley comunitar ia analógicamente puede establecerse que también es necesario que lo sean por escrito. Existen dos momentos en la celebración de un contrato de cesión de marcas que se debe tomar en cuenta para determinar sus formalidades. El primer momento,

reguladas específicamente por la ley comunitar ia analógicamente puede establecerse que también es necesario que lo sean por escrito. Existen dos momentos en la celebración de un contrato de cesión de marcas que se debe tomar en cuenta para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en si, con validez entre las partes; y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato en la oficina nacional competente, requisito indispensable para que surta efecto frente a terceros. De lo expresado anteriormente se desprende que la transferencia de una marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Oficina Nacional Competente. W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i ¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMOLa doctrina sobre p ropiedad industrial sostiene que la autoridad marcaría no puede mantener una actitud pasiva frente al trámite de inscripción de una transferencia o cesión de una marca, pues la mencionada inscripción depende de la presentación de un documento que acredite la existencia de la transferencia. Sobre este tema los profesores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de

transferencia o cesión de una marca, pues la mencionada inscripción depende de la presentación de un documento que acredite la existencia de la transferencia. Sobre este tema los profesores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra titulada \”DERECHO DE MARCAS\” (Tomo II, Ed. Heliasta, Argentina, 1989, p. 343) dicen lo siguiente: \”La determinación de si existe o no tal transferencia requiere de un análisis de la documentación presentada y la definición de si la misma reúne las condiciones de fondo necesarios para configurar tal transferencia. \” En consecuencia, para efectos de proceder a efectuar la in scripción de una transferencia de marca ante esta Entidad, resulta necesario cumplir con los requisitos previamente establecidos para tal fin, es decir, i) aportar el original o copia auténtica del documento en el cual consta la transferencia, con presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Juez, de la persona que actúa como cedente (quien transfiere el derecho sobre la marca). i¡) con el formulario único de inscripción de afectaciones, se debe anexar el iii) comprobante de pago de la tasa única para transferencia del registro de marca por valor de $289.000, cancelando en el Banco de Bogotá, en la Cuenta Corriente nacional No. 062 75 43 87 Código Rentístico 01 a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este orden de i deas, e! titular de la marca registrada ante esta Entidad puede otorgar licencia a un tercero o transferir su derecho a otra persona mediante la inscripción, dependiendo de cual se trate, junto con los requisitos est ablecidos en

En este orden de i deas, e! titular de la marca registrada ante esta Entidad puede otorgar licencia a un tercero o transferir su derecho a otra persona mediante la inscripción, dependiendo de cual se trate, junto con los requisitos est ablecidos en la normatividad andina y la Circular Única de esta Superintendencia y demás normas que le sean concordantes. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta enti dad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General\” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente

TODOSPORUN NUEVOPAIS l'Al íQUIOAO EOIJCACIO'i

¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMOAtentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

W Industria y Comercio j fiSUPERINTENDENCIA Cra.13 • 27 • 00 pisos 1, 3, 4, 5. 6, 7 y ,o. PBX: (571) 5870000con tactenos@slc.gov.co-Bogotá D.C., Colombia Sel"lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los: siguientes canales: www.5it.gov.co • Telefóno en Bogotá; S920400 • U nea g1atuita a nivel nacional; 018000 91016S fi Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contnbulmos más con el medio ambiente

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¡;;;,. MINCOMERCIO W INDUSTRIA Y TURISMO