SIC - Concepto 3636

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-49587- -2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

En su escrito señala que su empresa se dedica a la reparación y comercialización de sobrillas, paraguas, parasoles y toda clase de accesorios, etc., por lo que en particular, solicita se le indique "...el manejo de la marca Disney y el procedimiento para la importación de todo tipo de paraguas y sombrillas con la marca antes mencionada y sus respectivos diseños ". Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Oficina Jurídica por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares como las descritas en la comunicación. Así como tampoco, para informar cuál sería el procedimiento para efectuar la importación de productos con la utilización de la marca de propiedad de un tercero, por cuanto ello escapa del ámbito de nuestras facultades. Cra. 13 #2700 pbufi ,, .:,, .. , .:,, u,' 1 ,ur ""· \;JI ,, ;;)Uf vuvu- ,uoo,actenos@sic .gov.coBogotá D.C., Colombia

Seí'lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 m Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION /;B\ MINCOMERCIO \'!Y INDUSTRIA Y TURISMOCon la salvedad anterior, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con e! tema por ust ed planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relació n con la propiedad industrial, se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia. La Superintendencia d e Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo " 1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro ", así como "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales (...)", de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por ei Decreto 1687 de 2010, respectivamente.

3 Libertad económica

comerciales (...)", de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por ei Decreto 1687 de 2010, respectivamente.

3 Libertad económica

El artículo 333 de la Constitución Política consagra la libertad económica como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos y sometido a los límites que establezca la ley. En desarrollo de dicho precepto, la Corte Constitucional ha definido esta libertad como "la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear; mantener o incremen tar su patrimonio" (Corte Constitucional, Sentencia C-624 de 1998. Magistrado Ponente. Dr. Alejandro Martínez Caballero) Sin embargo, la libertad económica, como todos los derechos y libertades se encuentra limitada por los derechos de los demá s y por la prevalencia del interés general. (Constitución Política, artículo 1) Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO4. Derechos que confiere el registro de una marca

De acuerdo con lo anterior, se tiene que, por mandato constitucional, "El Estado protegerá la propiedad inte lectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley". (Constitución Política, artículo 61). Una de las ramas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. En este orden, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 señala que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." En este sentido, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de lo cual deben cumplirse los requisitos establecidos en el capítulo I y surtir se el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-98 expresó: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la

consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. "La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos ¡guales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares". En consecuencia, el uso de una marca confundiblemente semejante con una marca registrada en Colombia vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que el titular del registro marcario está legitimado para ejercer las acciones previstas en la le gislación comunitaria e interna con el objeto de impedir la violación de sus derechos.Con respecto a la legislación comunitaria, dentro de las acciones que son aplicables, se encuentran: i) La acción por infracción de derechos - artículo 238 de la Decisión 486 de 2000-, ii) La solicitud de medidas cautelares - artículo 245 de la Decisión 486 de 2000-, y iii) La acción por competencia desleal - artículo 267 de la Decisión 486. Por su parte, la presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar: i) a procesos por violación de las normas sobre protección del consumidorartículo 32 del Decreto 3466 de 1982 ii) a investigaciones de carácter penal - artículo 306 del Código Penal -, y iii) a investigaciones de carácter policivoarticulo 40 del Decreto 522 de 1971

artículo 32 del Decreto 3466 de 1982 ii) a investigaciones de carácter penal - artículo 306 del Código Penal -, y iii) a investigaciones de carácter policivoarticulo 40 del Decreto 522 de 1971

5 Limitaciones a los derechos conferidos por la marca

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dispone que, "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b. suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los ser vicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c. fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comer cializar o detentar tales materiales. d. usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose d el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e. usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f. usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor.

6 Agotamiento del derecho

El artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, prevé que;

en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor.

6 Agotamiento del derecho

El artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, prevé que; "El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que los productos se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o econó micamente vinculada a él en particular cuando los productos y ios envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. "A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas".(Subrayado fuera del texto)En tal virtud, el agotamiento del derecho de exclusiva se configura, una vez el titular del derecho ha comercializado el producto identificado con la marca, en cualquier mercado, por lo que, se cuenta con la libertad de e fectuar la venta de productos identificados con la misma, tanto fuera como dentro del país en el que se efectuó su registro. En otras palabras, el agotamiento del derecho es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva del titular del registro y, a nálogamente el principio de libertad de los terceros que deseen utilizarla en cuanto a los productos de la misma marca. Conforme a lo expuesto, para efectos de la utilización de una marca registrada

derecho de exclusiva del titular del registro y, a nálogamente el principio de libertad de los terceros que deseen utilizarla en cuanto a los productos de la misma marca. Conforme a lo expuesto, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su us o deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la va a usar. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 31 del Decreto-Ley 3466 de 1982 y en los numerales 2.1 y 2.1.1 del título II, capítulo segundo de la Circular Única de esta Superintendencia. En este orden, frente al interrógate para que se les indique "el manejo de la marca" por usted aludida en su comunciación, precisamos que en materia de propiedad industrial no existe per sé un manejo o control como tal para la utilización de una marca previamente registrada en Colombia, pues to que el manejo es igual para todas las marcas que han adquirido su protección legal, de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486 de 2000, claro que, en aquellos casos en los que se llegue a presentar una violación al uso de tales si gnos protegidos, dicha circunstancia le compete conocer y decidir a la justicia penal ordinaria. Finalmente, en cuanto el procedimiento a utilizar para la importación de sus productos, cabe advertirle que el titular de un registro marcario, cuando tenga motivos para suponer que se va a realizar una importación de sus productos que infringen su derecho, puede solicitar a la autoridad nacional competente que se tomen medidas en frontera que sean pertinentes.

productos, cabe advertirle que el titular de un registro marcario, cuando tenga motivos para suponer que se va a realizar una importación de sus productos que infringen su derecho, puede solicitar a la autoridad nacional competente que se tomen medidas en frontera que sean pertinentes. Las medidas en frontera consisten, en ia suspensión provisional de la operación aduanera referida a la importación, exportación o tránsito de mercancías de los productos que infringen el registro marcario, cuya competencia está en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con lo Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOprevisto en el Decreto 4540 de 2006, por lo que le sugerimos se remita a dicha entidad para lo de su competencia. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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