SIC - Concepto 3667

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-54680--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

En su escrito relata unos hechos relacionados con la razón social de una sociedad y su similitud con el nombre de su empresa. En particular, solicita se defina qué se entiende por similitud y qué no lo es, y si el nombre de una empresa viola la definición dada respecto al nombre comercial de otra empresa. Adicionalmente, pregunta que en caso de ser similar o idénticos los nombres que cambios pueden adoptar en su estructura gramatical para evitar el riesgo de confusión y de asociación de marcas. Para que esta Superintendencia conceptúe el peticionario indica los dos (2) signos supuestamente similares o idénticos. Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Superintendencia por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares como las descritas por usted. Así como tampoco manifestarnos Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Seí'lor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 m Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION /;B\ MINCOMERCIO \'!Y INDUSTRIA Y TURISMOAcerca de la violación o no de la utilización de un nombre comercial con otro, ni determinar sí en caso de ser idénticos los cambios que de deben adoptar o no para evitar el riesgo de asociación entre las marcas. Sin embargo, a continuació n nos permitimos suministrarle información relevante en relación con la protección de los signos distintivos y los nombres comerciales, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto para que proceda de la forma que estime pertinente.

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, la cual puede ser consultada en su integridad en nuestra página web ww.sic.gov.co, ingresando por la pestaña "Normatividad", click en "Supranacionales" y "Decisión 486". La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo, entre otras funciones "1. Decidir las solicitudes que

la pestaña "Normatividad", click en "Supranacionales" y "Decisión 486". La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo, entre otras funciones "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

3. Los signos distintivos en materia de propiedad industrial 3.1. El nombre comercial y la enseña comercial – conceptos

El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifi que a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y puede coincidir con la razón social en la medida en que identifica al comerciante -persona jurídica-. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que "designa al empresario como tal" y a la enseña comercial como "el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento". Al respecto, el Decreto 2591 de 2000, "Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ", establece en su artículo 18: "Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho". Es decir, que en Colombia la normatividad aplicable en relación con el depósito de enseñas comerciales y de nombres comerciales es la misma.

3.1.1. Derecho sobre la utilización del nombre y la enseña comercial

Colombia la normatividad aplicable en relación con el depósito de enseñas comerciales y de nombres comerciales es la misma.

3.1.1. Derecho sobre la utilización del nombre y la enseña comercial

Tal y como lo establecen los artí culos 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000 1, el derecho sobre el nombre comercial y, por tanto, sobre la enseña comercial2, se

1 Decisión 486 de 2000, artículo 191: "E / derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el com ercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".(Negrilla fuera del texto) 2 Decisión 486 de 2000, artículo 200: "La protección de los rótulos o enseñas se regirá portas disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro".Adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio.(Código de Comercio, artículos 603 y siguientes) Por tal razón, el d epósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros3". En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso , sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo4.De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho

presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o de la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso , sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo4.De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto la inscripción de la empresa o establecimiento que lo detenta en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso , las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos v. determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos .5

3 Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la Decisión 486 de 2000. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20 -IP-97. "El derecho al nombre comercial se adquiere por ei uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendien tes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un per íodo de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad". 5 Código de Procedimiento Civil, "Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado".

para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad". 5 Código de Procedimiento Civil, "Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado". "Artículo 17. - Modificado. Decr eto. 2273 de 1989, art. 3 o, par. 1 o. Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industria! que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa".3.2. Conflictos entre marcas, nombres y enseñas comerciales

Para estos efectos, resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define que una marca es "cualquier signo que sea apto para distingu ir productos o servicios en el mercado . (...)”.(Resaltado fuera del texto) Ahora bien, de acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Negrilla y subrayado fuera del texto) En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 6, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conce der el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada: este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad

marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada: este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular".(Subraya fuera del texto) Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y e xcluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Ahora bien, con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 03 -IP98, señaló que, el n ombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilizació n personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posteriora la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-98.Producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.(Resaltado fuera del texto) De esta forma, para efectos de determinar la posibilidad de confusión entre una

actividad que el nombre ampara.(Resaltado fuera del texto) De esta forma, para efectos de determinar la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o enseña comercial, es preciso verificar inicialmente el uso personal, efectivo y real de éstos últimos, ante el juez compete nte y allegando las pruebas que se consideren suficientes y pertinentes.

3.3. La razón social – concepto

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad comercial se constituye mediante escritura pública en la cual se deben expresar entre otros, los siguientes aspectos: "1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; "2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código; (...)" (Resaltado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las sociedades o personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la razón social que las individualiza como sujetos de derecho, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. En virtud de lo previsto en el artículo 32 del Código de Comercio, la petición de matrícula mercantil debe indicar entre otros aspectos el nombre del comerciante. Así, una vez el comerciante persona jurídica se matricula en el registro mercantil, dicha matrícula cumple, entre otros, fines de publicidad en relación con la razón social (valga decir con la identificación del comerciante).

4. Definición de "similitud"

dicha matrícula cumple, entre otros, fines de publicidad en relación con la razón social (valga decir con la identificación del comerciante).

4. Definición de "similitud"

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLe corresponde a la Dirección de Signos Distintivos -Delegatura para la Propiedad Industrialde la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el trámite previamente establecido en la Decisión 486 de 2000, determinar entre los signos analizados, si existe o no similitud o iden tidad dentro del trámite de registro marcario o del depósito de un nombre o una enseña comercial, por cuanto ello depende de las circunstancias tácticas propias de cada caso y dentro de un trámite específico de registrabilidad. En concordancia con lo expue sto y en aras de precisar sobre el concepto de "similitud o confundibilidad" entre los signos, traemos a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como sigue:

En concordancia con lo expue sto y en aras de precisar sobre el concepto de "similitud o confundibilidad" entre los signos, traemos a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como sigue: El Tribunal de Justicia de la Comundad Andina, en el Proceso No. 68 -IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA., señaló los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: "...que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o ser vicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos". Anota el citado Tribunal, que "la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión : la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta , caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común". En tal virtud, la similitud o confusión que pueda exisitir entre los signos solicitados

de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común". En tal virtud, la similitud o confusión que pueda exisitir entre los signos solicitados y /o registrados o depositados, se determina dentro del trámite de registro de una marca o frente a la inscripción del depósito de un nombre o una enseña comercial y siguiendo el procedimiento previamente establecido para ello, según las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la citada

Decisión.

Finalmente, en respuesta a sus interrogantes, le sugerimos identificar qué tipo de signos son los que supuestamente están en conflicto, es decir, un nombre comercial, una enseña o una marca, o si se trata de una razón social. Lo anterior,Por cuanto, como se dijo anteriormente, el derecho sobre ellos se adquiere en forma diferente. Es importante tener claridad en qué momento adquirió el derecho, pues de éste dependerá el éxito en una futura controversia. En cuanto la similitud, tenga en cuentalo señalado anteriormente, como quiera que si es tá existe los consumidores serían los afectados y tal conducta podría ser reprimida mediante una acción de competencia desleal, contemplada en la Ley 256 de 1996. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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