SIC - Concepto 3696

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-057369- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1 Objeto de la consulta

En su escrito solicita se le informe sí cualquier nombre se puede registrar como marca? Al respecto le informamos lo siguiente:

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOSe encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de (a Comunidad

fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOSe encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de (a Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, la cual puede ser consultada en su integridad en nuestra pág ina web ww.sic.gov.co, ingresando por la pestaña "Normatividad", click en "Supranacionales" y "Decisión 486". La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "Decidir las solicitudes que se rela cionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posterio res a la concesión del registro \”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

3 Las marcas – concepto

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define que se entiende por marca, así: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse co mo marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (…)\” A renglón seguido, la citada normativa determina, "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOf) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". De conformidad con lo expuesto, tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comuni dad Andina, en el Proceso 41-IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, te nga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas y

ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, te nga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". De igual manera, la Jurisprudencia Andina ha explicado las características de cada una de las marcas anunciadas, entre otras, como sigue: • Marcas denominativas Llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas existen dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 09-IP-94) • Marcas gráficas Son las definidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.(Ibídem) • Marcas mixtas Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)(TJCA -Proceso 41-IP-2000), existiendo siempre un elemento predominante o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta que consiste en la identificación de uno de los elementos componen tes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que entre el elemento gráfico y el denominativo hay siempre

dimensión característica" de la marca mixta que consiste en la identificación de uno de los elementos componen tes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que entre el elemento gráfico y el denominativo hay siempre uno o más importante que el otro, el más llamativo.(Tribunal de Justicia de la Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOComunidad Andina, proceso 15-IP-97) En tal virtud, teniendo en consideración su interrogante \”Cualquier nombre se puede registrar como marca?, es posible registrar como marca, cualquier palabra o combinación de palabras, sea denominativa, o una o varias expresiones compuestas de un elemento figurativo o imagen (marca mixta), que sea apto para distinguir productos y/o servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sea suficientemente distintiva y no esté comprendida en ninguna causal de irr egistrabilidad contenido en los artículos 135 y 136 de la citada normativa. En el artículo 135, se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad de las

distintiva y no esté comprendida en ninguna causal de irr egistrabilidad contenido en los artículos 135 y 136 de la citada normativa. En el artículo 135, se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterí sticas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) concitan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un colo r aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

o en la usanza del país; h) consistan en un colo r aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO¡) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualid ades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien

espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, e mblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad veget al protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden p úblico o a las buenas costumbres; “(…)” A su vez, la misma Decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas l as circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre

siempre que dadas l as circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cu ando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una perso na distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido

sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOriesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor c omercial o publicitario." (Subrayado fuera de texto) En consecuencia, siempre que dentro del examen de registrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio determine que un signo (denominativo, mixto o figurativo) cuyo registro se ha solicitado gene ra riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en la norma arriba transcrita, cuando quiera que no contenga elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la

mixto o figurativo) cuyo registro se ha solicitado gene ra riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en la norma arriba transcrita, cuando quiera que no contenga elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que coexista en el mercado con otra marc a, procederá a negar la respectiva solicitud. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe traer a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, en el Proceso 212 -IP-96 de marzo de 1997, marca EXPOMUJER: "La descripció n del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o serv icio que lo protege. En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta indirectamente designado pierde su carácter de distintivo y exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o ele mento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo. \”(…) "Existen, dentro de los signos descriptivos unos que hacen relación al objeto en sí mismo o a sus cualidades y otros que se refieren a una expresió n descriptiva del modo de llevarse a cabo el servicio en sí, aunque no sea descriptiva del servicio en sí, ejemplo: Express Service, es descriptivo en cuanto al tiempo (modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinad a pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo. (Victor Bentata, obra citada, pág, 167). "La

cuanto al tiempo (modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinad a pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo. (Victor Bentata, obra citada, pág, 167). "La marca será descriptiva positivamente, y por consiguiente estará, impedida de su registro cuando 'comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia al producto'. 'En cambio la descriptividad negativa, es decir que permite el registro, puede provocar cualquier reacción del consumidor, menos la evocación del producto'. (Bentata, obra citada, Págs. 170 y 171)". Adicionalmente, en relación con los \”términos descriptivos\” el citado Tribunal, en Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl Proceso 33-IP-95 de noviembre de 1996, marca Pan Pan, señaló: \” AI aceptar la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, lo

\” AI aceptar la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, lo hace siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca; esto es, debe entenderse en la mayoría de los casos, que una expresión marcaría compuesta de diferentes palabras genéricas puede ser registrada si se reúnen las siguientes condiciones: que en su conjunto ella tenga distinta significación, y represente una expresión distinta del género o cualidad esencial del producto q ue protege. Si, por ejemplo, se pretende insc ribir como marca las palabras \”mesa, mesa, mesa \” para muebles, la distintividad del signo frente al producto que protege (muebles) no desvanece el carácter de genérico o descriptivo, y no representa idea distinta que la del mueble \”mesa\”.\” Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General\” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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