SIC - Concepto 3697

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-057393- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1 Objeto de la consulta

En su escrito solicita se le informe \”... si puede registrar como marca el nombre de un producto que es notoriamente conocido en el mercado hace ya cinco años, pero que su nombre como no ha sido registrado a la fecha como marca. \”Deseo saber además si el hecho de que el producto ya sea notorio en el mercado por cinco años hace que ya no se pueda registrar su nombre\”. Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Superintendencia por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMONo sobra precisar que sólo la Dirección d e Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, artículo 12), dentro de un trámite específico, previo estudio de registrabilidad realizado 1 de acuerdo con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, determina si un signo es registrable o no como marca. Sin embargo, a continuación procedemos a informarle algu nos conceptos generales en relación con el tema por usted expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, mod ificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000, la cual puede ser consultada en su integridad en n uestra página web ww.sic.gov.co, ingresando por la pestaña "Normatividad", click en "Supranacionales" y "Decisión 486". La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo, entre otras funciones, "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo, entre otras funciones, "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posterio res a la concesión del registro \”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decre to 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

3. Las marcas – concepto

El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, dispone que, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn tal virtud, es preciso aclararle que la marca es una de las especies de los signos distintivos que utiliza el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios con el objeto de distinguirlos de sus competidores.

\:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn tal virtud, es preciso aclararle que la marca es una de las especies de los signos distintivos que utiliza el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios con el objeto de distinguirlos de sus competidores. Adicionalmente y de acuerdo en el artículo citado, pueden co nstituir marcas, entre otros: \”Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c. los sonidos y los olores; d. las letras y los números; e. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f. la forma de los productos, sus envases o envolturas; g. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19 -IP2003, señaló que: La marca es el signo que "(...) sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, dif erencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. "La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, co mo el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado".

interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado".

4. Signos distintivos notoriamente conocidos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl artículo 224 de la Decis ión 486 de 2000, dispone que: \”Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido\”. Acorde con lo anterior, el artículo 229 de la citada normativa establece que: \” No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: "a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembr o o en el extranjero; "b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

extranjero; "b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, "c) no sea notoriamente conocido en el extranjero". En cuanto al alcance de la protección especial que la ley les reconoce a los signos distintivos notorios, el Tribunal Andino de la Comunidad Andina, en reiterados fallos de interpretación judicial, entre l os que está el 12 -IP-2005, ha expuesto: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad(l), que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta cl ase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad. "La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la m arca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida. "Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los difer entes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por

importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los difer entes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la c alidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOCompetente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario\”. De lo expuesto, en respuesta a su consulta, la notoriedad de un signo o nombre no se pierde por el hecho que no se encuentre registrado como marca, pues la Decisión 486 de 2000 protege los signos notorios independientemente que se encuentren o no registrados a nte la oficina nacional competente, es decir, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El titular de un signo notorio, podrá oponerse al registro de una marca igual o

encuentren o no registrados a nte la oficina nacional competente, es decir, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El titular de un signo notorio, podrá oponerse al registro de una marca igual o similarmente al suyo, en el respectivo trá mite de registro marcario, de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \” información General\” y \"Doctrina\” encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Nota al pie: (1) Los principios de especialidad y territorialidad son lí mites al derecho exclusivo que confiere el registro de una marca. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, éste se confiere para proteger, exclusivamente, los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede quebrantarse en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan est rechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se

opositor. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Esta connotación territorial hace que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Sin embargo, puede darse la protección extraterritorial de las marcas, cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaría, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 136, literal h) y en el Título XIII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMOrespectivamente.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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