SIC - Concepto 3804

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-070312- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 4

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito señala que es titular sobre la marca mixta " Memoria Viva para distinguir los servicios comprendidos en las clases 41 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que consulta "¿El nombre "EcoMemoria Viva" y su respectivo signo distintivo pueden inscribirse como una extensión o afectación de la marca Memoria Viva, o debe solicitarse registro como una nueva marca, independiente y ajena a ella?".

Al respecto, es preciso aclararle que el cambio -adición de expresiones, palabras, logos, imágenes, colores, etc., a una marca que ha sido concedida no es procedente a la luz de lo establecido en las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOUna vez concedida una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es susceptible de modificación alguna, ni se considera una extensión o modificación, por lo tanto, es necesario presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el procedimiento de registro de una marca. En claro lo anterior, a continuación, le indicamos las normas relevantes con el tema de su consulta, con el fin de que usted proceda de la manera que estime conducente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se

asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Di rección de Signos Distintivos, tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, (...)", de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009. 3.1. Modificaciones a una marca concedida

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe una parte, la Decisión 486 de 2000 dispone la posibilidad de modificar la solicitud de una marca 1, esto obviamente dentro del trámite de registro , siempre que la

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe una parte, la Decisión 486 de 2000 dispone la posibilidad de modificar la solicitud de una marca 1, esto obviamente dentro del trámite de registro , siempre que la modificación solicitada no implique el cambio de aspectos esenciales del signo2. De otra parte, no hay norma en la Decisión 486 de 2000 que prevea la posibilidad de pedir la modificación de una marca concedida. Esto teniendo en cuenta que el trámite para la concesión comporta el análisis de registrabilidad, efectuado por la Direcci ón de Signos Distintivos que exige la apreciación del signo -tal y como se solicitó - para determinar su distintividad y demás requisitos para constituir una marca. Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, identificar el origen de los bienes y servicios, ser garantía de calidad, servir como medio de publicidad y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los prod uctos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás

1 Decisión 486 de 2000, artículo 143: " "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. (...) "Así mismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. "En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. (…)

144. "En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

(…)

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 039 -1P-2009: ""En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro , es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. "Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser

o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)". (Proceso 41 -IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO)".(Resaltado y subrayado fuera del texto)funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En concordancia, debe considerarse que al apreciar la capacidad distintiva de un signo como condición para que se acceda a su registro, será necesario referirse a los productos o servicios de que se trate, es decir, la capacidad distintiva no podrá apreciarse de manera abstracta. Así mismo, el análisis de registrabilidad comprende el estudio del signo frente a las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada Decisión 486 de 2000. Por todo lo anterior, se reitera, el análisis recae sobre el signo, tal y como se solicitó. En consecuencia, las modificaciones a una marca concedida o extensiones o cambios (adición de palabras, letras, números, etc.), no son procedentes, por lo que si desea proteger el signo con una expresión o palabra adicional al inicialmente registrado para distinguir los servicios comprendidos en las clases 41 y 45 de la Clasificación Interrnacional de Niza, resultará necesario cumplir para ello con el lleno de los requisitos legalmente establecidos en los artículos 134 y 135 de la normativa en

distinguir los servicios comprendidos en las clases 41 y 45 de la Clasificación Interrnacional de Niza, resultará necesario cumplir para ello con el lleno de los requisitos legalmente establecidos en los artículos 134 y 135 de la normativa en mención y surtir el trámite de registro pertinente, ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo expuesto, usted podrá encontrar los documentos, tasas y requisitos necesarios para presentar una solicitud de registro en nuestra página Web www.sic.gov.co /Trámites y servicios/, /Propiedad Industrial/. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA