SIC - Concepto 3832

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-075464- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta "1. De conformidad con la respuesta al derecho de petición emitido por esta Superintendencia, sírvase explicar cómo se materializa para el caso de "marca olfativa" los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica?

2. De conformidad con la respuesta al derecho de petición emitido por esta Superintendencia, que la representación gráfica de la marca olfativa debe ser clara, precisa, duradera, completa, objetiva, se consulta y se solicita a esta Superintendencia que enumere la documentación a adjuntar para que se pueda cumplir con el requisito de la representación gráfica

3. Una vez la Superintendencia aclare qué documentación adjuntar para demostrar la representación gráfica, se consulta ¿qué documento publicará esta Superintendencia para efectos de que terceros puedan formular oposición?

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO4. De acuerdo a la respuesta al derecho de petición inicial donde se aduce que son irregistrables, las sustancias oloras derivadas Naturalmente y las sustancias que tienen un carácter funcional, ¿Son taxativas estas dos causales de irregistrabilidad en el caso de marca olfativa?

5. En los casos en que se pretenda el registro de una marca olfativa para la clase 3, y de conformidad con la respuesta al derecho de petición, son irregistrable las marcas de olores sobre los perfumes, aceites y esencias florales porque el olor es inherente al producto, pero no todos los productos de la Clase 3 tienen per ser olor, como en el caso de los jabones o los paños húmeros. ¿En que se basaría la Superintendencia en ne gar un olor como marca que identifique un jabón o paño húmedo de determinado empresario por el simple hecho de ese cosmético, si no tiene la certeza si ese jabón o ese paño húmedo a! momento de su fabricación era inoloro?"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el

De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos juris diccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009 (modificado por el Decreto 1687 del 2010), corresponde a esta entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

Expuesto el marco legal de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial, procedemos a exponer los conceptos relacionados con la marca olfativa, para, luego, responder su cuestionario:

1. De conformidad con la re spuesta al derecho de petición emitido por esta Superintendencia, sírvase explicar cómo se materializa para el caso de "marca olfativa" los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica?

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMORespuesta: De acuerdo con los criterios jurisprudenciales que se citaron en el concepto 11 -30326 del 13 de mayo de 2011, cualquier signo (nominativo, gráfico, mixto, olfativo, sonoro, etc.) puede cumplir con el requisito de perceptibilidad cuando puede ser captado y apreciado, apre hendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia del consumidor o usuario. El requisito de la distintividad lo cumple cualquier clase de signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o servicio sin que se confunda con él o con s us características esenciales o primordiales. El requisito de la representación gráfica se cumple cuando el signo es expresado o descrito a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite.

2. De conformidad con la respuesta al derecho de petición emitido por esta Superintendencia, que la representación gráfica de la marca olfativa debe ser

tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite.

2. De conformidad con la respuesta al derecho de petición emitido por esta Superintendencia, que la representación gráfica de la marca olfativa debe ser clara, precisa, duradera, completa, objetiva, se consulta y se solicita a esta Superintendencia que enumere la documentación a adjuntar para que se pueda cumplir con el requisito de la representación gráfica Respuesta: Teniendo en cuenta que, según el desarrollo jurisprudencial y doctrinal del tema marcario, la representación gráfica consiste en la expresión o descripción del signo a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite, consideramos que la descripción (de la cual debe hacer parte la f órmula química) íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores, del olor que quiere registrarse como marca, podría llegar a ser un forma de representación gráfica admisible

3. Una vez la Superintendencia aclare qué documentación adjuntar para demostrar la representación gráfica, se consulta ¿qué documento publicará esta Superintendencia para efectos de que terceros puedan formular oposición?

Respuesta: El documento a publicar sería aquel que contenga la descripción íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores, del olor que quiere registrarse como marca

4. De acuerdo a la respuesta al derecho de petición inicial donde se aduce que son irregistrables, las sustancias olora s derivadas Naturalmente y las sustancias que tienen un carácter funcional, ¿Son taxativas estas dos causales de irregistrabilidad en el caso de marca olfativa?

Í r Industria y Comercio

son irregistrables, las sustancias olora s derivadas Naturalmente y las sustancias que tienen un carácter funcional, ¿Son taxativas estas dos causales de irregistrabilidad en el caso de marca olfativa? Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMORespuesta: La fuente de tales afirmaciones es el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), fórum en el seno de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual OMPI, para debatir cuestiones, facilitar la coordinación y proporcionar orientación sobre el desarrollo internacional progresiv o del derecho de marca, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográfica, incluida la armonización de las legislaciones y procedimientos nacionales 1, que establece recomendaciones y políticas que se someterán a la Asamblea General de la OMPI con miras a su aprobación.

De acuerdo con lo anterior, los conceptos y criterios que aparecen en el documento SCT/16/2/, citados en el concepto 11 -30326 del 13 de mayo de 2011, constituyen

De acuerdo con lo anterior, los conceptos y criterios que aparecen en el documento SCT/16/2/, citados en el concepto 11 -30326 del 13 de mayo de 2011, constituyen doctrina, que orienta el desarrollo de los temas de propiedad industrial dado el estudio y el debate global que se les ha dado. No pueden tenerse por normativa. Precisamente, en el párrafo 2 del documento mencionado se enuncia lo siguiente: "se ofrecen ejemplos de los tipos de marcas a que se hace referencia en el capítulo II. Dichos ejemplos tiene n un carácter meramente ilustrativo y no deben considerarse representativos de la legislación o la práctica en materia de marcas de ningún miembro en concreto del SCT.".

El alcance de las citas se dejó claro por esta Oficina Jurídica a! abordar el punto 6 del concepto 11-30326, en el que se hizo un recorrido por las experiencias y opiniones más relevantes, a nivel mundial, frente a la registrabilidad de marcas olfativas, queriendo mostrar la dificultad global que se presenta para establecer criterios o métodos uniformes para el examen de registrabilidad de estas marcas, pero también la dinámica actual de la discusión académica al respecto: "En la página en Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, www.ompi.org, es posible acceder a documentos que reúnen la doctrina y las experiencias de varios países en materia de registro de marcas olfativas, tales como los siguientes: (...) SCT/16/2 - "Nueve Tipos de Marcas".

Por lo tanto, no puede hablarse de taxatividad del criterio expuesto en el párrafo 48 del documento SCT/16/2/, según el cual: " algunos tipos de aromas han sido

"Nueve Tipos de Marcas".

Por lo tanto, no puede hablarse de taxatividad del criterio expuesto en el párrafo 48 del documento SCT/16/2/, según el cual: " algunos tipos de aromas han sido declarados no aptos para distinguir. Entre ellos se incluyen: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceit es esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o

1 SCT 1/2/13 de julio de 1998 a 17 de julio de 1998 (Ginebra, Suiza)comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aro ma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivoTales discusiones no se han reflejado en la modificación de nuestra normatividad.

5. En los casos en que se pretenda el registro de una marca olfativa para la clase 3, y de conformidad con la respuesta al derecho de petición, son irregistrable las marcas de olores sobre los perfumes, aceites y esencias florales porque el olor es inherente al producto, pero no todos los productos de la Clase 3 tienen per ser olor, como en el caso de los jabones o los paños húmedos. ¿En qué se basaría la Superintendencia en negar un olor como marca que identifique un jabón o paño húmedo de determinado empr esario por el simple hecho de ese cosmético, si no tiene la certeza si ese jabón o ese paño húmedo al momento de su fabricación era inoloro?

Respuesta: Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del

cosmético, si no tiene la certeza si ese jabón o ese paño húmedo al momento de su fabricación era inoloro?

Respuesta: Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso no le corresponde a esta Oficina Asesora Jurídica, a través de un concepto, pronunciarse sobre la posible interpretación que otras dependencias vayan a efectuar en asuntos particulares y concretos como el que nos plantea, puesto qu e de hacerlo invadiría la órbita de sus competencias, desbordando la naturaleza del derecho de petición de consulta y desconociendo los principios de autonomía de los jueces y de distribución funcional de competencias.

Se aclara que en la Resolución 17152 de 2009 la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial no afirmó que " son irregistrables las marcas de olores sobre los perfumes, aceites y esencias florales porque el olor es inherente al producto ", como usted lo considera, en esa oportunidad lo que se dijo fue lo siguiente:

"De otra parte, tal y como se estableció en la resolución recurrida, no debe olvidarse que los productos de la clase 3o que pretende amparar el solicitante, por lo general , están dotados de olores y que ello hace parte integral de sus características esenciales, por lo que un olor propio de un producto cosmético (u otro de similares propiedades) hace parte del producto como tal y no se constituye en un factor que le otorgue distintividad intrínseca suficiente para ser registrado como marca.". (Subrayado nuestro)

Como se observa, la Superintendencia no predicó en el asunto concreto la

constituye en un factor que le otorgue distintividad intrínseca suficiente para ser registrado como marca.". (Subrayado nuestro)

Como se observa, la Superintendencia no predicó en el asunto concreto la irregistrabilidad de la marca olfativa para la clase 3. Lo que hizo fue advertir sobre laalta probabilidad de irregistrabilidad, poniendo de presente así la posibilidad de registrabilidad de una marca olfativa para la clase 3 cuando el olor a registrar no haga parte esencial del producto.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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