SIC - Concepto 3855

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-081747- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito señala que registraron la marca " Texpacol ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual en principio fue aceptada…”.

Adicionalmente, indica que " Hemos recibido comunicaciones de Abogados Colombianos donde nos prohiben el uso de la marca Texpacol en Colombia, aduciendo que está registrada en Ecuador, invocando el Pacto Andino, Niza y París ". Por lo que solicita orientación. Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no le es posible a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de un concepto pronunciarse sobre situaciones particulares como las descritas en la comunicación. Sin embargo, a continuación, le suministramos la normatividad pertinente en relación con el tema de su consulta, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacion ados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "6. Llevar el registro de los signos distintivos". Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás q ue se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. Sistema atributivo del registro de marcas La marca como derecho de propiedad otorga a su titular un -derecho exclusivo al uso de la mismay se adquiere en Colombia únicamente por el registro de la misma antela Superintendencia de Industria y Comercio; es decir, el registro es constitutivo de derecho, ya que sin este no nace a la vida jurídica el derecho de propiedad industrial. En efecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, dispone que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere en virtud de su registro -concesión mediante el respectivo acto administrativoefectuado ante la oficina nacional competente.

Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, dispone que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere en virtud de su registro -concesión mediante el respectivo acto administrativoefectuado ante la oficina nacional competente. De lo señalado se infiere que el régimen comunitario andino, consagra el sistema atributivo mediante el cual sólo goza de los derechos que le son inherentes al signo distintivo quien efectúe la inscripción en el registro de la propiedad industrial con el lleno de los requisitos legalmente establecidos para el efecto. 3.2. Derechos que confiere el registro de una marca Por mandato constitucional, "El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley"(Constitución Política, artículo 61). Una de las ramas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión oun riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovech amiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, el artículo155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado, mediante una licencia de uso o por contrato de franquicia, etc.

Como se observa, el artículo155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado, mediante una licencia de uso o por contrato de franquicia, etc. En relación con el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 29-IP-97 precisó: "El Tribunal ha sostenido que: 'En el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comu nitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporales que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas'". Acorde con lo señalado, el mismo Tribunal de Justicia en el proceso 07-IP-98, expresó: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. "Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte laexclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma.

terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. "La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares." En tal virtud, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo similarmente confundible, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, en tanto tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por lo anterior, en relación con el caso expuesto en su consulta, se debe resaltar que el titular de una marca es quien podrá prevalerse de los derechos que tiene sobre la misma frente a terceros y no sobre una solicitud. 3.3. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Para su información, pasamos a exponerle las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo -marcapara defender sus derechos de propiedad industrial. a) Acciones administrativas  Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.  Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-. b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos

por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-. b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce antela autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos produ cidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno". Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de

ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno". Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas  Actos de imitación: “La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena ”. (Ley 256 de 1996, artículo 14).

 Actos de descrédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relac iones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. (Ley 256 de 1996, artículo 12) Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, l as prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. (Ley 256 de 1996, artículo 10)

 Explotación de la reputación ajena. El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (Ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

adquirida por otro en el mercado. (Ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad , diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (,..)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. De conformidad con lo expuesto y en ejercicio del "ius prohibendi", el titular de un registro de marca puede oponerse al uso o registro de un signo similarmente confundible en Colombia, para distinguir productos o servicios relacionados, ejerciendo las acciones arriba precitadas. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina' 1, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

de internet www.sic.gov.co. En la pestaña "Información General" y "Doctrina' 1, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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