SIC - Concepto 3887

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-088504- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita \” un ejemplo sobre cómo hacer un Contrato de Licencia de uso de Marca\”.

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que a la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de un concepto no le es posible pronunciarse sobre situaciones particulares como las descritas en la comunicación. Así mismo, es necesario aclarar que a esta Oficina Jurídica no le está permitido suministrar \”ejemplos\” respecto del contrato por usted aludido, por cuanto dicha circunstancia escapa al ámbito de nuestras facultades asignadas por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. Sin embargo, a continuación, le suministramos la normativa pertinente en relación con el asunto por usted elevado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. V'2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \” (…) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. Licencia de uso - concepto

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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, Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn el desarrollo de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, el titular de un signo distintivo (licenciante) tiene la facultad de usarlo y explotarlo a través de diferentes formas de comercialización y de contratación, entre las cuales se encuentra el contrato de licencia de marca. El artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, señala que: "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. "A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. “Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia ". (Subrayado fuera del texto) A este respecto, resulta pertinente traer a colación la definición del contrato de licencia, como sigue: El contrato de licencia se define como el "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, l lamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último". (Subrayado fuera del texto) (LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446)

de una remuneración (regalía) por parte de este último". (Subrayado fuera del texto) (LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería el Profesional, Bogotá, 2001, pág. 446) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 30IP-97, en cuanto al contrato de licencia, ha señalado que: "La licencia es uno de los contratos que puede realizar el titular de un derecho subjetivo sobre la marca, el que junto a la cesión son las figuras principales dentro del campo de las negociaciones comerciales que suelen presentarse. "Las negociaciones sobre licencia serán documentadas a través de un convenio o contrato celebrado e ntre el licenciante y el Iicenciatario, acto contractual que se regirá además por las normas internas de cada país miembro que regulen la contratación privada". De igual manera, sobre el contrato de licencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 30-IP-97, ha manifestado:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"(...) La cesión que presupone 'básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario', se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres element os: el licenciante (titular de la marca); el Iicenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. L a licencia 'implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión'(Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, "derecho de Marcas", Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág.302). Al Iicenciatario se le conoce también en la doctrina com o "usuario autorizado". "En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien se limita o se restringe al Iicenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante 'el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos'(Bertone y cabanellas ob. Citada pág. 305)" \(Subrayado fuera del texto). En consecuencia, el titular de una marca puede conceder licencia a otra persona que esté interesada en utilizar ya sean sus productos o sus servicios, mediante contrato escrito, el cual deberá inscribirse ante la oficina nacional competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. (Numeral 34 del artículo

esté interesada en utilizar ya sean sus productos o sus servicios, mediante contrato escrito, el cual deberá inscribirse ante la oficina nacional competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. (Numeral 34 del artículo primero del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010). En el contrato mismo a su vez se determinará el término de vigencia acordado por las partes directamente y sus condiciones de uso. Los derechos que se le conceden al licenciatario para usar la marca son derivados del contrato de licencia celebrado entre las partes (acto jurídico de tipo civil). En concordancia con lo previsto en la disposición anterior, la Circul ar Externa No. 10 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (Circular Única), señala en el título X, Capítulo Primero, numeral 1.2.1.4 que: "Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la decisión 486, en particular en los artículos (...) 106 y 162, se deberá diligenciar y radicar el formulario único de licencias formato PI00F01. (...), "No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de inscripción se encuentre firmada por las partes".(Resaltado fuera del texto) Finalmente, cabe indicar que los formularios los puede encontrar en nuestra página de Internet www.sic.gov.co ingresando por la pestaña ubicada al lado izquierdo de la pantalla en \”Información General\” y \”Formatos\”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

de Internet www.sic.gov.co ingresando por la pestaña ubicada al lado izquierdo de la pantalla en \”Información General\” y \”Formatos\”. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOSi requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General \” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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