SIC - Concepto 3888

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-088685- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito nos relata unos hechos relacionados con la entidad sin ánimo de lucro que representa, la cual está registrada en la cámara de comercio desde 2004 y la similitud con la marca de otra empresa que cuenta con certificado de existencia de la cámara de comercio desde el 2007. En particular, solicita se le informe si " prevalece la inscripción en Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro en cámara de comercio más antiguo? La inscripción en la Superintendencia de industria y Comerció es un requisito obligatorio para todas las empresas incluidas las entidades sin ánimo de lucro?".

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Superintendencia por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares como las descritas por usted. Sin embargo, a continuación, nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el nombre de las entidades sin ánimo de lucro, el control de homonimia

particulares como las descritas por usted. Sin embargo, a continuación, nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el nombre de las entidades sin ánimo de lucro, el control de homonimia

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOefectuado por las cámaras de comercio y la protección de los signos distintivos, -entre otros; la marca y los nombres comerciales-, en materia de propiedad industrial, con el fin con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto para que proceda de la forma que estime pertinente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia

competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con ia misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "6. Llevar el registro de los signos distintivos".

Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3.1. Nombre de las entidades sin ánimo de lucro De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, para efectos de obtener personería jurídica 1, las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas las corporaciones o fundaciones, deben constituirse mediante escritura pública o documento privado reconocido, en la cual se debe expresar, entre otros aspectos, el nombre de la misma, e inscribir dicha escritura en el registro que para el efecto llevan las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio están facultadas para ejercer el control de homonimia respecto de los nombres de las entidades sin ánimo de lucro, según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 427 de 1996, el cual establece que "Las cámaras de comercio

respecto de los nombres de las entidades sin ánimo de lucro, según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 427 de 1996, el cual establece que "Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra entidad ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud del representante legal de la última". Así las cosas, e n el registro de entidades sin ánimo de lucro que lleva una cámara de comercio no pueden existir dos o más personas jurídicas sin ánimo de lucro inscritas que tengan el mismo nombre. Teniendo en cuenta lo expresado y frente a sus preguntas, resulta necesario advertirle que una cosa es la inscripción -del nombre de una corporación o fundación - que se efectúa ante la Cámara de Comercio y, otra muy distinta, es la obtención del registro de una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esta última la Oficina Nacional Competente en Colombia, encargada del registro de la propiedad industrial, según lo previsto en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el numeral 34 del artículo 1 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010.

4. Marca - concepto En la Decisión 486 de 2000, en el artículo 134, se define la marca como:"... cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro".

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro".

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 13 de junio de 1975: "La capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en que consiste la personalidad jurídica, es el atributo que convi ene tanto a los individuos de la especie humana, que son las personas naturales, como a las personas jurídicas denominadas también morales o colectivas".A renglón seguido, la citada normativa determina, "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". Tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 41 -IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen marcas gráficas (signos

utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales), las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". 4.1. Derechos conferidos por el registro de una marca El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dispone que, "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinc ulados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOd) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tr atándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Como se observa, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor.

5. Nombre comercial

Como se observa, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al público consumidor.

5. Nombre comercial Frente al nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Sé entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial .

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".(Subrayado fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil delcomerciante y que, aun cuando éste puede coincidir con l a razón social de las personas jurídicas y de los nombres de las entidades sin ánimo de lucro, -los cuales se inscriben como se dijo, en la cámara de comercio - éstos son independientes aun cuando pueden coexistir. Ahora bien, tal como lo establece el artíc ulo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho sobre el nombre comercial, se adquiere mediante el uso que de él se haga en el comercio (Código de Comercio, artículos 603 y ss). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de

en el comercio (Código de Comercio, artículos 603 y ss). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fech a desde la cual ese uso es conocido por terceros".(Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la decisión 486 de 2000) En este sentido, el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea el único. Al respecto, el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso No. 20 -IP97 ha señalado que: " El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad".(Subrayado fuera del texto) En tal virtud, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto su inscripción en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso, las cuales deberán

el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto su inscripción en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor de recho sobre aquellos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 - Modificado por el Decreto 2273 de 1989, art. 3o. Par. 1., del Código de Procedimiento Civil. " Competencia Privativa de los jueces de circuito especializado".6. Conflictos entre marcas y nombres comerciales Para estos efectos, resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define que una marca es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)". Ahora bien, de acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Ahora bien, con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 03-IP-98, ha

similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Ahora bien, con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 03-IP-98, ha señalado que, el nombre y/o enseña comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marca ríos, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca v el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos v servicios que la marca protege v la actividad que el nombre ampara".(Subrayado fuera del texto) De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre los diferentes signos distintivos, las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente, allegando las pruebas suficientes, un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales equivale a demostrar el uso con anterioridad bien al registro de una marca, bien al uso de un nombre comercial similar. En claro que en desarrollo del principio "primero en el tiempo primero en el derecho a fin de determinar a quién le asiste un mejor derecho en cuanto a un signo distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad, cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente ” (Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), de

independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad, cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente ” (Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), de conformidad con el procedimiento previsto para tal fin.Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMO