SIC - Concepto 3906

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-97538- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 4

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la Consulta

En su comunicación usted nos pregunta:

1. En el caso de una fusión por absorción donde se transfiere en bloque el patrimonio de la sociedad absorbida, ¿Existe una obligación legal de cambiar el nombre del titular de las marcas de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente, o se entiende que dicho cambio de titular opera 'de facto' con la sola fusión por absorción?

2. En caso de que el cambio de titular opere 'de facto' ¿Puede la sociedad absorbente ejercer los derechos que la ley reconoce a un titular de una marca, así la marca aún no aparezca bajo el nombre de la entidad fusionada?

3. En caso de que exista una obligación legal de cambiar el nombre del titular de la marca, por favor indicar la norma legal que así lo establece.

4. En caso de que exista una obligación legal de cambiar el nombre del titular de la marca ¿Qué sucede si la sociedad absorbente no lo hace?

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

TODOSPORUN

NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOSobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para esta Oficina Jurídica por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. No obstante, a continuación, le suministramos información relevante en relación con el asunto planteado por usted, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atr ibuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, a esta entidad le corresponde, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Propiedad Industrial

asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial De conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, específicamente en el numeral 34 del artículo 1o del Decreto 3523 de 2009, modificado por el numeral 34 del artículo 1o del Decreto 1687 de 2010, esta Entidad tiene a su cargo la función de "administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". La Dirección de Signos Distintivos, de la Delegatura para la Propiedad Industrial de esta Superintendencia tiene la función, entre otras, de "decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de las marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro ". Así mismo, debe "Llevar el registro de los signos distintivos" (Decreto 3523 de 2009, Art. 12, num. 6o). -Subraya fuera del textoPor lo anterior, conforme a las fa cultades legales asignadas a la Entidad, en materia de propiedad industrial, le informamos que de acuerdo con el artículo 2 o. del Decreto 2591 de 2000, "por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ", “la inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitosque para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario

derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitosque para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones".(Negrilla fuera del texto) Ahora bien, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN define una marca como " cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado." De acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Negrilla y subrayado fuera del texto) En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina1, señaló: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utiliz ación no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular".(Subraya fuera del texto) Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Por lo tanto, en el caso que usted menciona en su solicitud es preciso indicarle que se trata de un

terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Por lo tanto, en el caso que usted menciona en su solicitud es preciso indicarle que se trata de un Así lo establece la Decisión 486 de 2000 de la CAN: "Articulo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de regist ro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 7-IP-98.Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión." En ese orden de ideas, frente a la consulta por usted formulada, es preciso manifestarle que cualquier acto sobre un registro marcari o se debe inscribir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dando cumplimiento a l trámite previsto para el efecto, de manera que no cumplir con dicho requisito genera el efecto de no ser oponible a terceros. Por lo tanto, la sociedad que adquiere la titularidad de los derechos sobre una marca (absorbente) para efectos de que sea reconocida frente a terceros y, de esa manera, poder ejercer los derechos que concede el registro de una marca, deberá efectuar ante esta Superintendencia la transferencia respectiva. Conforme a lo señalado, la Circular Única expedida por esta Superintendencia ha

poder ejercer los derechos que concede el registro de una marca, deberá efectuar ante esta Superintendencia la transferencia respectiva. Conforme a lo señalado, la Circular Única expedida por esta Superintendencia ha previsto relacionado con las actuaciones previstas en el Título X, el "Formulario único de inscripción de afectaciones Anexo 6.9 -PI00-F02" en el que existe la posibilidad de indicar el tipo de inscripción a la que se refiere la solicitud. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Martha Corssy

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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