SIC - Concepto 3966

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-109970- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita se le informe si puede registrar como nombre de su empresa \”E.D.E.N.N\”, ya que existe en el Reino Unido.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no es posible para la Superintendencia de Industria y Comercio pronunciarse sobre asuntos particulares, como tampoco, respecto de la registrabilidad de un signo, por cuanto cada solicitud se debe someter al trámite y examen pertinentes, según lo dispuesto en la normativa Andina, Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En segundo término, para su información a continuación le informamos algunos aspectos relativos, por una parte, el régimen de protección de los nombres comerciales y, por otra, el registro de una marca y las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa Andina, que le serán de utilidad para analizar la situación planteada.

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planteada.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009 , modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, a sí como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al c onsumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma";

el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. Depósito de nombre comercial - concepto El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, ha previsto que:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son inde pendientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimie nto mercantil del comerciante y puede coincidir con l a razón social en la medida en que identifica al comerciante -persona jurídica-. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que "designa al empresario como tal". 3.2. Adquisición del derecho Tal y como lo establece el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, " El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa ". Acorde con lo establecido en los artículos 603 y

exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa ". Acorde con lo establecido en los artículos 603 y siguientes del Código de Comercio. Así, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derecho de exclusividad, toda vez que dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros". (Decreto 2591 de 2000, articulo 17, reglamentario de la Decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comercia! conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre, constituyendo un medio de prueba del uso, s in que ello signifique que sea la única prueba del mismo. (Tribunal de Justicia.de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-97)

4. Registro de una marca - concepto El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, establece:

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"... constituirá marca cualquier signo que s ea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; "(...)". (Subrayado fuera del texto) En tal virtud, puede registrarse como marca (nominativa, gráfica, mixta), cualquier signo que sea apto para distinguir productos y/o servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y no esté comprendido en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la citada decisión, el cual pasamos a señalar. 4.1. Causales absolutas de irregistrabilidad El artículo 135 de la referida decisión consagra las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencial para constituirse como marca, por cuanto debe ser suficientemente distintivo, así mismo,

irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencial para constituirse como marca, por cuanto debe ser suficientemente distintivo, así mismo, no debe ser descriptivo, ni engañoso de tal forma que, lo que se busca es proteger a los consumidores cuando vayan a escoger los productos o servicios en el mercado. "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en forma o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOo informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una desi gnación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOp) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto) Cumplido el supuesto de la definición de marca arriba transcrita, esto es que el "signo o nombre" a utilizarse se dirija a distinguir ya sea a un producto o un servicio en el mercado, deberá tener en cuenta que debe reunir lo s requisitos indispensables para que un signo sea registrable como marca, esto es, ser suficientemente distintivo y no incurrir en ninguna causal de irregistrablilidad, (referidas en precedencia), previstas en la normatividad comunitaria andina, lo cual se rá analizado y determinado por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de registro respectivo.

5. Principio de territorialidad de las marcas El trámite y el otorgamiento de derechos sobre una marca en Colombia y en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia), se basa en el principio de territorialidad, de acuerdo con el cual los derechos derivados de una marca, tienen

El trámite y el otorgamiento de derechos sobre una marca en Colombia y en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia), se basa en el principio de territorialidad, de acuerdo con el cual los derechos derivados de una marca, tienen alcance únicamente en el país donde ésta se concede. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial Proceso No. 17-IP-98, sostuvo que \”La regla general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaría. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado\”. A su vez, la doctrina ha señalado que "La protección y los efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras". ( METKE Ricardo. Procedimiento de Propiedad Industrial. Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág 26. Adicionalmente, debe tener en cuenta las estipulaciones que en materia de marcas se encuentran contenidas en el Convenio de Parí s para la Protección de la Propiedad Industrial, (aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 178 de 1994) del cual hace parte Colombia. Dicho instrumento internacional también establece el

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Industrial, (aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 178 de 1994) del cual hace parte Colombia. Dicho instrumento internacional también establece el

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOprincipio de la territorialidad de las marcas, al con sagrar en su artículo 6 que las marcas solicitadas en los diferentes países que hacen parte del Convenio serán independientes entre sí. En efecto, el artículo 6 del Convenio de París, señala: \”Convenio de París, artículo 6: "(marcas: condiciones de regist ro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.) (...) "3. Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello de origen." Acorde con lo señalado en el numeral 2.1, quien protege una marca en el exterior no podrá tener el \”derecho de exciusiva\” en el territorio nacional, por cuanto:

países de la Unión, comprendiéndose en ello de origen." Acorde con lo señalado en el numeral 2.1, quien protege una marca en el exterior no podrá tener el \”derecho de exciusiva\” en el territorio nacional, por cuanto: El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, señala que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el derecho al uso exclusivo sobre una marca en Colombia sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para tal efecto debe cumplirse con los requisitos establecidos en el capítulo primero y surtirse el procedimiento determinado en el capítulo II del título VI de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual puede ser consultada en su integridad en nuestra página de internet www.sic.gov.co, ingresando por la pestaña ubicada al lado izquierdo de la pantalla \”Normatividad\” y \”Supranacionales\”.

6. Consulta de signos distintivos Finalmente, tenga en cuenta que, previo a la presentación de una solicitud de registro de una marca, puede consultar si la marca o expresión se encuentra solicitada, en trámite o registrada ante esta Superintendencia, ingresando directamente a nuestra página de Internet www.sic.gov.co por la pestaña (ubicada al lado superiorderechode la pantalla) "Trámites y Servicios", escoger /"Propiedad Industrial"/, clic en "SIGNOS DISTINTIVOS" y, en /"Consulta de Marcas, Lemas, Nombres y Enseñas Comerciales"/, doble clic en \”Consulta de Signos Distintivos \”, en la casilla \”Denominación\”, \”Empieza por \" o \”lgual qué \", digitar la marca o nombre de su

Comerciales"/, doble clic en \”Consulta de Signos Distintivos \”, en la casilla \”Denominación\”, \”Empieza por \" o \”lgual qué \", digitar la marca o nombre de su interés y, al final pulsar en \”Enviar consulta\”, pudiendo de esta manera acceder a la

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOinformación pública sobre las marcas registradas y/o solicitadas en la Superintendencia de Industria y Comercio. Si requiere mayor información sobre - el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General \” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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