SIC - Concepto 4002

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-117128- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito solicita información relacionada con la protección del \” nombre comercial \” y los conflictos que se presentan con respecto al mismo.

Adicionalmente, solicita \” decisiones de la Superintendencia donde se pueda ver la postura en relación con los conflictos que se presentan sobre el derecho de dominio en el nombre comercial \”. Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOtramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendenc ia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \”6. Llevar el registro de los signos distintivos\”.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente.

\”6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

3. El nombre comercial y la enseña comercial - conceptos El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir". En virtud de l a citada disposición, es clar o que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y puede coincidir con la razón social e n la medida en que identifica al comerciante -persona jurídica-. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 583 define al nombre comercial como aquel que " designa al empresario como tal " y a la enseña comercial como " el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento". Al respecto, el Decreto 2591 de 2000, " Por el cual se reglamenta la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", establece en su artículo 18: "Enseña comercial. En desarrollo de la posibilidad prevista en el artículo 200 de la Decisión 486 la enseña comercial seguirá el tratamiento cont emplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho ". Es decir, que en Colombia la normatividad aplicable en relación con el depósito de enseñas comerciales y de nombres comerciales es la misma. 4.1. Derecho sobre la utilización del nombre y la enseña comercial Tal y como lo establecen los artículos 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000(1), el derecho sobre el nombre comercial y, por tanto, sobre la enseña comercial(2), se adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio.(Código de Comercio,

derecho sobre el nombre comercial y, por tanto, sobre la enseña comercial(2), se adquiere mediante el uso que de ellos se haga en el comercio.(Código de Comercio, artículos 603 y siguientes) Por tal razón, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es con ocido por terceros".(Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre y/o de la enseña comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre o d e la enseña, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea la única prueba del mismo. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en el proceso No. 20-IP97: "El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOen cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas, se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la con tinuidad del uso del nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad".(Resaltado fuera del texto) De acuerdo con lo anterior, resulta que el derecho al uso exclusivo de los nombres y enseñas comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto la inscripción de la empresa o establecimiento que lo detenta en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos. El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3o, par. 1 o. Referente a la Competencia Priv ativa de los jueces de circuito especializado, dispone que:

El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3o, par. 1 o. Referente a la Competencia Priv ativa de los jueces de circuito especializado, dispone que: \”Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa". 4.2. Conflictos entre marcas, nombres y enseñas comerciales Para estos efectos, resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define que una marca es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)" .(Resaltado fuera del texto) De acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Negrilla y subrayado fuera del texto) En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP98, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOmarca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas forma s o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".(Subraya fuera del texto) Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Por lo que, con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justici a de la Comunidad Andina, en e l proceso 03-IP-98, señaló que, el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la

señaló que, el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarlos, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servi cios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.(Resaltado fuera del texto) De esta forma, para efectos de determinar la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o enseña comercial, es preciso verificar inicialmente el uso perso nal, efectivo y real de éstos últimos, ante el juez competente y allegando las pruebas que se consideren suficientes y pertinentes. Finalmente, frente a la solicitud de las decisiones referentes a los conflictos suscitados entre los diferentes titulares de los signos distintivos, le indicamos que, según lo arriba señalado, el conocimiento y decisión le corresponde al juez competente, se gún lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, arriba indicado. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Decisión 486 de 2000, artículo 191: \”EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa\".

Decisión 486 de 2000, artículo 191: \”EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa\". Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODecisión 486 de 2000, artículo 200: \”La protección de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro\”.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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