SIC - Concepto 4033

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-126152- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito consulta: "1. ¿Puedo solicitar una marca, que contenga una expresión previamente registrada por un tercero, advirtiendo que dicha expresión irá como explicativa? ¿Qué derecho le da la expresión al titular de la marca previamente registrada y al tercero que ia solicite como explicativa? "2. ¿Puedo modificar la solicitud de un registro marcario, en el sentido de advertir que uno de los elementos nominativos de la marca irá como explicativo? De ser afirmativa la respuesta, ¿se tendría que volver a publicar la solicitud en la gaceta? "3. De acuerdo con la doctrina de la Superintendencia ¿Cuáles aspectos pueden modificarse en la solicitud de registro de una marca?" Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio no le es posible pronunciarse mediante un concepto sobre situaciones de carácter particular, como las descritas por usted.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio no le es posible pronunciarse mediante un concepto sobre situaciones de carácter particular, como las descritas por usted. Cra. 13 #27Ov p1::tu:» 1, =,, &+,:,,u,/ y ,vre/\.\:»/,, :,01vvvv1.u111..d\.1..it:11v:.fi:» 1\..5vv.\.uov5u1..c1 u.\..., \..u1v111u1c1 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINC0MERCI0 fi INDUSTRIA Y TURISMOSin embargo, a efectos de darle la respuesta más completa posible y referida de manera concreta a las atribuciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a continuación, le suministramos la información que consideramos pertinente con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las at ribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como

Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, -Circular Única-.

La Superintendencia de Industria y Comercio a tra vés de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas , y lemas com erciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del reg istro",(Subrayado fuera del texto), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo la facultad de tramitar y decidir los asuntos relacionados con las solicitudes de registro de marca y demás actuaciones posteriores a su concesión, entre otras, para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, según sea el caso.

posteriores a su concesión, entre otras, para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, según sea el caso. 3.1. Análisis de registrabilidad de los signos que aspiran al registro marcario En relación con la primera pregunta "¿Puedo solicitar una marca, que contenga una expresión previamente registrada. por un tercero, advirtiendo que dicha expresión irá Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcomo explicativa? es importante precisar que le corresponde a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo el interés general, determinar según el procedimiento establecido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el -examen de registrabilidady, en cada caso en particular, si un signo visto en su conjunto -no aislando expresiones unas de otras-, si llegare a ser viable para acceder al registro marcario o no. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, establece:

caso en particular, si un signo visto en su conjunto -no aislando expresiones unas de otras-, si llegare a ser viable para acceder al registro marcario o no. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, establece: "... constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; "( ..)".(Subrayado fuera del texto) Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2003 señaló que: La marca "(...) sirve para identificar v distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie v seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. "La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado". (Subrayado fuera del texto) En tal virtud, puede registrarse como marca, ya sea nominativa, mixta y con

garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado". (Subrayado fuera del texto) En tal virtud, puede registrarse como marca, ya sea nominativa, mixta y con expresiones que vayan como explicativas, cualquier signo que sea apto para distinguir productos y/o servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que sea suficiente mente distintivo y que a su vez, no esté comprendido en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la citada decisión. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn efecto, en los primeros apartes del artículo 135 precitado, se consagra las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencial para constituirse como marca , por cuanto debe ser suficientemente

absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencial para constituirse como marca , por cuanto debe ser suficientemente distintivo. Así mismo, no debe ser descriptivo, ni engañoso de tal forma que, lo que se busca es proteger a los consumidores cuando vayan a escoger los productos o servicios en el mercado. "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior: b) Carezcan de distintividad: c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en forma o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, l a cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de gue se trate en el lenguaj e corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

común o usual del producto o servicio de gue se trate en el lenguaj e corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre !a procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOj) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos p roductos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzonesoficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto) Cumplido el supuesto de la definición de marca arriba transcrita en este escrito, esto

signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto) Cumplido el supuesto de la definición de marca arriba transcrita en este escrito, esto es que el "signo o nombre" a utilizarse se dirija a distinguir ya sea a un producto o un servicio en el mercado, deberá tener en cuenta que debe reunir los requisitos indispensables para que un s igno sea reqistrable como marca , esto es, ser suficientemente distintivo y no incurrir en ninguna causal de irregistrablilidad, (referidas en precedencia), previstas en la normatividad comunitaria andina, lo cual

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOserá analizado y determinado por la Direcci ón de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de registro respectivo. En este orden, es posible solicitar el registro de una marca que contenga expresiones explicativas, la cual -vista en su conjunto y sin apreciar partes aisladas unas de otrasSuperintendencia de Industria y Comercio, dentro del trámite de registro respectivo. En este orden, es posible solicitar el registro de una marca que contenga expresiones explicativas, la cual -vista en su conjunto y sin apreciar partes aisladas unas de otras- , debe ser suficientemente distintiva y no inducir al público consumidor, en error. 3.2. Alcance del registro de una marca Por otra parte, frente a ¿Qué derecho le da la expresión al titular de la marca previamente registrada y al tercero que la solicite como explicativa? De acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 7 -IP98, expresó que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada: este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".(Subrayado fuera del texto) Por lo tanto, el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usar lo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados, sobre el conjunto de la marca y no sobre expresiones aisladas unas de otras.

terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados, sobre el conjunto de la marca y no sobre expresiones aisladas unas de otras. El signo qu e aspira al registro marcario, no debe inducir al público a error, lo que significa, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y la expresión explicativa exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse ni en cuanto a los productos y servicios que la marca protege. 3.3. Modificaciones a una solicitud de registro marcario En cuanto a los interrogantes ¿Puedo modificar la solicitud de un registro marcario, en el sentido de advertir que uno de los elementos nominativos de la marca irá como

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOexplicativo?. De ser afirmativa la respuesta, ¿se tendría que volver a publicar la solicitud en la gaceta? En el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 se dispone la posibilidad de modificar la solicitud de una marca, esto obviamente dentro del trámite de registro, siempre que la

solicitud en la gaceta? En el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 se dispone la posibilidad de modificar la solicitud de una marca, esto obviamente dentro del trámite de registro, siempre que la modificación solicitada no implique el cambio de aspectos esenciales del signo. Frente al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 39 -IP2009, manifestó: "En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: ios principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro , es decir, no se aceptan cambios en ios elementos esenciales del signo, en la denominación v en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o sen/icios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría const ituyendo una nueva solicitud sujeta af procedimiento inicial de registro . Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así co mo, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. "Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento

aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)". (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO)".(Resaltado y subrayado fuera del texto) En tal virtud, el trámite para la concesión de un signo que aspira al registro comporta el análisis de registrabilidad, efectuado por la Dirección de Signos Distintivos que exige la apreciación de la marca y /o signo como tal -visto en su conjunto - y como fue solicitado para determinar su distintividad.Es preciso destacarle que, como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, identificar el origen de los bienes y servicios, ser garantía de calidad, servir como medio de publicidad y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. Finalmente, en cuanto a la interrogación "De acuerdo con la doctrina de la Superintendencia ¿Cuáles aspectos pueden modificarse en la solicitud de registro de una marca?

pues sin ésta no existiría el signo marcario. Finalmente, en cuanto a la interrogación "De acuerdo con la doctrina de la Superintendencia ¿Cuáles aspectos pueden modificarse en la solicitud de registro de una marca? Al respecto, reiteramos todo lo manifestado en el punto inmediatamente anterior. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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