SIC - Concepto 4040

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-127544- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito expone las siguientes preguntas: \1. Qué es una marca reconocida? \2. Cómo se establece que una marca es reconocida? \3. Existe alguna normatividad y/o documento que expida un ente competente colombiano que acredite que una marca es reconocida a nivel nacional o internacional? \4. La empresa COMPÜMAX COMPUTER S.A.S. es catalogada por la Superintendencia de Industria Comercio y turismo (sic), como una marca reconocida? \5. Teniendo en cuenta la información que reposa en la Superintendencia de Industria Comercio y Turismo (sic), se podría establecer y certificar que COMPUMAX COMPUTER S.A.S. es una marca reconocida?\.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOSobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conf eridas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y co mpetencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distinti vos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distinti vos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \2. Decidir las solicitudes qu e se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \6. Llevar el registro de los signos distintivos\” De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los dif erentes signos distintivos existentes en materia de propiedad industrial.

4. Respuesta al cuestionario

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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, Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOFrente a sus interrogantes primero y segundo le informamos que la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, en especial a lo que se refiere a los signos distintivos, no se regula expresamente la \”marca renombrada\” no obstante, ella puede ser tanto notoria como renombrada. 4.1. La marca notoria En el Título XII, artículos 224 a 236, de la Decisión 486 de 2000, se dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 de la citada Decisión 486, ha definido a la marca notoria en los siguientes términos: " Se entiende por signo distintivo not oriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". El concepto de marca notoria ha sido desarrollado por la jurisprudenc ia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples pronunciamientos, entre los que puede mencionarse la Interpretación Prejudicial N° 126-IP-2003, donde indicó: "Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso N° 07 -IP-96.

cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso N° 07 -IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca. REMAVENCA)."(Resaltado fuera del texto) Por su parte, la doctrina ha desarrollado conceptos acerca de la marca notoria como el expresado por el profesor Manuel Areán Lalín, quien ha definido la marca notoria como "la que es cono cida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada". Nótese, que el conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria es superior al que tienen de una marca común, pues la marca notoria ha tenido una intensa difusión de uso dentro del mercado, los consumidores la recuerdan por su amplia difusión, publicidad y antigüedad, entre otros criterios a adoptar. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 053 -IP-2008, señaló que "las marcas renombradas, o también conocidas como " "marcas de alto renombre' (...) 'marcas famosas' , 'marcas reputadas' , 'marcas prestigiosas' etc". (Montiano Monteagudo, "la protección de la marca renombrada", Civitas, Madrid, 1995, p. 41). Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOA renglón seguido, la interpretación prejudicial del Tribunal antedicho, ha indicado que la marca renombrada, "(...) ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados dive rsos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...)" . (Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos de Derecho de Marcas ", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p33). El Tribunal de Justicia, en el proceso 133-IP-2006 sobre el tema sostuvo que: \Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o

ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió\ (Subrayado fuera del texto) Teniendo en consideración lo expuesto, se observa que aunque la norma andina específicamente no contempla la \marca renombrada\, si admite que la protección de la marca notoria es gradual, es decir, que a mayor demostración de la notoriedad hay más protección a la marca notoria. De manera que si la prueba demuestra un altísimo grado de notoriedad, la protección será absoluta (es decir, lo que la doctrina conoce como renombrada). En este orden, podemos afirmar que en la norma andina se establece que hay entonces marcas notorias que tienen menor protección que otras, porque tienen menos conocimiento en el mercado.  Reconocimiento de la notoriedad En la Decisión 486 de 2000 no se contempla la posibilidad de la declaración de la notoriedad de una marca de manera oficiosa, por lo que el titular de la marca notoriamente conocida puede invocar sus derechos y lograr su reconocimiento por medio de la presentación de una oposición o la presentación de una acción de

notoriedad de una marca de manera oficiosa, por lo que el titular de la marca notoriamente conocida puede invocar sus derechos y lograr su reconocimiento por medio de la presentación de una oposición o la presentación de una acción de cancelación, con el pago de la respectiva tasa.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPara obtener el reconocimiento de notoriedad de una marca mediante la presentación de oposición, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 determina en términos generales que no serán registrables los signos que resulten ser similarmente confundibles con los signos notoriamente conocidos, por lo que se faculta al titular para oponerse a tal registro argumentando la notoriedad de su marca y para lo cual debe aportar las pruebas necesarias y demostrar con ella s que su marca es notoriamente conocida. De otro lado, a través de la solicitud de acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca notoria se puede demostrar que la misma tiene tal carácter desde el momento de la presentación de la solicitud.

notoriamente conocida. De otro lado, a través de la solicitud de acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca notoria se puede demostrar que la misma tiene tal carácter desde el momento de la presentación de la solicitud. En respuesta a su tercera pregunta, reiteramos que al ser analizada la normativa comunitaria andina -Decisión 486 de 2000en ella no se contempla la posibilidad de declarar la notoriedad de una marca de manera oficiosa, por lo que el titular de una marca notoriamente conocida puede hacer uso de sus derechos logrando tal reconocimiento por medio de la presentación de una oposición o de la acción de cancelación, según sea el caso. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 05 -IP-94, manifestó que \la declaración de notoriedad se presenta como una defensa al titular de la marca notoria, teniendo en cuenta el esfuerzo que éste ha llevado a cabo para lograr su difusión en el mercado, es decir que al ser considerado como un mecanismo de defensa no puede pensarse que exista la posibilidad de declarar una notoriedad voluntaria\ (figura no existente en la ley). Así mismo, téngase en cuenta que, si bien el Convenio de París permite a los países miembros declarar la notoriedad de oficio, dicha norma igualmente establece que para proceder en tal sentido, se hará conforme lo dispone la norma interna que para el caso de Colombia es la mencionada Decisión 486 de 2000, en la cual, como ya se afirmó anteriormente, no se encuentra regulado tal aspecto. Acorde con lo arriba expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio no está facultada para reconocer ni declarar de oficio la notoriedad de una marca.

anteriormente, no se encuentra regulado tal aspecto. Acorde con lo arriba expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio no está facultada para reconocer ni declarar de oficio la notoriedad de una marca. En relación con este interrogante le informamos que usted, puede solicitar por escrito dirigido a la Secretaría General de la Entidad, una certificación, especificando la marca de su interés. Para estos efectos, debe consignar la suma de $14.000, en el Banco de Bogotá, en la cuenta Corriente No. 062754387, Código Rentístico 01, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cada solicitud, remitiendo el recibo de

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOconsignación. Lo anterior, de conformidad con lo e stablecido en la Resolución No. 72897 del 24 de diciembre de 2010 \Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001\ Adicionalmente, tenga en cuenta que para consultar si una marca se encuentra

72897 del 24 de diciembre de 2010 \Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001\ Adicionalmente, tenga en cuenta que para consultar si una marca se encuentra registrada o ha sido declarada notoria, por esta Superintendencia, usted puede ingresar directamente a nuestra página de Internet www.sic.gov.co por la pestaña (ubicada en la parte inferior de la pantalla) "Trámites y Servicios", De Propiedad Industrial, y escoger /"Consulta de Marcas, Lemas, Nombres y Enseñas Comerciales"/, y en la c asilla \Denominación\, \Empieza por\ o \lgual qué\, digitar la marca o nombre de su interés y, al final pulsar en \Enviar consulta\, pudiendo de esta manera acceder a la información pública sobre las marcas registradas y/o solicitadas en la Superintendencia de Industria y Comercio. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

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