SIC - Concepto 4082

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-135001- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito solicita se conceptúe acerca del \”uso de la expresión FRESH en productos clase 3 si es considerada como genérico y si al usarla con otro término puede una persona solicitar el registro de la marca\”.

Sobre el particular, en primer lugar, se advierte que las expresiones que sean \”genéricas\” de manera general no son apropiables en exclusiva por una persona, de suerte que la concesión del registro marcario no confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de ese elemento en particular. En este sentido, si tales expresiones se acompañan de elementos adicionales y distintivos que permitan en su \”conjunto\” tener fuerza distintiva que las identifique en el tráfico mercantil, podrán llegar a ser registradas en tanto cumplan con los demás requisitos legales y no incurran en prohibición alguna -causales de irregistrabildiad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina-.

requisitos legales y no incurran en prohibición alguna -causales de irregistrabildiad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina-.

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMOEn segundo término, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio n o le es posible pronunciarse mediante un concepto sobre situaciones de carácter particular, como las descritas por usted. Sin embargo, a efectos de darle la respuesta más completa posible y referida a las atribuciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a continuación, le suministramos información relevante que consideramos pertinente con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferida s por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el

De acuerdo con las atribuciones conferida s por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar ei sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y compete ncia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Super intendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \” (...) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”.

Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca, es decir, que de forma privativa puede conceder o negar registros de marcas previo análisis de registrabilidad realizado de acuerdo con lo previsto en los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de 2000. 3.1. Análisis de registrabilidad de las marcas Para efectos de conceder un registro marcarlo, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de regist rabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, perceptibilidad, distintivid ad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo está incurso

establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, perceptibilidad, distintivid ad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional. En efecto, de una parte, la Decisión 486, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; "c) los sonidos y los olores; "d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; "e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; "g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”.. De otra parte, la Decisión 486 citada señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: "a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

"No podrán registrarse como marcas los signos que: "a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOb) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladame nte considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcomo los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a l as buenas costumbres; \”No obstante lo previsto en los literales b), e), f). 9) y h), un signo podrá ser

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a l as buenas costumbres; \”No obstante lo previsto en los literales b), e), f). 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica." A su vez, la misma decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afec tación de derechos de terceros, como sigue: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitad a para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las cir cunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o

confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOdistribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público co mo una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el

acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, \"h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". En tal virtud, se advierte que en el evento que un signo cuyo r egistro se ha solicitado genere riesgo de confusión o asociación, en los términos señalados en la norma arriba transcrita, no puede registrarse como marca, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio debe negar la respectiva solicitud. 3.2. Términos genéricos Finalmente, en relación con los términos genéricos, vale la pena resaltar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en uno de sus

Industria y Comercio debe negar la respectiva solicitud. 3.2. Términos genéricos Finalmente, en relación con los términos genéricos, vale la pena resaltar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en uno de sus apartes del proceso 04-IP-98 el 17 de agosto de 1998: "...El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse medi ante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOpara los que se solicita el registro marcario. Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente

jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: 'El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicit ud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad (...) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse (...)”. (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de sep tiembre de 1995)".(Subrayado fuera del texto) El precitado Tribunal, mediante el proceso 22 -IP-96, señaló respecto de los términos genéricos que: \”Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para q ue pueda constituirse en marca. \” (…) \”La prohibición sobre los signos genéricos protege el uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilita la utilización de ese nombre para otros productos o servicios\”.(Subrayado fuera del texto) Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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