SIC - Concepto 4114

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-141243- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito señala \”(…) Cuando una sociedad del sector real tiene una marca mixta registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la utiliza de una forma indebida, entendiendo utilización indebida en los casos en los cuales la sociedad toma el texto de la misma, pero con un gráfico diferente al registrado, e incluye el símbolo ®: \"1) ¿Cuáles son las sanciones o consecuencias de la utilización indebida de la marca mixta que se encuentra registrada, teniendo en cuenta que la decisión 486 del 2001 (sic) no contempla estos eventos? \”2) ¿A qué sanciones está sujeto el titular de la marca mixta por el uso indebido de esta? \"3) ¿Ante el supuesto planteado, es posible que un tercero pueda alegar el mal uso de la marca y solicitar su cancelación, en caso afirmativo cuál sería el trámite de cancelación?

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trámite de cancelación?

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO\”De otro lado, (i) que ocurre si se utiliza el símbolo ® y la marca no ha sido registrada? y (ii) qué posibilidad hay de inscribir una marca nominativa, igual a una marca mixta ya registrada, si lo hace quien es titular del registro de esta última?\". Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos efectuar las siguientes consideraciones, estrictamente dentro de la órbita de las competencias atribuidas por la ley a esta Entidad en materia de propiedad industrial. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio actuando como oficina nacional en materia de propiedad industrial De lo previsto en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, se ñala que \”Para efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro d e la propiedad industrial.(...) \”, en concordancia con el artículo primero, numeral 34 del Decreto 3523

\”Para efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro d e la propiedad industrial.(...) \”, en concordancia con el artículo primero, numeral 34 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 que establece como función de la Superintendencia de Industria y Comercio \”Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma\”, (Subrayado fuera del texto) se infiere de manera contundente que esta Superintendencia constituye la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial, la cual previo el examen de registrabilidad de los signos presentados concede o niega el registro de las marcas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. En este sentido, la Entidad a través de la Dirección de Signos Distintivos, está encargada de " Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro\” y \”Llevar el registro de los signos distintivos\”, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, y 6 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, respectivamente.

3. Régimen de propiedad industrial La propiedad industrial en Colombia est á prevista principalmente para otorgar la propiedad, a través de las nuevas creaciones, de un lado, sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos empresariales y, del otro, de los signos distintivos; conformados por el registro de las marcas de fábrica o de comercio, el depósito de los

de circuitos integrados, los secretos empresariales y, del otro, de los signos distintivos; conformados por el registro de las marcas de fábrica o de comercio, el depósito de los

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOnombres y las enseñas comerciales, las denominaciones de origen, las marcas de certificación, las indicaciones de procedencia y los lemas comerciales, entre otros. La normativa encargada de regular los temas precitados se encuentra contendida en el régimen común sobre propiedad industrial -Decisión 486 de 2000 y en la Circular Externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales se puede consultar en nuestra página web www.sic.gov.co, en \”Normatividad\”. 3.1. Alcance del registro de una marca El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, prevé que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 7 -IP98, expresó que:

una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 7 -IP98, expresó que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utiliza ción no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".(Subrayado fuera del texto) En tal virtud, el d erecho al uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que para lo cual debe cumplir los requisitos previamente establecidos en la Decisión 486 de 2000, es decir, sufici ente distintividad y no estar incurso en ninguna causal de irregistrabilidad. De igual forma, es preciso aclarar que el titular de una marca puede hacer uso de la misma, inclusive con gráficos diferentes, siempre y cuando con ese uso no vulnere derechos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, vale indicar que, el uso exclusivo de una marca, consecuencia del registro de la misma, concede a su titular el derecho de disponer de su marca y de protegerla frente al uso abusivo que terceras personas hagan de signos iguales o similares al que ha sido objeto de registro y así, concordantemente, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en mención, señala el derecho que confiere al titular de una marca el registro de la misma, para impedir la realización, sin su

iguales o similares al que ha sido objeto de registro y así, concordantemente, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en mención, señala el derecho que confiere al titular de una marca el registro de la misma, para impedir la realización, sin su consentimiento, entre otros, de los siguientes actos: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO\”a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se h a registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que

cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asoc iación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamien to injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Es de aclarar que, así como el titular del registro de una marca está facultado para impedir la vulneración de los derechos que el mismo le confiere, su derecho, como todos los demás, se encuentra limitado por el derecho ajeno. De modo que, solamente el uso de la marca que se ajuste a los fines propios del derecho conferido mediante registro, en concordancia con lo dispuesto en el ordenamiento legal, puede ser objeto de protección.

todos los demás, se encuentra limitado por el derecho ajeno. De modo que, solamente el uso de la marca que se ajuste a los fines propios del derecho conferido mediante registro, en concordancia con lo dispuesto en el ordenamiento legal, puede ser objeto de protección. 3.2. Cancelación del registro marcario - concepto

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLa acción de cancelación es el trámite contemplado en el derecho comunitario que tiene por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la comercialización de los productos identifi cados con el signo dentro de un término especial, esto es, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Este parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumpli miento a la obligación de uso impuesta por el estado. En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 establece que: \”La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese

impuesta por el estado. En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 establece que: \”La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos de uno de los Países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra per sona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposició n interpuesto con base en la marca no usada\”.(Subrayado fuera del texto) "No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...) "El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito" .(Subrayado fuera del texto) Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 1 -IP-91, sostuvo: "Doctrinariamente la marca es considerada como un bien inmaterial, susceptible de apropiación como objeto de derecho. Pero ese bien inmaterial tan sólo existe en la mente de los consumidores, cuando ellos asocian el signo marcario con el correspondiente producto o servicio. De allí que la mayor parte de las legislaciones exijan el uso obligatorio de la marca registrada como elemento constitutivo indispensable p ara que se consolide el derecho, imponiendo al titular la carga legal de demostrarlo, so pena de perder la

de las legislaciones exijan el uso obligatorio de la marca registrada como elemento constitutivo indispensable p ara que se consolide el derecho, imponiendo al titular la carga legal de demostrarlo, so pena de perder la titularidad. En otras palabras, si no se demuestra que los consumidores han tenido oportunidad de asociar el signo, en el cual consiste la marca, con el

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOproducto o servicio concretos de que se trate, no podría aceptarse que el derecho del titular exista desde el punto de vista doctrinal. "Aparte de esta razón fundamental, suele exigirse el uso obligatorio de la marca a fin de que l os registros marcarios oficiales reflejen en lo posible la realidad que se vive en el mercado y no sean simplemente un catálogo formal y teórico que obstaculizaría el normal desenvolvimiento de nuevos mercados".(Resaltado fuera del texto) En tal virtud, la exigencia del uso efectivo por parte del titular de la marca, de un licenciatario o de una persona autorizada para ello, se fundamenta en la necesidad de

que obstaculizaría el normal desenvolvimiento de nuevos mercados".(Resaltado fuera del texto) En tal virtud, la exigencia del uso efectivo por parte del titular de la marca, de un licenciatario o de una persona autorizada para ello, se fundamenta en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la función principal de la marca, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyen su objeto. 3.3. Respuesta al cuestionario \"1) ¿Cuáles son las sanciones o consecuencias de la utilización indebida de la marca mixta que se encuentra registrada, teniendo en cuenta que la Decisión 486 del 2001 (sic) no contempla estos eventos? \"2) ¿A qué sanciones está sujeto el titular de la marca mixta por el uso indebido de esta? Tal y como usted lo señala en su comunicación, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere específicamente al r egistro de las marcas, sus derechos, limitaciones, cancelación, renuncia, nulidad y caducidad del registro, así como el registro de los lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, el depósito de nombres, rótulos o enseñas comerciales, de claraciones de denominación de origen e indicaciones de procedencia como también lo relacionado con las patentes de invención y de modelo de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, el registro de los diseños industriales y la protección de los secretos empresariales, entre otros, por !o que se observa que tales disposiciones no regulan expresamente la figura de la \”sanción por el uso indebido\” deja marca por parte de! titular. Por otra parte, cabe destacar que es el titular del registro de la marca quien está

disposiciones no regulan expresamente la figura de la \”sanción por el uso indebido\” deja marca por parte de! titular. Por otra parte, cabe destacar que es el titular del registro de la marca quien está facultado para impedir la vulneración de los derechos que el mismo le confiere, y de actuar contra los terceros que lo utilicen sin su consentimiento. Para tal efecto, debe elevar la respectiva acción ante la justicia ordinaria. \"3) ¿Ante el supuesto planteado es posible que un tercero pueda alegar el mal uso de la marca y solicitar su cancelación, en caso afirmativo cuál sería el trámite de cancelación? Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOAl respecto, es preciso manifestarle que no es posible para esta Superintendenci a, por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares, sin embargo, tenga en cuenta que la obligación de uso de una marca está dirigida a asegurar que los registros marcarlos cumplan con la función específica para la cual la ley otor ga protección a los bienes así registrados, es decir, la identificación de

embargo, tenga en cuenta que la obligación de uso de una marca está dirigida a asegurar que los registros marcarlos cumplan con la función específica para la cual la ley otor ga protección a los bienes así registrados, es decir, la identificación de productos y servicios. El uso implica que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo ese signo , en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las 'modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. Es así como, el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, prevé que, \”Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde , teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (...)\” (Resaltado fuera de texto) A renglón seguido, el artículo 167 d el mismo texto establece que, \”La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro \”El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de la mercancías identificadas con la marca, entre otros\”. (Resaltado fuera de texto) Se ha reconocido por la jurispr udencia que la marca debe ser \”usada de manera pública y no equívoca, lo cual significa que la marca ha de hacer públicamente a cto de presencia en el correspondiente mercado de productos o servicios. De allí que suele rechazarse la prueba de una utilización privada de la marca, que no se

pública y no equívoca, lo cual significa que la marca ha de hacer públicamente a cto de presencia en el correspondiente mercado de productos o servicios. De allí que suele rechazarse la prueba de una utilización privada de la marca, que no se manifieste hacia el exterior o sea que no trascienda al mercado público . (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 1-IP-91) En atención a sus interrogantes le informamos que la normativa supranacional no establece sanción alguna para el supuesto por usted mencionado en la consulta. \"(i) que ocurre si se utiliza el símbolo ® y la marca no ha sido registrada? Las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de 2000, no regulan expresamente la figura del símbolo No obstante, precisamos que tales elementos en un momento dado pueden servir Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcomo medios identificadores ante el público en general que determinado signo es una marca y, que a su vez se encuentra registrada, de conformidad con los requisitos y

PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcomo medios identificadores ante el público en general que determinado signo es una marca y, que a su vez se encuentra registrada, de conformidad con los requisitos y trámite previstos en la normativa andina, y por ende, es susceptible de protección contra posibles infractores de los derechos de este tipo especial de propiedad y cuya protección se invoca ante el país en el cual se esté registrada y/o solicitada previamente. Es así que, quién pretenda usar una marca que determine que se encuentre "registrada", no puede inducir al público a confusión o error respecto del origen empresarial como de los productos o servicios ofrecidos en el tráfico mercantil, toda vez que dicha circunstancia eventualmente traería consecuencias de tipo legal y penal (según lo previsto en el artículo 306 del Código Penal, Modificado por la Ley 1032 de 2006), en el sentido de que podrían vulnerarse derechos de los titulares del respectivo registro marcario. (ii) qué posibilidad hay de inscribir una marca nominativa, igual a una marca mixta ya registrada, si lo hace quien es titular del registro de esta última? Reiterando, no es posible para esta Entidad por medio de un concepto pronunciarnos acerca de la registrabilidad o no de un signo, por cuanto cada solicitud se somete al procedimiento previsto en el Título VI, capítulo II de la Decisión 486 de 2000. En este orden, para determinar si un signo distintivo (nominativo) es suficientemente distintivo como para acceder al registro marcario o si es similarmente confundible con otro antes registrado, la Superintendencia de Industria y Com ercio debe adelantar el estudio de registrabilidad previsto en la normativa supranacional y sólo una vez surtido

distintivo como para acceder al registro marcario o si es similarmente confundible con otro antes registrado, la Superintendencia de Industria y Com ercio debe adelantar el estudio de registrabilidad previsto en la normativa supranacional y sólo una vez surtido el trámite correspondiente podrá emitir su pronunciamiento sobre el particular. Si requiere mayor información sobreseí desarrollo de nuestras f unciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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