SIC - Concepto 4119

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 11-141996- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Es su escrito manifiesta que recibió comunicación de una empresa que indica tener el derecho exclusivo al uso y explotación de una marca, por lo que solicita se le informe si la empresa tiene registrada la marca \”… con la restricción por traducción de un vocablo extranjero que pueda inducir a error al público. De igual manera solicito se revise si es viable legalmente pedirnos que modifiquemos la solicitud de registro sin haberse interpuesto la respectiva oposición, ya que a la fecha no existe por parte de dicha empresa una oposición real frente a nuestro registro\”.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que a la Superintendencia de Industria y Comercio no le es posible pronunciarse mediante un concepto sobre situaciones de carácter particular, como las descritas por usted. Sin embargo, a efectos de darle la respuesta más completa posible y referida de manera concreta a las atribuciones de ésta Superintendencia, a continuación, le suministramos la información que consideramos pertinente con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

manera concreta a las atribuciones de ésta Superintendencia, a continuación, le suministramos la información que consideramos pertinente con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMO2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2 009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, sobre protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad indu strial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección del consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en mater ia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687

propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Externa No. 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, -Circular Única-. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Dirección de Signos Distintivos tiene a su cargo " Decidir las solicitudes que se relacione n con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro \”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1 687 de 2010. En tal virtud, esta Superintendencia está facultada para tramitar y decidir los asuntos relacionados con las solicitudes de registro de marca y demás actuaciones posteriores a su concesión, entre otras, para lo cual se debe llevar a cabo el pr ocedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, según sea el caso. 3.1. Consulta de signos (marcas, nombres y enseñas comerciales) - certificación Frente a su primer interrogante, \”si en realidad la empresa (...) tiene registrada esta marca con la restricción por traducción de un vocablo extranjero que pueda inducir a error al público\”, le informamos que usted puede consultar si una marca o expresión se encuentra registrada o en trámit e de registro ante esta Superintendencia, ingresando a nuestra página de Internet www.sic.gov.co por la pestaña ubicada al lado

error al público\”, le informamos que usted puede consultar si una marca o expresión se encuentra registrada o en trámit e de registro ante esta Superintendencia, ingresando a nuestra página de Internet www.sic.gov.co por la pestaña ubicada al lado inferior de la pantalla en Trámites y Servicios", escoger /De Propiedad Industrial/, y clic /"Consulta de Marcas, Lemas, Nombres y Enseñas Comerciales"/, en la casilla Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO\”Denominación\”, \”Empieza por\” \”igual qué\", digitar la marca o nombre de su interés y, al final pulsar en \”Enviar consulta \”, pudiendo de esta manera acceder a la información pública sobre las marcas registradas y/o solicitadas en la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, si la información requerida, la desea más específica o se relaciona con la titularidad o los productos o servicios a distinguir, puede s olicitar por escrito dirigido a la Secretaría General de la Entidad, una certificación, especificando el "signo

Adicionalmente, si la información requerida, la desea más específica o se relaciona con la titularidad o los productos o servicios a distinguir, puede s olicitar por escrito dirigido a la Secretaría General de la Entidad, una certificación, especificando el "signo y/o el término de su interés". Para estos efectos, debe consignar la suma de $14.000, en el Banco de Bogotá, en la cuenta Corriente No. 062754387, Código Rentístico 01, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cada solicitud, remitiendo el recibo de consignación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 72897 del 24 de diciembre de 2010 \”Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001\”. Así mismo, con el fin de obtener una búsqueda de parecidos marcarlos por clase, resulta necesario cancelar previamente la suma de $27.000,00 en el Banco de Bogotá, consignando dicho valor, tal y como lo indicamos en el párrafo anterior. 3.2. Análisis de registrabilidad de los signos que aspiran al registro marcario Es importante precisar, en relación con el segundo interrogante formulado que, le corresponde a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo el interés general, determinar según el procedimiento establecido en la Decisión 486 de 2000, en el -examen de registrabilidady, en cada caso en particular, si un signo visto en su conjunto -no aislando expresiones unas de otras-, si llegare a ser viable para acceder al registro marcario o no. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, establece:

caso en particular, si un signo visto en su conjunto -no aislando expresiones unas de otras-, si llegare a ser viable para acceder al registro marcario o no. El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, establece: "... constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos oservicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"(.. .)" (Subrayado fuera del texto) Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2003, señaló que:

/!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO"(.. .)" (Subrayado fuera del texto) Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2003, señaló que: La marca "(...) sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. "La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un de recho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado". En ta l virtud, puede registrarse como marca, ya sea nominativa, mixta y con expresiones en idioma extranjero, cualquier signo que sea apto para distinguir productos y/o servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, es decir que sea suficiente mente distintivo y que a su vez, no esté comprendido en las causales de rregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la citada decisión. En los primeros apartes del artículo 135 precitado, se consagra las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencia l para constituirse como marca, por cuanto debe ser suficientemente distintivo. Así

de irregistrabilidad de las marcas, las cuales, están relacionadas con el signo mismo. Es así que, por encuadrarse en estas causales el signo perdería su función esencia l para constituirse como marca, por cuanto debe ser suficientemente distintivo. Así mismo, no 'debe ser descriptivo, ni engañoso de tal forma que, lo que se busca es proteger a los consumidores cuando vayan a escoger los productos o servicios en el mercado. "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en forma o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOe) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOe) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas ¡as expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOp) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. "No obstante lo p revisto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Subrayado fuera del texto) Acorde con lo expuesto y en los términos del artículo 147 de la norma andina, tendrá interés legítimo para intervenir dentro de un proceso marcario quien demuestre s u interés concreto, personal y directo en el resultado de la actuación administrativa adelantada con respecto a éste por la Superintendencia de Industria y Comercio, como el de quien presenta la solicitud de registro y el de quien, de acuerdo con lo previs to en la Decisión 486 de 2000, tenga un derecho que pueda verse perjudicado con el registro de la marca cuyo registro fue solicitado. El interés legítimo no está referido al mero interés en la legalidad sino al interés particular y concreto de quien puede resultar afectado con la concesión del registro de la marca - sea en un sentido positivo o negativo, es decir, que del acto de concesión se derive para él un provecho o un perjuicio -.

particular y concreto de quien puede resultar afectado con la concesión del registro de la marca - sea en un sentido positivo o negativo, es decir, que del acto de concesión se derive para él un provecho o un perjuicio -. Valga precisar que es a la Oficina Nacional Competente, es decir, - la Superintendencia de Industria y Comercio -, atendiendo al interés general, a quien corresponde determinar en el examen de registrabilidad y, en cada caso en particular, si el signo cuyo registro se solicita reúne los requisitos previstos en la Decisión 486 de 2000 -citados en precedenciay, a su vez, si se encuentra incurso dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas. 3.3. Modificaciones a una solicitud de registro marcario En cuanto a la pregunta \”… si es viable legalmente pedirnos que modifiquemos la solicitud de registro sin haberse interpuesto la respectiva oposición, ya que a la fecha no existe por parte de dicha empresa una oposición real frente a nuestro registro\”. En el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 se dispone la posibilidad de modificar la solicitud de una marca, esto obviamente dentro del trámite de registro, siempre que la modificación solicitada no implique el cambio de aspectos esenciales del signo. Frente al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andin a, en el proceso 39-IP2009, manifestó:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO\”En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspect os secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sent ido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. \”Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para e l registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o

\”Al respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para e l registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)". (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DlSEÑO) \”.(Resaltado y subrayado fuera del texto) En consecuencia, el trámite para la concesión de un signo que aspira al registro comporta el análisis de registrabilidad, efectuado por la Dirección de Signos Distintivos que exige la apreciación de la marca y/o signo como tal -visto en su conjuntoy como fue solicitado para determinar su distintividad. Es preciso destacarle que, como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, identificar el origen de los bienes y servicios, ser garantía de calidad, servir como medio de publicidad y de fomento a la competencia. De ellas la función más relevante es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las demás funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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