SIC - Concepto 4138

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 11-146322- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito consulta sobre "\la valoración técnica del Know How (conocimiento). (...) "\Por lo tanto deseamos consultar qué proceso se debe seguir para la valoración técnica de este conocimiento (know how) que hace de las creaciones algo novedoso, inventivo y con aplicación industrial"\.

Sobre el particular, de manera general, le manifestamos que la legislación colombiana no contempla el -Know - howcomo figura independiente objeto de protección legal autónoma. En claro lo anterior, a continuación, y para su información explicaremos brevemente acerca de la propiedad intelectual, las generalidades del secreto empresarial y las diferentes definiciones doctrinales del Know How, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

Cra. 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co -Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 1r) Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACION fl!A MINCOMERCIO fi INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en mate ria de protección al consumidor y competencia desleal.

3. La propiedad intelectual - concepto y generalidades La propiedad intelectual está dividida en dos grandes contenidos a saber: De un lado está la (i) Propiedad Industrial cuya autoridad encargada de su administración en Colombia es la Superintendencia de industria y Comercio, de acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal, en particular por numeral 34 del artículo primero del Decreto 3523 de 2009. De otro lado, está la autoridad administrativa competente en el tema del (ii) Derecho de Autor, cuya competencia se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor -Unidad Administrativa Especialadscrita al Ministerio del Interior y de Justica, creada por el Decreto 2041 de 1991, modificado por el Decreto 1278 de 1996.

encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor -Unidad Administrativa Especialadscrita al Ministerio del Interior y de Justica, creada por el Decreto 2041 de 1991, modificado por el Decreto 1278 de 1996. El derecho de autor es la rama de la propiedad intelectual que se ocupa de la protección de los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. En este sentido, la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias y artísticas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. En relación con este tema, le sugerimos remitirse a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad ubicada en la calle 28 No. 13 A - 15 Piso 17, teléfono 341 81 77, o en Página Web www.derautor.gov.co. Ahora bien, volviendo a la primera institución señalada, es decir, la propiedad industrial, ésta se encarga de regular principalmente las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados; los registros de diseño industrial, los secretos empresariales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas, las marcas de certificación, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los lemas comerciales y el depósito de los nombres y enseñas comerciales, entre otros.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEs importante señalar que para qu e los bienes anteriormente nombrados sean susceptibles de ser apropiados por una persona, por regla general se requiere que se cumplan unos requisitos y formalidades que consagra la ley para que el derecho sobre el mismo pueda constituirse. (METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Diké. Medellin, 2001, página 27: "Antes de que el derecho nazca a la vid a jurídica, la norma ya regula l os requisitos que debe reunir el bien y las formalidades que debe cumplir el peticionario para que se le atribuya tal derecho)". La normativa encargada de regular los temas arriba precitados, se encuentra contenida en el régimen común sobre propiedad industrial -Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplica ble en Colombia.

4. El secreto empresarial - concepto De otra parte, sin perjuicio de lo señalado en precedencia, cabe informarle que en materia de propiedad industrial, el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 establece

Colombia.

4. El secreto empresarial - concepto De otra parte, sin perjuicio de lo señalado en precedencia, cabe informarle que en materia de propiedad industrial, el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 establece que: "Se considera como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero".

En este caso, resulta pertine nte señalar que dicha información, según la disposición en mención, puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de productos, a métodos o procesos de producción o a medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios de forma tal que el secreto empresarial se refiere a toda aplicación industrial y comercial. Agrega el mismo artículo que tal información debe cumplir con las siguientes características:  "Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva.

 "Tenga un valor comercial por ser secreta; y

 "Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. "(...)". (Resaltado fuera del texto) Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEn tal virtud, la protección del secreto empresarial perdurará mientras se den las condiciones anteriormente descritas (Decisión 486 de 2000, artículo 263) y, además, que no se necesita expedir certificación ni surtir algún trámite ante esta Entidad, ni expedir certificación, motivo por el cual, debe tomarse por parte de quien detenta el secreto empresarial, todas las medidas tendientes a evitar su divulgación. No obstante, lo anterior, según el artículo 264 de la Decisión 486 de 2000, la persona que detente el secreto empresarial lo podrá transmitir o autorizar su uso a un tercero (Decisión 486 de 2000, artículo 264 y siguientes), bajo las condiciones de no divulgación. De igual manera, el secreto empresarial también constituye una alternativa para proteger una invención que carece de alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en la Decisión 486 de 2000, siempre y cuando cumpla con las condiciones arriba mencionadas. En efecto, dentro del régimen de la propiedad industrial, la patente es el mecanis mo de protección de las invenciones, las cuales, según el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, pueden ser de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando las mismas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

de protección de las invenciones, las cuales, según el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, pueden ser de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando las mismas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. En concordancia con lo anterior, el artículo 262 de la normatividad comunitaria en mención dispone que: "Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: "a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los referidos en el inciso c);

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOe) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, "\Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infide ncia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos". El artículo 265 de la precitada decisión, concordante con el artículo 16 de la Ley 256 de 1996 "\por la cual se dictan normas sobre competencia desleal "\, señala: "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá

señala: "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de re velarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de un usuario autorizado". Es claro entonces que lo que se prohíbe para quienes conozcan un secreto empresarial, por alguno de los motivos contemplados en la norma, es usarlo, divulgarlo o revelarlo injustificadamente y sin el consentimiento de quien l o posea o del titular o usuario autorizado.

5. Know how - concepto La Cámara Internacional de Comercio, citada por el tratadista STUMPF, Herbert. "\EI Contrato de Know H ow"\. Bogotá, Temis, 1984. Págs. 5 - 6), definió el Know - how como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, y precisando que, dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que también puede designar procedimi entos prácticos, particularidades y procedimientos especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben ser adquiridos por la competencia.

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procedimientos especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben ser adquiridos por la competencia.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOEl mismo tratadista Stumpf (OP. Cit. Pág 8), cita a los autores Lüdecke y Fisher quienes afirman que el "\Know - how no se trata de los resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que sea casi susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prol ongado, que otro desea obtener para economizar tiempo"\. Stumpf considera que "\por Know How han de entenderse conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite, o llegado e! caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como la organización y administración. Afirma que es un saber no protegido por derechos de tutela industriales y que generalmente, existe un

la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como la organización y administración. Afirma que es un saber no protegido por derechos de tutela industriales y que generalmente, existe un secreto, pero que éste no es una condición fundamental, [3] haciendo referencia en este punto a los contratos de transferencia de tecnología.(Ibídem, pág. 12 y 10) El tratadista VELILLA MORENO, Marco Antonio, en su obra "\Introducción al Derecho de los Negocios"\. Biblioteca Millenio - Colección Derecho Económico y de los Negocios. El Navegante Editores - Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,

2001. Pág. 227., acogiendo la definición de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, señal a que "\el - Know - how - está constituido por los conocimientos y l a experiencia de naturaleza técnica, comercial administrativa u otra que sea aplicable en la práctica, para la explotación de una empresa o para el ejercicio de una profesión. Agrega que, sus principales características están en que es un saber técnico, es decir práctico, transmisible y secreto, lo cual no implica que necesariamente deba ser nuevo, sino que lo que importa es que no sea accesible al público, es decir que sea guardado como secreto, de tal manera que no sea conocido por todo el mundo"\. (Subrayado fuera del texto) La doctrina coincide al señalar que el Know - how es susceptible de ser objeto contractual. (STUMPF. Op. Cit, Cámara Internacional del Comercio, Lüdecke y Fisher citados por Stumpf.

En este orden de ideas, el -know howeventualmente, podría llegar a ser objeto de protección de conformidad con el régimen de propiedad industrial, ya sea a través de

citados por Stumpf. En este orden de ideas, el -know howeventualmente, podría llegar a ser objeto de protección de conformidad con el régimen de propiedad industrial, ya sea a través de una patente de invención (siempre y cuando, los conocimientos técnicos y científicos que de ella se deriven sean susceptibles de divulgación a través de las descripciones y el capítulo reivindicatorío, es decir, según los requisitos establecidos en los artículos 14 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 para que se otorgue) o, tratándolo como

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOun secreto industrial, este último reuniendo los requisitos citados en precedencia y sin llegar a dejar de ser "\secreto"\. En cuanto a la valoración del know how le informamos que esta Superintendencia sólo hace este tipo d e valoración dentro de un proceso de competencia desleal jurisdiccional según las pretensiones del demandante y la decisión contendida en la sentencia. Para tal valoración, generalmente la Superintendencia se apoya en el

hace este tipo d e valoración dentro de un proceso de competencia desleal jurisdiccional según las pretensiones del demandante y la decisión contendida en la sentencia. Para tal valoración, generalmente la Superintendencia se apoya en el dictamen que emiten los auxiliares de la justicia y demás pruebas obrantes en el proceso. Sobre el tema "\explotación de la reputación ajena "\, usted puede consultar las diferentes sentencias que ha proferido la Entidad, ingresando por nuestra página web en el título "\Normatividad"\, clic en Jurisprudencia"\ y, escoger, año V2011\". Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

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