SIC - Concepto 4247

B o g o tá D .C .,

1 0

A s u n to : R a d ic a c ió n : 1 1 - 1 6 8 9 7 1 - 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0

T r á m ite : 1 1 3

E v e n to : 0

A c tu a c ió n : 4 4 0

F o lio s : 6

R e s p e ta d o ( a ) S e ñ o r ( a ) :

[D a to s p e r s o n a le s e lim in a d o s . L e y 1 2 6 6 d e 2 0 0 8 ; L e y 1 5 8 1 d e 2 0 1 2 ]

C o n e l a lc a n c e p r e v is to e n e l a r tíc u lo 2 5 d e l C ó d ig o C o n te n c io s o A d m in is tr a tiv o , d a m o s r e s p u e s ta a s u c o n s u lta r a d ic a d a e n e s ta E n tid a d c o n e l n ú m e r o q u e s e in d ic a e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a

e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a E n s u e s c r ito c o n s u lta s o b r e la s o lic itu d d e l r e g is tr o d e u n a m a r c a m ix ta lo n g a n iz a & C o , e n la c la s e 2 9 d e la C la s ific a c ió n In te r n a c io n a l d e N iz a . A s í m is m o , in d ic ó q u e s o lic itó a n te c e d e n te s \” n o m in a le s y fig u r a tiv o s , d o n d e n o h a y c o in c id e n c ia s c o n la s m a r c a s c o n c e s io n a d a s \” , p o r lo q u e q u ie r e s a b e r \” s i s e c o n s id e r a q u e s e tr a ta d e u n a m a r c a g e n é r ic a o n o y s i s e p u e d e s o lic ita r e l r e g is tr o \” . S o b r e e l p a r tic u la r , e n p r im e r lu g a r , le m a n ife s ta m o s q u e a ( a O fic in a J u r íd ic a n o le e s

S o b r e e l p a r tic u la r , e n p r im e r lu g a r , le m a n ife s ta m o s q u e a ( a O fic in a J u r íd ic a n o le e s p o s ib le , a tr a v é s d e u n c o n c e p to , p r o n u n c ia r s e s o b r e a s u n to s p a r tic u la r e s c o m o lo s d e s c r ito s e n s u c o m u n ic a c ió n , to d a v e z q u e e l a n á lis is d e lo s \” a n te c e d e n te s m a r c a r io s \” s e e fe c tú a c o n e l fin d e lle g a r a d e te r m in a r s i u n s ig n o q u e - p r e te n d e a s p ir a r a l r e g is tr o - e s s u fic ie n te m e n te d is tin tiv o d e lo s d e m á s ( s o lic ita d o s y /o r e g is tr a d o s ) y , p o r lo ta n to , s e r s u s c e p tib le d e r e g is tr o . D e c is ió n q u e a s u v e z im p lic a

r e g is tr a d o s ) y , p o r lo ta n to , s e r s u s c e p tib le d e r e g is tr o . D e c is ió n q u e a s u v e z im p lic a - s e g ú n e l a n á lis is d e r e g is tr a b ilid a d ( a r tíc u lo 1 5 0 d e la d e c is ió n 4 8 6 d e 2 0 0 0 ) - q u e la D ir e c c ió n d e S ig n o s D is tin tiv o s s e p r o n u n c ie s o b r e é s ta y s o b r e s u d e n e g a to r ia .Con la salvedad anterior, a continuación, nos permitimos suministrarle información que consideramos pertinente en relación con el tema expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la manera que estime conducente.

2. Facultades de l a Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósi to de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \”(…) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

3. La marca - concepto El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define que se entiende por marca: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.(…) \” A renglón seguido, la citada normativa determina:"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". De conformidad con lo expuesto, tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ei Proceso 41-IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significad o. También existen marcas gráficas (signos visuales) y las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". De igual manera, la Jurisprudencia Andina ha explicado las características de cada una de las marcas anunciadas, en particular queremos resaltar la marca \”mixta\”, así:  Marcas mixtas Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfic o (una o varias imágenes)(TJCA -Proceso 41 -IP-2000), existiendo siempre un elemento predominante o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que entre el elemento gráfico y el denominativo hay siempre uno o más importante que el otro, el más llamativo.(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 15-IP-97)

de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa que entre el elemento gráfico y el denominativo hay siempre uno o más importante que el otro, el más llamativo.(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 15-IP-97) En tal virtud, ate ndiendo su interrogante, es posible solicitar como marca, cualquier palabra o combinación de palabras, sea denominativa, o una o varias expresiones compuestas de un elemento figurativo o imagen (marca mixta), que sea apto paradistinguir productos y/o serv icios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, sea suficientemente distintiva y no esté comprendida en ninguna causa l de irregistrabilidad contenido en los artículos 135 y 136 de la citada normativa. En este orden, resulta importante destacar que, en el artículo 135 se establecen las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, "el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación

productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geogr áfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; En consecuencia, siempre que dentro del examen de registrabilidad la Superintendencia de Industria y Comercio determine que un signo (denominativo, mixto o figurativo) cuyo registro se ha solicitado no es lo suficientemente distintivo o consiste en una indicación que sirve para describir las características o información del producto para el cual se va a usar o cuando quiera que no contenga elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que coexista en el mercado con otra marca, procederá a negar la respectiva solicitud.

las características o información del producto para el cual se va a usar o cuando quiera que no contenga elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que coexista en el mercado con otra marca, procederá a negar la respectiva solicitud. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe traer a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, en el Proceso 21-IP-96 de marzo de 1997, marca EXPOMUJER: "La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta indirectamente designado pierde su carácter de distintivo y exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo. \”(…) "Existen, dentro de los signos descriptivos unos que hacen relación al objeto en sí mismo o a sus cualidades y otros que se refieren a una expresión descriptiva del modo de llevarse a cabo el servicio en sí, aunque no sea descriptiva del servicio en sí, ej emplo: Express Service, es descriptivo en cuanto al tiempo (modo) de prestar el servicio pero no describe un servicio para una actividad determinada pues, bien puede suponerse un servicio de lavado de automóviles o de correo. (Victor Bentata, obra citada, pág. 167). "La marca será descriptiva positivamente, y por consiguiente estará, impedida de su registro cuando 'comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara,

de automóviles o de correo. (Victor Bentata, obra citada, pág. 167). "La marca será descriptiva positivamente, y por consiguiente estará, impedida de su registro cuando 'comunica, a quien la oiga o la vea, una idea clara, inmediata y directa con referencia ai producto'. 'En cambio la descriptividad negativa, es d ecir que permite el registro, puede provocar cualquier reacción del consumidor, menos la evocación del producto'. (Bentata, obra citada, Págs. 170 y 171)".Adicionalmente, en relación con los \”términos genéricos\”, el citado Tribunal, en el Proceso 22-IP-96, señaló: \”Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. \”La prohibición sobre los signos genéricos protege e! uso del lenguaje para los competidores, pues de aceptarse el uso privativo de un nombre genérico, se imposibilita la utilización de ese nombre para otros productos o servicios\”.(Subrayado fuera del texto) Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA