SIC - Concepto 4280

B o g o tá D .C .,

1 0

A s u n t o : R a d ic a c ió n : 1 1 - 1 7 5 5 4 6 - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0

T r á m ite : 1 1 3

E v e n to : 0

A c tu a c ió n : 4 4 0

F o lio s : 6

R e s p e t a d o ( a ) S e ñ o r ( a ) :

[ D a t o s p e r s o n a le s e lim in a d o s . L e y 1 2 6 6 d e 2 0 0 8 ; L e y 1 5 8 1 d e 2 0 1 2 ]

C o n e l a lc a n c e p r e v is to e n e l a r tíc u lo 2 5 d e l C ó d ig o C o n te n c io s o A d m in is tr a tiv o , d a m o s r e s p u e s ta a s u c o n s u lta r a d ic a d a e n e s ta E n tid a d c o n e l n ú m e r o q u e s e in d ic a e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a

e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a E n s u e s c r ito h a c e r e fe r e n c ia a l u s o y s im ilitu d d e u n a e x p r e s ió n c o n u n a m a r c a r e g is tr a d a d e p r o p ie d a d d e u n a e m p r e s a q u e r e c la m a s u s d e r e c h o s p o r s e r titu la r d e e s e r e g is tr o . E n p a r tic u la r , s o lic ita s e le in fo r m e " ( ...) s i e s to y o b lig a d o a r e tir a r la p a la b r a E D IL d e la fa c h a d a d e m i e s ta b le c im ie n to d e c o m e r c io , ta l y c o m o m e lo e x ig e r la e m p r e s a ( ...) " . A l r e s p e c to , le m a n ife s ta m o s q u e n o e s p o s ib le p a r a la S u p e r in te n d e n c ia d e in d u s tr ia y C o m e r c io , p o r m e d io d e u n c o n c e p to p r o n u n c ia r s e r e s p e c to d e s itu a c io n e s

y C o m e r c io , p o r m e d io d e u n c o n c e p to p r o n u n c ia r s e r e s p e c to d e s itu a c io n e s p a r tic u la r e s c o m o la s d e s c r ita s p o r u s te d . S in e m b a r g o , a e fe c to s d e d a r le u n a r e s p u e s ta lo m á s c o m p le ta p o s ib le y r e fe r id a a la s a tr ib u c io n e s d e e s ta S u p e r in te n d e n c ia , a c o n tin u a c ió n , n o s p e r m itim o s s u m in is tr a r le in fo r m a c ió n r e le v a n te q u e c o n s id e r a m o s p e r tin e n te c o n e l fin d e b r in d a r le m a y o r e s e le m e n to s d e ju ic io p a r a q u e p r o c e d a d e la fo r m a q u e e s tim e p e r tin e n te .2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema

Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industr ial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Dé conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "(...) "6. Llevar el registro de los signos distintivos".

De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. Conflictos entre los diferentes signos distintivos Resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define que una marca es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)".De acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP98, sostuvo: " El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal

terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 03-IP-98, señaló que, el nombre o enseña comercial para ser oponible exitosamente ante una marca registrada "(...) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir . Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Subrayado fuera del texto) De esta forma, en el evento que exista la posibilidad de confusión entre los diferentes signos distintivos, las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente, allegando las pruebas suficientes, un mejor derecho sobre el signo. En claro entonces que, en desarrollo del principio "primero en el tiempo primero en el derecho", a fin de determinar a quién le asiste un mejor derecho en cuanto a un signo distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad , cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente (Artículo 17 del Código de

distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió el derecho con anterioridad , cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente (Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), de conformidad con el procedimiento previsto para tal fin.4. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Adicionalmente y para su información, le exponemos las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo, como puede ser una marca, para defender sus derechos de propiedad industrial. a) Acciones administrativas Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-. b) Acciones judiciales - acciones civiles

 Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelare s a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal

indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelare s a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual " El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemniz ar los perjuicios causados al demandante".La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno". Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.  Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena ”. (Ley 256 de 1996, artículo 14).

tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena ”. (Ley 256 de 1996, artículo 14).

 Actos de descrédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el estableci miento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. (Ley 256 de 1996, artículo 12)

 Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. (Ley 256 de 1996, artículo 10)

 Explotación de la reputación ajena. El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (Ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera:"El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad, diseño indus trial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente

de variedades vegetales" de la siguiente manera:"El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad, diseño indus trial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos