SIC - Concepto 4305

B o g o tá D .C .,

1 0

A s u n t o : R a d ic a c ió n : 1 1 - 1 8 0 5 7 8 - - 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0

T r á m ite : 1 1 3

E v e n to : 0

A c tu a c ió n : 4 4 0

F o lio s : 1 1

R e s p e t a d o ( a ) S e ñ o r ( a ) :

[ D a t o s p e r s o n a le s e lim in a d o s e n v ir t u d d e la L e y 1 5 8 1 d e 2 0 1 2 ]

C o n e l a lc a n c e p r e v is to e n e l a r tíc u lo 2 5 d e l C ó d ig o C o n te n c io s o A d m in is tr a tiv o , d a m o s r e s p u e s ta a s u c o n s u lta r a d ic a d a e n la C á m a r a d e C o m e r c io d e B o g o tá y tr a s la d a d a p o r e llo s a e s ta E n tid a d c o n e l n ú m e r o q u e s e in d ic a e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a

s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a E n s u e s c r ito s e ñ a la q u e s u s o c ie d a d e s tá in s c r ita a n te la C á m a r a d e C o m e r c io y q u e s u m a r c a e s tá r e g is tr a d a a n te e s ta S u p e r in te n d e n c ia , p o r lo q u e s e g ú n s u s p a la b r a s " ... n in g ú n te r c e r o p u e d e h a c e r u s o d e la m a r c a p o r tr a ta r s e d e u n d e r e c h o d e p r o p ie d a d in d u s tr ia l" . A r e n g ló n s e g u id o d ic e " S in e m b a r g o , h e m o s o b s e r v a d o q u e a la fe c h a e x is te m á s d e u n c e n te n a r d e e s ta b le c im ie n to s r e g is tr a d o s e n C á m a r a d e C o m e r c io q u e u tiliz a n la m is m a d e n o m in a c ió n " ..." , s itu a c ió n q u e e s tá g e n e r a n d o c o n fu s ió n e n e l m e r c a d o ..." .

m is m a d e n o m in a c ió n " ..." , s itu a c ió n q u e e s tá g e n e r a n d o c o n fu s ió n e n e l m e r c a d o ..." . " T e n ie n d o e n c u e n ta q u e e l a r tíc u lo 3 5 d e l C ó d ig o d e C o m e r c io s e ñ a la q u e : " L a s C á m a r a s d e C o m e r c io s e a b s te n d r á n d e m a tr ic u la r a u n c o m e r c ia n te o e s ta b le c im ie n to d e c o m e r c io c o n e l m is m o n o m b r e d e o tr o y a in s c r ito , m ie n tr a s é s te n o s e a c a n c e la d o p o r o r d e n d e a u to r id a d c o m p e te n te o a s o lic itu d d e q u ie n h a y a o b te n id o la m a tr íc u la " s o lic ita m o s in fo r m a r :"a. ¿Cuáles son los controles que a la fecha adelanta la Cámara de Comercio para dar cumplimiento al artículo 35 mencionado, específicamente con las compañías cuyo nombre son marca registrada? "b. En el caso específico, porqué existen registrados establecimientos de comercio, con la denominación Makro, tales como Makro Inmobiliaria, Almacén

compañías cuyo nombre son marca registrada? "b. En el caso específico, porqué existen registrados establecimientos de comercio, con la denominación Makro, tales como Makro Inmobiliaria, Almacén Makro, Droguería Makro, Makro Autos, Makro Aseos, Ferretería Makro? "c. S i las Cámaras de Comercio están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio cuál es (sic) existe una verificación previa en coordinación con esta entidad que permita confirmar que las solicitudes de registro de establecimientos de comercio no están infringiendo los derechos de propiedad industrial". Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares como la descritas por usted en su comunicación. Sin embargo, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con la razón social de una sociedad, el control de homonimia efectuado por las cámaras de comercio, la protección de los signos distintivos, -entre ellos; la marca, los nombres y las enseñas comerciales -, en materia de propiedad industrial y las acciones legales que se pueden ejercer, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que proceda de la forma que estime pertinente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, ve lar por el cumplimiento de las normas sobre protección del consumidor, protección de la competencia, metrología legal, la protección de datos personales, administrar el sistema nacional de la propiedad

Entidad, entre otras funciones, ve lar por el cumplimiento de las normas sobre protección del consumidor, protección de la competencia, metrología legal, la protección de datos personales, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos re lacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo es tablecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir losasuntos relacionados con l a misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas v lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. "2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. "6. Llevar el registro de los signos distintivos".

De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.

4. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las Cámaras de Comercio Las funciones específicas a cargo de esta Superintendencia frente a las cámaras de comercio, se encuentran señaladas en el Código de Comercio en los artículos 27, 37, 82 y 87 y en el artículo 1, numerales 17, 18, 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011, así: "17. Ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y confederaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar lo relacionado con el registro mercantil. "18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley. "19. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacion adas con el registro único de proponentes."20. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las Cámaras de Comercio".

5. Control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio El artículo 35 del Código de Comercio establece que: "Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o

nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio El artículo 35 del Código de Comercio establece que: "Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro va inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. "En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar la confusión".(Subrayado fuera del texto) En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 determina que: "En la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado". (Resaltado fuera del texto) En este sentido, la función de las cámaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerci ante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra "mismo" como sinónimo de idéntico o igual. (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición.

Mismo: 1. "Idéntico, no otro. 2. "Exactamente igual"). 5.1. Nombre y enseña comercial Frente al nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una

Frente al nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entreotros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".(Negrilla fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento me rcantil del comerciante y qué, aún cuando éste puede coincidir con la razón social -la cual se inscribe como se dijo, en la cámara de comercio - éstos son independientes aún cuando pueden coexistir. Ahora bien, tal como lo establece la Decisión 486 de 2000 en su artículo 191, el derecho sobre el nombre comercial, se adquiere mediante el uso que de él se haga en el comercio. (Código de Comercio, artículos 603 y siguientes). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso

ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros". (Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la decisión 486 de 20Ó0). En este sentido, el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea el único. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20 -IP-97, señaló que: "El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea personal, público, ostensible y continuo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continuidad del uso del nombre comercia l, que reflejen un período de tiempo suficiente para que sea conocido por el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad". De acuerdo con lo anterior, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciale s se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera quetanto su inscripción en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruebas de su uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre

deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y, determinar, con base en las pruebas suministradas, quién tiene mejor derecho sobre aquellos. Tal y como se establece en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3 o, par. 1 o. " Los jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes , dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas v nombres comerciales v los demás relativos a la propiedad industrial gue no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa".(Subrayado fuera del texto) 5.2. Conflictos entre los diferentes signos distintivos Para estos efectos, resulta pertinente, traer a colación lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486j de 2000, cuando define que una marca es " cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado . (...)".(Subrayado fuera del texto) Ahora, de acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, " El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".(Subravado fuera del texto) En este sentido, el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 7 -IP98, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder e l uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca

98, ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder e l uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada: este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular".(Subraya fuera del texto) Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular el derecho a usar la marc a exclusiva y excluyentemente, e n otras palabras, el derecho a usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho a impedir su uso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados.Respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 03 -IP-98, señaló que, el nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada "(...) debe haber sido usado con anteriori dad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tend rán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos v servicios que la marca protege v la actividad que el nombre ampara.(Subrayado fuera del texto)

el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos v servicios que la marca protege v la actividad que el nombre ampara.(Subrayado fuera del texto) De esta forma, para efectos de determinar la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o ense ña comercial, es preciso verificar inicialmente el uso personal, efectivo y real de éstos últimos. 5.3. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos en materia de propiedad industrial, son: a) Acciones administrativas  Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dis puesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.  Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-, b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce antela autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal

indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual "El afectado por actos de compétencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desle al tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno". Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas - Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). - Actos de desc rédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones

prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena".(Ley 256 de 1996, artículo 14). - Actos de desc rédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas; la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.(Ley 256 de 1996, artículo 12)- Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento a/enos".(Ley 256 de 1996, artículo 10) - Explotación de la reputación ajena. El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.(Ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En materia de competencia desleal el demandante podrá solicitar medidas cautelares de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente

de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca , patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos.

6. Respuesta a los interrogantes En conclusión y en respuesta a su consulta atendemos sus preguntas en el mismo orden que fueron formulados, así: "a. ¿Cuáles son los controles que a la fecha adelanta la Cámara de Comercio para dar cumplimiento al artículo 35 mencionado, específicamente con las compañías cuyo nombre son marca registrada?"De conformidad con lo expuesto en el punto 5 de éste escrito, re iteramos, que el control de homonimia que efectúan las cámaras de comercio, en virtud de lo previsto en el artículo 35 del Código de Comercio, se circunscribe a la búsqueda en el aplicativo de la plataforma del Registro Único Empresaria -RUEadministrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -Confecamaras-, respecto al registro de los nombres que sean idénticos.

Por su parte, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el numeral 1.5.3.2 del Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única expedida por esta Superintendencia,

registro de los nombres que sean idénticos. Por su parte, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el numeral 1.5.3.2 del Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única expedida por esta Superintendencia, frente al sistema que implementa la operación del Registro Único Empresarial -RUEpermite efectuar las siguientes verificaciones:"(...) b) Control de homonimia. El sistema de información debe permitir la verificación en el ámbito nacional a que hace referencia el artículo 35 del Código de Comercio. (…) "b. En el caso específico, porqué existen registrados establecimientos de comercio, con la denominación Makro, tales como Makro Inmobiliaria, Almacén Makro, Droguería Makro, Makro Autos, Makro Aseos, Ferretería Makro?" Por tratarse de una situación en particular, esta Oficina no puede emitir opinión o concepto al respecto. "c. Si las Cámaras de Comercio están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio cuál es (sic) existe una verificación previa en coordinación con esta entidad que permita confirmar que las solicitudes de registro de establecimientos de comercio no están infringiendo los derechos de propiedad industrial". En consideración lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial no tiene a su cargo la facultad de "verificar" el control de homonimia. puesto que dicha actividad le corresponde efectuarla a las cámaras de comercio, según los parámetros de las disposiciones precitadas. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Julieth Muñoz

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos