SIC - Concepto 4306

B o g o tá D .C .,

1 0

A s u n t o : R a d ic a c ió n : 1 1 - 1 8 1 0 7 8 - - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0

T r á m ite : 1 1 3

E v e n to : 0

A c tu a c ió n : 4 4 0

F o lio s : 6

R e s p e t a d o ( a ) S e ñ o r ( a ) :

[ D a t o s p e r s o n a le s e lim in a d o s . L e y 1 2 6 6 d e 2 0 0 8 ; L e y 1 5 8 1 d e 2 0 1 2 ]

C o n e l a lc a n c e p r e v is to e n e l a r tíc u lo 2 5 d e l C ó d ig o C o n te n c io s o A d m in is tr a tiv o , d a m o s r e s p u e s ta a s u c o n s u lta r a d ic a d a e n e s ta E n tid a d c o n e l n ú m e r o q u e s e in d ic a e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a

e n e l a s u n to , e n lo s s ig u ie n te s té r m in o s : 1 . O b je t o d e la c o n s u lt a E n s u e s c r ito s o lic ita s e c o n c e p tú e a c e r c a d e la v ia b ilid a d d e l r e g is tr o d e u n a m a r c a ( m ix ta ) , q u e s e g ú n la c e r tific a c ió n s o lic ita d a e x is te u n a n te c e d e n te s im ila r a la e x p r e s ió n c o n la c u a l s e a s p ir a a c tu a lm e n te a l r e g is tr o , q u e s e e n c u e n tr a n e g a d o . S o b r e e l p a r tic u la r , le m a n ife s ta m o s q u e n o e s p o s ib le p a r a la S u p e r in te n d e n c ia d e In d u s tr ia y C o m e r c io p o r m e d io d e u n c o n c e p to p r o n u n c ia r s e r e s p e c to d e s itu a c io n e s p a r tic u la r e s c o m o la s d e s c r ita s e n s u c o m u n ic a c ió n .

p a r tic u la r e s c o m o la s d e s c r ita s e n s u c o m u n ic a c ió n . E n e s te s e n tid o , s e a d v ie r te q u e e n a s u n to s m a r c a r io s le c o r r e s p o n d e a la S u p e r in te n d e n c ia d e In d u s tr ia y C o m e r c io , d e fo r m a p r iv a tiv a c o n c e d e r o n e g a r e l r e g is tr o d e u n a m a r c a p r e v io a n á lis is d e r e g is tr a b ilid a d r e a liz a d o d e a c u e r d o c o n lo e s ta b le c id o e n lo s a r tíc u lo s 1 3 4 , 1 3 5 y 1 3 6 d e la D e c is ió n 4 8 6 d e 2 0 0 0 d e la C o m is ió n d e la C o m u n id a d A n d in a , n o r m a tiv id a d c o m u n ita r ia a p lic a b le e n m a te r ia d e p r o p ie d a d in d u s tr ia l e n C o lo m b ia .Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

in d u s tr ia l e n C o lo m b ia .Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema por usted planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre ot ras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección del consumidor, protección de la competencia, metrología legal, la protección de datos personales, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conf ormidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma "; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

\" (…)

concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \" (…) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\". De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial.3.1. Análisis de registrabilidad de las marcas Para efectos de conceder un registro marcario, la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esta incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional. En efecto, de una parte, la Decisión 486, en su artículo 134, establece los requisitos para que un signo sea registrado como marca, como sigue: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: "a) las palabras o combinación de palabras; "b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; "c) los sonidos y los olores; "d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; "e) la forma de los productos, sus envases o envolturas; "g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores\". De otra parte, la Decisión 486 citada señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así: "No podrán registrarse como marcas los signos que: "a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; "b) carezcan de distintividad; "c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;"d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; "e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; "f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; "g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; "h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; "i) puedan engañar a los medios comerciales o al p úblico, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; "j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; "k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; "I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; "m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las auto ridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de

"m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las auto ridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; "n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; "o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara aproductos o servicios relativos a esa variedad o su us o fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o "p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". A su vez, la mism a decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respec to de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; "b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; "c) sean idénticos o se asemejen a uh lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; "d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el ti tular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; "e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título , hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector

jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título , hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienesfueran declarados sus herederos; "f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; "g) consistan en el nombre de las comun idades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, "h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prest igio del signo; o la dilución dé su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." (Subrayado fuera de texto) Así las cosas, se advierte que en el evento que un signo cuyo registro se vaya ha solicitar genere riesgo de confusión o asociación, -tanto de manera intrínseca como

distintiva o de su valor comercial o publicitario." (Subrayado fuera de texto) Así las cosas, se advierte que en el evento que un signo cuyo registro se vaya ha solicitar genere riesgo de confusión o asociación, -tanto de manera intrínseca como extrínseca (respecto del signo mismo o para proteger al público consumidor, respectivamente) en los términos señalados en las normas arriba transcritas, no podrá registrarse como marca, de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a negar la respectiva solicitud. Reiterando, la concesión del registro de una marca presupone el examen de registrabilidad efectuado por la Dirección de Signos Distintivos de la Entidad, en el que se analiza que la misma n o se encuentra incursa dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad arriba precitadas, en la norma supranacional Andina. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA