SIC - Concepto 514

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-162886- -2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 9 de junio de 2017, en la cual señala:

“(…)

Según lo expuesto, formulo las siguientes preguntas:1. Existen antecedentes de resoluciones proferidas por su Despacho donde se sancionó al opositor a una marca solicitada por actuar temerariamente al formular demanda de oposición contra una marca publicada en Gaceta de Propiedad Industrial?

En caso de existir antecedentes, solicitó se me informe de los expedientes respectivos y las correspondientes resoluciones.

2. Considera la Superintendencia de Industria y Comercio, que la temeridad al formular oposición contra una marca publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, constituye abuso del derecho?

expedientes respectivos y las correspondientes resoluciones.

2. Considera la Superintendencia de Industria y Comercio, que la temeridad al formular oposición contra una marca publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, constituye abuso del derecho?

3. Considera la Administración que la reiteración en presentar oposiciones por parte de una persona específica natural o jurídica, contra las marcas de una misma empresa, las cuales siempre se le declaran infundadas por carecer de fundamento legal, constituye conducta temeraria y por tanto de abuso del derecho?

(…)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOadministrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de

industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. OPOSICIONES TEMERARIAS

Una de las grandes modificaciones implementadas por la Decisión 486 de 2000 en relación con las normas comunitarias que le precedieron, fue la de establecer la posibilidad sancionar “las oposiciones temerarias” siempre y cuando la legislación interna de cada país miembro así lo dispusiera.

Lo anterior, fue establecido en el artículo 146 de la normativa andina citada, así:

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

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fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMONo procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

(Negrilla fuera del texto original)

Sin embargo, la Decisión 486 no estableció parámetro alguno para comprender el alcance del concepto de la oposición temeraria, ni la forma como debía sancionarse tal comportamiento, ni tampoco el procedimiento a seguir para la imposición de la supuesta sanción. Simplemente, dejo en cabeza de cada uno de los ordenamientos jurídicos internos de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones el regular la figura de la oposición temeraria, estableciendo su alcance, procedimiento y sanción respectiva.

En el caso colombiano, las normas que reglamentan la Decisión 486, como es el caso de los Decretos Reglamentarios 2591 de 2000 y 729 de 2012, así como la

y sanción respectiva.

En el caso colombiano, las normas que reglamentan la Decisión 486, como es el caso de los Decretos Reglamentarios 2591 de 2000 y 729 de 2012, así como la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina Competente en materia de Propiedad Industrial), no establecen disposición alguna relacionada con la oposición temeraria ni con la forma o los alcances de una sanción en caso de presentarse la misma.

De igual forma, de la revisión de la normatividad nacional se evidencia que ni en el Código Contencioso Administrativo, ni en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, existe regulación expresa sobre esta materia.

Ahora bien, sobre el presente asunto no podemos dejar de lado el hecho de que en la legislación colombiana existe una regulación frente a las actuaciones temerarias o de mala fe ejecutadas dentro de los procesos judiciales, contemplada está en los artículos 72 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (correspondientes a los artículos 79 y siguientes del actual Código General del Proceso).

Estas conductas regladas en la norma, han sido definidas en la jurisprudencia como:

“La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMObuena fe y, por tanto, ha sido entendida como "la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso." En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción", o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".” 1

A pesar de lo anterior, es importante precisar que la existencia de esta regulación no suple la carencia de legislación respecto a las oposiciones temerarias dado que tal normatividad no es aplicable a lo s trámites de registro marcario, tal y como pasaremos a explicar.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 306 del C.P.A. C.A. establece que los vacíos normativos de dicho código deben llenarse mediante la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General de Proceso), existe

En efecto, si bien es cierto que el artículo 306 del C.P.A. C.A. establece que los vacíos normativos de dicho código deben llenarse mediante la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General de Proceso), existe la condición de que la norma procedimental a apli car “ sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corre spondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ”, disposición igualmente aplicable a las actuaciones administrativas tal y como lo ha entendido la Honorable Corte Const itucional en diferentes fallos 2.

En ese orden de ideas, encontramos que la regulación del Código de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso establece que las partes procesales que han actuado de mala fe o de forma temeraria pueden ser condenados al pago de la indemnización respecto de los perjuicios causados a su contraparte y de las costas del proceso, y ser multados pecuniariamente por el juez de conocimiento.

1 H. Corte Constitucional. Sentencia T-655 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

2 Como referencia se puede consultar los fallos T-600 de 1995, T-948 de 2003 y T-256 de 2007.Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza de las sanciones en mención, resulta claro que las mismas son del todo incompatibles con la naturaleza del procedimiento de registro marcario, en tanto que la Delegatura para la Propiedad Industrial y las Direcciones a su cargo, no cuentan con la facultad legal de reconocer perjuicios, condenar, ni de imponer multas u otra sanción pecuniaria a quienes inicien o hagan parte de la actuación administrativa, dado que dichas atribuciones no fueron

Direcciones a su cargo, no cuentan con la facultad legal de reconocer perjuicios, condenar, ni de imponer multas u otra sanción pecuniaria a quienes inicien o hagan parte de la actuación administrativa, dado que dichas atribuciones no fueron previstas expresamente por el legislador nacional dentro del proceso de registro marcario, a diferencia de lo que ocurre con otras dependencias que hacen parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las que ejercen funciones jurisdiccionales y disciplinarias.

Entonces, tenie ndo presente que por expreso mandato constitucional “ no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento ” (artículo 122), que “los servidores públicos (…) ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento” (artículo 123) y que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones (artículo 6), resulta claro que al carecer de la facultad expresa de reconocer perjuicios causados, de condenar y de imponer multas, la Delegatura para la Propiedad Industrial no puede hacer aplicación de la normas respecto a las actuaciones temerarias o de mala fe en comento, dentro de los trámites que se encuentran a su cargo.

Sin embargo, lo aquí dicho debe ser considerado sin perjuicio del deber legal que pesa sobre la Superintendencia de Industria y Comercio de compulsar copias ante las autoridades disciplinarias correspondientes cuando evidencie que los apoderados de algunas de las partes actúen en contravía de su deber legal de abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley (numeral 16,

las autoridades disciplinarias correspondientes cuando evidencie que los apoderados de algunas de las partes actúen en contravía de su deber legal de abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley (numeral 16, artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado).

En conclusión, al no existir norma especial que regule la materia (oposiciones temerarias), y al no poderse aplicar las mismas sanciones previstas dentro de los procesos judiciales para las actuaciones temerarias y de mala fe en los trámites de registro marcario por ser aquellas incompatibles con la naturaleza de estos últimos, es claro que al menos en lo que respecta a la legislación nacional, la figura de la oposición temeraria carece de regulación y por tanto es inaplicable

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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/!iA MINC0MERCI0

\:!I INDUSTRIA Y TURISMO5. ABUSO DEL DERECHO

Con relación al abuso del derecho, consideramos pertinente presentar a ustedes lo manifestado sobre el tema por parte de la Corte Constitucional, así:

“4.3.2. Abuso del derecho.

Con relación al abuso del derecho, consideramos pertinente presentar a ustedes lo manifestado sobre el tema por parte de la Corte Constitucional, así:

“4.3.2. Abuso del derecho.

(…) el acto ejercido prima facie no es en sí mismo ilegal, pero con su ejecución desconoce derechos de terceros e incluso los fines de la misma sociedad, cuando lo que se busca en realidad es un beneficio desmesurado e injustificado para uno o varios socios logrado bajo una aparente legalidad . En cuanto a este concepto, en la sentencia C-258 de 2013 la Corte hizo la siguiente interpretación:

“(…) En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.

3.7.3. Conclusión

De conformidad con las consideraciones previas, la figura jurídica del abuso del derecho es la otra cara del fraude a la ley, ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución jurídica, el

la ley, ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de una institución jurídica, el abuso del d erecho se mira desde el punto de vista dequien es titular del derecho y puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o desproporcionado. (subraya fuera de texto)

Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica.”3

(Negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se evidencia que quien comete abuso del derecho es aquel que siendo titular legalmente de una prerrogativa, usa la misma en forma inadecuada y desproporcionada para obtener un beneficio injustificado.

Frente al tema, la doctrina ha expresado:

“La jurisprudencia de la Corte Suprema dejó planteado que se configura el abuso del derecho cuando se da una desviación o distorsión del espíritu de los derechos, sea porque se ejercen con la fría intención de causar daño, porque no existe un interés actual y propio, o porque se desarrollan con evidente imprudencia o negligencia , entre otros criterios, como los que se dieron con la expedición de la Constitución de 1991, al adquirir los principios el rango de norma de orden constitucional, hecho que significa que el ejercicio absolutista de los derechos queda proscrito de cualquier área del derecho. Esta situación implica que la teoría del abuso del derecho puede darse en cualquier tipo de relación

principios el rango de norma de orden constitucional, hecho que significa que el ejercicio absolutista de los derechos queda proscrito de cualquier área del derecho. Esta situación implica que la teoría del abuso del derecho puede darse en cualquier tipo de relación jurídica, pública, privada, comercial, laboral, procesal, etc.

En forma general, queda establecido el criterio dominante de la Corte Suprema de Justicia, según el cual se presenta el abuso del derecho cuando:

3 Corte Constitucional. Sentencia C-090 de 2014.1. Un derecho se ejerce con la única intención de causar un daño o sin motivo legítimo, esto es, correctamente en el sentido de la legalidad, pero injustamente ; lo que sucede en los actos propiamente abusivos.

2. Cuando se ejerce de una manera mal dirigida, es decir, distinta de su propia y natural destinación o por fuera de sus límites adecuados.

Casos en los que la intención maliciosa cede su lugar preferentemente a la desviación en el ejercicio del derecho co mo elemento estructural de la culpa, siendo estos los llamados ''actos abusivos.”4 (Negrilla fuera del texto original)

El abuso del derecho se presentara entonces, cuando a pesar de contar con un derecho legítimo y de tener la posibilidad de ejercerlo y protegerlo, se hace uso del mismo para obtener un beneficio injusto o desproporcionado, desfigurando con ello su razón y las finalidades para las cuales fue entregado al particular.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, doctrinas y jurisprudencial en el

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, doctrinas y jurisprudencial en el marco de los interrogan tes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

1. Dado que la figura de la oposición temeraria carece de regulación, no existen a la fecha resoluciones mediante las cuales se haya sancionado este tipo de conducta.

1. Con fundamento en lo expresado anteriormente, considera esta Entidad que la presentación d e una oposición temeraria puede llegar a constituir un evidente abuso del derecho, dado que usando una prerrogativa legamente

4 http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/959/1012obtenida (registro marcario ) se pretende conseguir un beneficio desproporcionado respecto a los alcances del derecho base, e injustificado frente a los terceros dentro del conflicto (solicitante del nuevo registro).

1. Por lo cual, si dentro de la actuación administrativa de registro de marca se usan las oposiciones para dilatar o entorpecer el trámite, y este actuar se enmarca en los conceptos antes expuestos, podemos llegar a afirmar que estamos ante un abuso del derecho por parte del opositor.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey

http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha