SIC - Concepto 5454

Bogotá D.C.,

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Asunto: Radicación: 12-189399- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012]

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Ante el hecho de que una entidad del Estado abrió una convocatoria para obtener del sector privado el mantenimiento y recuperación de un artefacto sobre el cual se obtuvo recientemente patente de modelo, sin convocar al titular de la misma, surgen los siguientes interrogantes: 1. ¿La entidad estatal que adquirió el artefacto patentado puede contratar a otra persona natural o jurídica, que no sea el propietario de la patente, para que realice trabajos de mantenimiento y recuperación de dicho bien?

2. Teniendo en cuenta que por el mantenimiento o recuperación se puede alterar sustancialmente el bien patentado, ¿hasta dónde estaría facultada la entidad estatal para hacer modificaciones, recuperaciones, cambios estructurales y cualquier tipo de modificación, a través de una persona diferente al propietario de la patente? 3. ¿Podría la Superintendencia de Industria y Comercio imponer algún tipo desanción por la infracción a la patente, en caso de contratar a una persona diferente al propietario de la patente? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta

al propietario de la patente? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, principalmente, velar por el cumplimiento de las n ormas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, y ejercer control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones.

En materia de propiedad industrial, mediante el mismo decreto se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir l as solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,

declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. De acuerdo con este escenario de funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio tendría competencia para determinar, en uso de sus facultades jurisdiccionales, si se cometió o no una infrac ción a un derecho de propiedad industrial, pero no por medio de un concepto, ni asesorándolo de manera particular (con lo cual se estaría ante el riesgo de configurar el delito de asesoramiento ilegal descrito en el artículo 421 del Código Penal, Ley 599 d e 2000), sino siguiendo el proceso que la ley ha establecido para tal fin, en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso.Tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C -542 de 2005, en la cual se pronunció sobre la exéqui bilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, "los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.". Por lo tanto, absolveremos su consulta dentro del marco de nuestras facultades y conocimientos como administradora del sistema nacional de la propiedad industrial,

vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.". Por lo tanto, absolveremos su consulta dentro del marco de nuestras facultades y conocimientos como administradora del sistema nacional de la propiedad industrial, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses. 2.1 Derechos conferidos por la patente, sus limitaciones y su agotamiento En la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 152IP-2011 se exponen claramente las facultades conferidas por patente: "De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 5 2 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir qu e un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto

importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe pa ra dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial."Ahora, en la misma deci sión andina, artículos 53 y 54 se establecen ciertos supuestos que no pueden ser prohibidos por el titular en ejercicio de la facultad de exclusión que le otorga la patente, haciendo que haya usos que no requieren autorización del titular y que haya circun stancias en que el derecho del titular de patente se agote. Veamos1: "a) Usos que no requieren autorización del titular (artículo 53): - Usos con fines privados o no comerciales: esta limitación deja fuera del ámbito de protección de la patente cualquier uso del invento en la esfera privada o personal y sin fines de lucro. El uso en el ámbito privado que se realiza con fines comerciales o de lucro no quedaría exceptuado frente a la patente. - Usos con fines experimentales: esta excepción está prevista para permitir a cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la ingeniería inversa, práctica corriente en la industria entre empresas competidoras.

analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la ingeniería inversa, práctica corriente en la industria entre empresas competidoras. Esta excepción atiende uno de los intereses públicos que el sistema de patentes busca promover, cual es el desarrollo y promoción de la ciencia y de la tecnología y opera como un control de la validez de la patente, pues permitiría detectar a terceros una insuficiencia de la divulgación de la invención. - Usos con fines académicos, de enseñanza o de investigación: esta excepción está prevista para realizar uno de los objetivos del sistema de patentes, cual es el facilitar la dif usión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. De manera que las enseñanzas técnicas divulgadas en la patentes deben poderse usar en el contexto de actividades académicas, por ejemplo, universidades y demás centros de enseñanza especializada. Tal actividad no implica una infracción a la patente pues ella no se realiza con un fin industrial o comercial y busca realizar un objetivo de interés público. - actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: - uso de patente que protege material biológico: cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base

1 OMPI/PI/SEM/BOG/02/1inicial para obtener un nuevo material viable, s alvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. b) Agotamiento del derecho (artículo 54)

1. Esta limitación impide que el derecho conferido por la patente se utilice para obstaculizar o bloquear la distribución y el uso de productos patentados después de que el titular de la patent e u otra persona vinculada

b) Agotamiento del derecho (artículo 54)

1. Esta limitación impide que el derecho conferido por la patente se utilice para obstaculizar o bloquear la distribución y el uso de productos patentados después de que el titular de la patent e u otra persona vinculada económicamente a él los ha introducido en el comercio.

2. De manera que con la primera introducción del producto patentado al comercio se agota el derecho conferido por la patente con respecto a ese producto y el titular de la patente no podrá utilizar su derecho para bloquear la distribución de ese producto ni el uso por el consumidor final."

3. Respuesta al cuestionario 3.1 ¿La entidad estatal que adquirió el artefacto patentado puede contratar a otra persona natural o jurídica, que no se a el propietario de la patente, para que realice trabajos de mantenimiento y recuperación de dicho bien?

Respuesta: Teniendo en cuenta que los derechos conferidos por la patente corresponden a los establecidos en el artículo 52 de la Decisión 486 Andina, e ntre los cuales no se encuentra el de impedir a terceras personas realizar el mantenimiento o recuperación del producto o procedimiento patentado, consideramos que el adquirente podrá contratar con personas diferentes al titular de la patente tales procedi mientos, sin obtener consentimiento del titular de la patente, siempre y cuando en el respectivo negocio jurídico no se encuentre prohibida tal contratación. 3.2 Teniendo en cuenta que por el mantenimiento o recuperación se puede alterar sustancialmente el bie n patentado, ¿hasta dónde estaría facultada la entidad estatal para hacer modificaciones, recuperaciones, cambios estructurales y cualquier tipo de modificación, a través de una persona diferente al propietario de la patente?

Respuesta: A diferencia de lo que ocurre en el ámbito normativo que regulan el

entidad estatal para hacer modificaciones, recuperaciones, cambios estructurales y cualquier tipo de modificación, a través de una persona diferente al propietario de la patente?

Respuesta: A diferencia de lo que ocurre en el ámbito normativo que regulan el derecho de autor, donde es claro que uno de sus derechos morales le permite oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación, frente a las invenciones patentadas sólo el artículo 24 de la Decisión 486 Andina, en concordancia con el artículo 4 ter del Convenio de París (que prevé como derechomoral del inventor el de ser mencionado como tal en la patente), dispone que el inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente a oponerse a esta mención, pero no hay norma que le atribuya al titular de la patente o al inventor el derecho a oponerse a la modificación de un ar tefacto inventado e introducido legalmente al comercio.

En este punto es de suma importancia aclarar que la protección jurídica que otorga la propiedad industrial se prodiga a los derechos intelectuales sobre la creación y no al ejemplar creado, en sí mism o considerado. La doctrina ha expresado lo siguiente sobre la diferenciación que en materia de propiedad intelectual debe hacerse entre el bien inmaterial (la creación, el adelanto técnico) que es su objeto de protección y el bien material (el ejemplar de la obra creada, el artefacto en el que se expresa el adelanto técnico) sobre el cual se ejercerían derechos de propiedad sobre bienes reales: "En efecto, la creación puede plasmar materialmente en ejemplares que la

bien material (el ejemplar de la obra creada, el artefacto en el que se expresa el adelanto técnico) sobre el cual se ejercerían derechos de propiedad sobre bienes reales: "En efecto, la creación puede plasmar materialmente en ejemplares que la notifican, manifiestan y permiten un disf rute generalizado. El ejemplar de la creación, es, pues, una cosa apetecible, porque, teniéndolo, cualquier poseedor puede obtener con él el goce intelectual o artístico o la utilidad que la creación proporciona. Pero si lo que se desea es reproducir o mul tiplicar esa creación así plasmada, realizándola en otros ejemplares diferentes, para ello no basta con adquirir y poseer ese ejemplar determinado, toda vez que lo que en cambio no permite el ordenamiento jurídico al dueño de esa cosa material es utilizarl a como pauta o modelo para nuevas materializaciones, porque esa actividad queda reservada exclusivamente al creador. Si lo que se quiere es multiplicar la creación, hay que tener, por tanto, otro bien distinto de cualquiera de sus ejemplares; hay que tener el prototipo de todos ellos, el bien inmaterial apto para ser reproducido, que de ese modo se constituye en un valor autónomo con respecto a las cosas materiales que lo ejemplarizan y pasa a ser estimado como un bien patrimonial, dotado de las dos notas q ue caracterizan a este tipo de bienes, que son su individualidad y su rareza. "2 (Subrayado nuestro) "(...) Por otra parte, y ésta es otra especialidad del derecho de propiedad industrial respecto del derecho de propiedad, hay una especie de bifurcación entre el objeto del derecho de propiedad industrial (el bien material en sí, es decir, la invención patentada en caso de la patente y el signo registrado para

industrial respecto del derecho de propiedad, hay una especie de bifurcación entre el objeto del derecho de propiedad industrial (el bien material en sí, es decir, la invención patentada en caso de la patente y el signo registrado para distinguir el producto o servicio en caso de la marca), de un lado, y los productos resultantes de la puesta en práctica de la invención patentada y los

2 BAYLOS CORROZA, Hermegildo. “Tratado de Derecho Industrial”. Editoral Civitas, Madrid 1978, página 104productos o servicios puestos en el mercado con la marca, de otro. De tal suerte que, mientras el derecho de propiedad industrial dura mientras viva la patente o esté en vigor la marca, y permite a su ti tular seguir introduciendo en el mercado los productos patentados o designado por la marca, en cambio sobre cada uno de los productos concretos introducidos en el mercado con su consentimiento y adquiridos por los terceros se agota el derecho de propiedad industrial, siendo susceptible dicho pro ducto de engendrar un derecho de propiedad a favor del tercero que lo compra. Un ejemplo permitirá aclarar lo que antecede. Supongamos que un laboratorio farmacéutico patenta un medicamento. El derecho de patente confiere al laboratorio, durante los veinte años que dura la patente, el derecho exclusivo de fabricar e introducir en el mercado el medicamento, sin que, por tanto, ningún otro laboratorio pueda ofrecer dicho medicamento. Pues bien, cuando una caja concreta del medicamento patentado es adquirida e n el mercado por un tercero, nace en favor del tercero que compra el medicamento un derecho de propiedad sobre la caja con la medicina, que le permite gozar y disponer de ella como le convenga, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que tal tercero haya

favor del tercero que compra el medicamento un derecho de propiedad sobre la caja con la medicina, que le permite gozar y disponer de ella como le convenga, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que tal tercero haya adquirido el derecho de patente sobre la invención patentada, que sigue estando en poder de su titular y es el que permite a su titular seguir explotando en exclusiva el medicamento, mediante su fabricación y puesta en el mercado."3 Una cosa, entonces , es el adelanto técnico (producto o procedimiento) patentado, definido por las reivindicaciones, sobre el cual se ejercen derechos exclusivos de propiedad industrial, y otra cosa es la máquina, el instrumento o el elemento que se obtiene siguiendo el teno r de las reivindicaciones, que es un bien material del cual puede disponer el titular de la patente mediante contrato de compra venta, por ejemplo, y quien se hace dueño del artefacto tendrá los derechos que le otorga la propiedad sobre bienes reales (Códi go Civil, artículos 665 y 669), pudiendo usarla, conservarla y disponer de ella de manera que no contraríe la ley ni las condiciones pactadas entre las partes. En conclusión, la entidad estatal adquirente del artefacto inventado y patentado puede modificarlo libremente, a menos que en el negocio jurídico se haya pactado algo diverso. 3.3 ¿Podría la Superintendencia de Industria y Comercio imponer algún tipo de sanción por la infracción a la patente, en caso de contratar a una persona diferente al propietario de la patente? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?

3 OTERO LASTRES, José Manuel. “Manual de la Propiedad Industrial” Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y

diferente al propietario de la patente? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir?

3 OTERO LASTRES, José Manuel. “Manual de la Propiedad Industrial” Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2009Respuesta: La Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades administrativas para investigar y sancionar por infracciones de derechos de propiedad industrial. Pero, como se dijo al inicio de este concepto, esta entidad, a partir del 12 de julio de 2012, ejerce facultades jurisdiccionales en materia de propiedad industrial, por lo cual conoce y falla acciones por infracción de derechos de propiedad industrial a l as que hacen referencia los artículos 238 a 244 de la Decisión 486 Andina, que seguirán el proceso verbal sumario cuando las pretensiones sean de mínima cuantía, y el proceso verbal cuando las pretensiones sean de menor v mayor cuantía. Siendo jurisdiccion al el procedimiento, la iniciación de la acción se dará por la presentación de una demanda que reúna todos los requisitos indicados en los artículos 75 y 77 del Código de Procedimiento Civil, y el contenido de la decisión podrá darse en términos previstos en el artículo 241 de la Decisión 486 Andina: (i) declarar la comisión de la infracción, (ii) ordenar el cese de los actos que constituyen la infracción, (iii) ordenar el resarcimiento de daños y perjuicios, (iv) ordenar el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, (v) prohibir la importacioón o exportación de los productos,

los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción, (v) prohibir la importacioón o exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior, (vi) ordenar la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el numeral (iv), en cuyo caso el valor de los bienes se imput ará al importe de la indemnización de daños y perjuicios, (vii) ordenar la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición d ela infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el numeral (iv) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado, (viii) ordenar la publicación d ela sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor. Adicionalmente, podrán decretarse las medi das cautelares en los términos de los artículos 245 y 249 de la Decisión 486 Andina. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronunció así en el proceso 27-IP-2010: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesenservido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los

productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesenservido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Si requiere mayor información sobre el de sarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.qov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos