SIC - Concepto 573

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-306692- -1

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 2 de agosto de 2017 y radicada en nuestra dependencia el 17 de agosto del mismo año, en la cual señala:

“ (…) el solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca? En caso afirmativo, por favor señalelo (s) en la etiqueta o relacione (s) a continuación.Que debo hacer en la transliteración de la marca:

Que debo hacer en la traducción de la marca:

Ítem 4. Reivindicaciones Que debo hacer o que significa en Prioridad por solicitud anterior: Que debo hacer o que significa en prioridad de exposiciones

(…) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Que debo hacer o que significa en Prioridad por solicitud anterior: Que debo hacer o que significa en prioridad de exposiciones

(…) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombr es y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOdepósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. MARCAS

Las marcas, definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tienen la función de que a través de una palabra, imagen,

de denominaciones de origen.

4. MARCAS

Las marcas, definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tienen la función de que a través de una palabra, imagen, sonido, color, letra o demás, le permiten al consumidor o usuario identificar, valorar y diferenciar los productos y servicios de un empresario en particular, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Para obtener la protección de este signo distintivo, la Decisión 486 de 2000 estableció dentro del Título VI “DE LAS MARCAS”, la regulación específica sobre el tema, determinando los medios de adquisición de los derechos, los procedimientos, las formas de protección, etc.

Dentro de dicha legislación, se instauró que el registro de una marca tiene efectos constitutivos1, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Establecido lo anterior, es importante precisar que existen varios tipos de marcas las cuales dependerán de lo que se pretende proteger, así:

Nominativas: Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipografía.

Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin

utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipografía.

Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

1 Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000.Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Co ntienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura), y la protección en este caso se hace sobre el conjunto marcario en su totalidad y no sobre los elementos que lo componente individualmente.2

Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo).

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.

Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

Dada la variedad de tipos marcarios que pueden ser elegidos por el consumidor, es importante precisar que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra, es decir, una sociedad puede tener registrado el nombre de su empresa (nominativa), la figura que los identifica (figurativa) y la combinación del nomb re y de la figura (mixta), generando con ellos una completa protección de los elementos que la distinguen en el mercado.

5. REIVINDICACIONES DE COLORES

La reivindicación de colores consiste en la reclamación que el solicitante de un registro de marca hace sobre la disposición y combinación de colores delimitados por una forma específica.

el mercado.

5. REIVINDICACIONES DE COLORES

La reivindicación de colores consiste en la reclamación que el solicitante de un registro de marca hace sobre la disposición y combinación de colores delimitados por una forma específica.

Tal reivindicación implica que en el evento en que se conceda el r egistro marcario, su titular tiene un derecho de exclusividad sobre tal disposición y combinación, mas no sobre los colores en sí.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002.Ejemplo de ello sería la marca (expediente administrativo No. 00 -089558), en la cual se solicitó la protección de una marca mixta, y se reivindicaron los colores que contiene el signo 3.

6. TRANSLITERACIÓN Y TRADUCCIÓN DE UNA MARCA

La Real Academia de la Lengua Española, ha definido la palabra traducir como:

“Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra.”4

Ejemplo de una traducción sería:

 El lema comercial NUTRE TUS SUEÑOS (expediente administrativo No. 11103447), si se quisiera llevar a un mercado de habla inglesa, se traduciría como “nurture your dreams”.

Ahora bien, la expresión transliterar está definida por la Real Academia de la Lengua

Española como:

“Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signo s de otro.”5

3 4 http://dle.rae.es/?id=aDwgC49 (visitado el 25 de septiembre de 2017).

Española como:

“Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signo s de otro.”5

3 4 http://dle.rae.es/?id=aDwgC49 (visitado el 25 de septiembre de 2017). 5 http://dle.rae.es/?id=aL2j2ff (visitado el 25 de septiembre de 2017).Sobre este tema, el Gerente de Producto de Análisis de Datos, CSPO® en MotionPoint, Eric Watson, expresó:

“Por lo general, las compañías también quieren capturar una similitud fonética con sus marcas en las marcas transliteradas.

Esta complejidad creativa hace que la transliteración de una marca sea una forma de arte. Los mejores eje mplos hacen algo más que presentar un nombre similar fonéticamente para que los residentes locales puedan leer y pronunciar. La buena transliteración tiene en cuenta...

 Los caracteres escritos individuales utilizados en el nombre transliterado

 Y los significados y las características que evocan al ser presentados junto a otros caracteres

... y los combina en un concepto evocativo que tenga impacto a nivel local.

Por ejemplo, "el minorista francés Carrefour utiliza 家乐福 (jiālèfú) como su marca en el mercado chino", escribe Labbrand, una consultora de marca global china. "Estos significa 'hogar/familia -felizafortunado'. La combinación de tres caracteres no solo suena como su nombre en francés, sino que también transmite las calidades deseadas de un supermercado que ofrece productos que mejoran la vida familiar. De forma similar, para la firma automotora alemana BMW, la transliteración 宝马 (bǎomǎ), que significa 'caballo tesoro',

deseadas de un supermercado que ofrece productos que mejoran la vida familiar. De forma similar, para la firma automotora alemana BMW, la transliteración 宝马 (bǎomǎ), que significa 'caballo tesoro', permite inferir correctamente el lujo y la confiabilidad de sus autos".”6

De lo anterior, podemos inferir que la traducción de un contenido, oral o escrito, implica la conversión del mismo de un IDIOMA A OTRO, mientras que la transliteración de un contenido escrito puede entenderse como la conversión de una

6 https://es.motionpoint.com/blog/whats-your-brand-transliteration-strategy/ (visitado el 25 de septiembre de 2017).ESCRITURA A OTRA (por ejemplo, de letras latinas en inglés a caracteres hànzì chinos).

7. PRIORIDAD

El derecho de prioridad está basado en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y en él se establecen dos vertientes:

7.1. Prioridad por solicitud anterior

Puede definirse como el derecho que tiene un solicitante para que con base a la fecha de la primera solicitud en uno de los Estados contratantes del Convenio, disponga de un periodo para solicitar la protección en otros Estados contratantes a través de solicitudes posteriores, en las cuales se invocará prioridad respecto de la primera solicitud.

Lo anterior, tendrá como resultado que las solicitudes posteriores se consideren como “presentadas” en la fecha de la solicitud inicial y con base en la cual se invoca la prioridad, primando estas sobres las solicitudes presentadas por otros en el periodo intermedio entre la solicitud primigenia y las posteriores.

Respecto a este tema, l a Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 9 lo siguiente:

periodo intermedio entre la solicitud primigenia y las posteriores.

Respecto a este tema, l a Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 9 lo siguiente:

“Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacio nal competente del mismo PaísMiembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anteri or con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que res ulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses p ara las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,

b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.”

En este caso, la principal ventaja que se ofrece al solicitante es la de disponer de un plazo para decidir en qué países de sea reclamar protección sin necesidad de tener que presentar todas las solicitudes al mismo tiempo.

7.2. Prioridad de exposiciones

Esta prioridad, se define como la facultad que se tiene para, luego de haber presentado una marca en una exposición reconocida oficialmente , presentar la solicitud de registro de la misma dentro de un periodo definido por la norma, invocando la prioridad de la exposición, para que le sea tenida la fecha de exhibición como la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Ello, tendrá como resultado que si un tercero pretende luego de ver la exposición apropiarse del signo, tenga prioridad el real titular de la marca al momento de solicitar su registro frente a aquel.Respecto a este tema, la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

“Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.”

En este caso, el titular no perderá derecho alguno sobre su marca a pesar de colocarla en conocimiento del público con anterioridad a obtener el registro.

8. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

8.1. Cuando el solicitante de una registro de marca haya diseñado su signo con unos colores específicos, y sean estos una característica que quiere proteger, podrá reivindicar estos colores expresando en la solicitud cuales son y en que parte del logo se encuentra cada uno de ellos.

Lo anterior, se puede hacer presentando la reproducción de la marca a color y señalando en ella el nombre de cada uno, o describiendo ello en un texto y presentando la reproducción del signo a proteger.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO8.2. La transliteración de la marca es una figura que se presenta cuando el titular de un signo pretende pasar el texto de su logo de un tipo de escritura a otro.

Por lo cual, si la situación del solicitante no es esta, no tendría la necesidad de transliterar su marca.

8.3. Por otro lado, la traducción de una marca es una figura que pretende convertir una expresión de un idioma a otro.

Al igual que en el punto anterior, es el solicitante el que debe decidir si traduce o no su signo.

8.4. La prioridad por solicitud anterior se presenta cuando una persona solicita un registro en un país miembro del Convenio mencionado, y quiere extender esa fecha de presentación inicial a otros países donde también pretende proteger su signo. En este caso, si el solicitante lo hace dentro del plazo establecido en la norma, podrá invocar la figura de la prioridad.

En caso de que no se quiera usar esa figura o la solicitud solo se vaya a presentar en un solo país, no se hace necesario invocar esta prioridad.

plazo establecido en la norma, podrá invocar la figura de la prioridad.

En caso de que no se quiera usar esa figura o la solicitud solo se vaya a presentar en un solo país, no se hace necesario invocar esta prioridad.

8.5. Ahora bien, la prioridad por exposiciones se presenta cuando el solicitante, previamente a presentar la solicitud de registro, exhibe en una exposición reconocida oficialmente su signo sin que ello afecte la posterior solicitud de protección. En este caso, si se solicita la marca dentro del plazo fijado en la norma, el titular podrá invocar la fecha de exhibición como la fecha de presentación de su solicitud.

Al igual que en el punto anterior, es el solicitante el que debe decidir si invoca o no esta figura.

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOFinalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha