SIC - Concepto 576

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-309011- -1

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 11 de agosto de 2017 y radicada en nuestra dependencia el 23 de agosto del mismo año, en la cual señala:

“ (…) El presente derecho de petición tiene como objeto conocer si en Colombia se han concedido registro de marcas tridimensionales, en cuyo trámite se haya invocado, probado ydeclarado la distintividad adquirida de las mismas por parte de esa Superintendencia.

De ser el caso, agradezco remitir la información completa y detallada sobre cada uno de estos casos, como lo es número de expediente, número de certificación, clase, titular y número de resolución(es).

En caso contrario, por favor también hacerme saber que a la fecha nunca se ha concedido el registro de una marca tridimensional

detallada sobre cada uno de estos casos, como lo es número de expediente, número de certificación, clase, titular y número de resolución(es).

En caso contrario, por favor también hacerme saber que a la fecha nunca se ha concedido el registro de una marca tridimensional por vía de distintividad adquirida. (…) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vist a, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el regist ro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los

y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOdepósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. MARCAS

Las marcas, definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tienen la función de que a través de una palabra, imagen, sonido, color, letra o demás, le permiten al consumidor o usuario identificar, valorar y diferenciar los productos y servicios de un empresario en particular, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Para obtener la protección de este signo distintivo, la Decisión 486 de 2000 estableció dentro del Título VI “DE LAS MARCAS”, la regulación específica sobre el tema, determinando los medios de adquisición de los derechos, los procedimientos, las formas de protección, etc.

Dentro de dicha legislación, se instauró que el registro de una marca tiene efectos constitutivos1, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Establecido lo anterior, es importante precisar que existen varios tipos de marcas

Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Establecido lo anterior, es importante precisar que existen varios tipos de marcas las cuales dependerán de lo que se pretende proteger, así:

Nominativas: Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipografía.

Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

1 Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000.Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura), y la protección en este caso se hace sobre el conjunto marcario en su totalidad y no sobre los elementos que lo componente individualmente.2

Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo).

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.

Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

Dada la variedad de tipos marcarios que pueden ser elegidos por el consumidor, es importante precisar que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra, es decir, una sociedad puede tener registrado el nombr e de su empresa (nominativa), la figura

importante precisar que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra, es decir, una sociedad puede tener registrado el nombr e de su empresa (nominativa), la figura que los identifica (figurativa) y la combinación del nombre y de la figura (mixta), generando con ellos una completa protección de los elementos que la distinguen en el mercado.

5. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales son aquellas que ocupan las tres dimensiones del espacio, y que no solo son perceptibles por el sentido de la vista, sino además por el del tacto, es decir, que poseen volumen y que ocupan por sí misma un espacio determinado.

Sus características son tan peculiares que es necesario clasificarlas como independientes de las marcas denominativas, figurativas y mixtas.3

Tradicionalmente, se ha sostenido que las marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto a identificar no tendrían en principio la vocación para indicar

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2016.el origen empresarial de éste y el consumidor no podría separar el signo del producto mismo.

Por ello, la norma andina permite el registro de marcas tridimensionales que consistan en la forma del producto a identificar si éste presenta características arbitrarias que logren que sea catalogado como inusual; es decir, que le permitan al consumidor reconocer el producto por dichas características y, en consecuencia, le atribuya un origen empresarial determinado.

De lo anterior, se entiende que un signo tridimensional podrá ser registrado como marca si la representación del mismo permite concluir que su forma no es la usual

consumidor reconocer el producto por dichas características y, en consecuencia, le atribuya un origen empresarial determinado.

De lo anterior, se entiende que un signo tridimensional podrá ser registrado como marca si la representación del mismo permite concluir que su forma no es la usual del producto, de suerte que generará en la mente del consumidor una impresión diferente a la que le despiertan los productos "tradicionalmente" ofrecidos en el mercado, y le permitirá también al consumidor atribuirle un origen empresarial singular, de manera que podrá recordarlo para propósitos de repetir la compra o inhibirse de ella.

6. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

La Decisión 486 establece en sus artículos 135 y 136, dos conjuntos de causales de irregistrabilidad que buscan prohibir el registro como marca de aquellos signos que encajen en los supuestos de hecho previstos en dichas normas.

Las causales del artículo 135 se conocen como “ causales absolutas” de irregistrabilidad, debido a que, o no pueden constituirse en marca, o la normatividad en forma expresa consideró que no pueden ser apropiados en exclusiva por una persona o empresa.

Por otro lado, las causales del artículo 136 se conocen como “causales relativas” de irregistrabilidad, en la medida en que cumpliendo los requisitos para ser marca, el signo no puede ser apropiado porque afectaría los derechos de terceros.

Para el presente caso, se hace necesario referirnos a las causales absolutas de irregistrabilidad, las cuales se pueden dividir en los siguientes grupos:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Para el presente caso, se hace necesario referirnos a las causales absolutas de irregistrabilidad, las cuales se pueden dividir en los siguientes grupos:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMOI.

Literal a): Se deriva del hecho de que el signo solicitado a registro no pueda constituir marca conforme a los elementos esenciales de la definición que de ella tiene el artículo 134.

II. Literales b), c), e), f), g) y h): Hacen, en principio, que un signo sea absolutamente irregistrable cuando éste no pueda ser marca, en la medida que no lograría que el consumidor le pudiera atribuir al producto o servicio un origen empresarial y/o resultaría de necesaria utilización por los empresarios del respectivo sector para referirse a o presentar sus productos o servicios.

III. Literales i), j), k), l) y n): Se fundamentan en la prohibición de engañar a los consumidores, de suerte que el registro marcario no podría legitimar, dicha conducta.

IV. Literales d) y o): Tienen como objeto impedir que se perpetúen otros

los consumidores, de suerte que el registro marcario no podría legitimar, dicha conducta.

IV. Literales d) y o): Tienen como objeto impedir que se perpetúen otros derechos de propiedad industrial qué están llamados a expirar y cuya potencial protección indefinida en el tiempo por la vía del registro marcario (dado el sistema de renovación de registro) , obstaculice el acceso a la tecnología o variedades vegetales.

V. Literales m) y p): El legislador, siguiendo el Convenio de París, protegió los símbolos patrios y oficiales, de manera preventiva, prohibiendo que sean apropiados como marca. De igual forma, tampoco podrán ser la representación de un legítimo derecho otorgado por el mismo Estado, aquéllos que sean contrario a la ley, a la moral o al orden público.

Sin embargo, aun dentro de las llamadas causales absolutas existen excepciones , y en consecuencia, hay signos que en principio se encuentran impedidos para ser registrados por carecer de aptitud distintiva pero que pueden llegar a adquirirla por su uso intenso y llegar a ser registrados, y otros signos que aunque pudieran estar en igual situación, no han sido incluidos por el legislador en dicha excepción. En efecto, el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 establece que:

"(...) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

que:

"(...) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcausante lo hubiese estado usando constantemente el país miembro, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido distintividad respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

Como se puede observar, el legislador ha incluido una excepción a la absoluta irregistrabilidad de un grupo de signos, que t ienen en común no ser originalmente distintivos, pero que por virtud de un uso intenso en el mercado por parte de un empresario en particular, el público consumidor podría de manera inequívoca atribuirle un origen empresarial4.

De esta manera, los signos que en principio no tienen aptitud distintiva, o que son genéricos, o designaciones usuales en el lenguaje corriente del país o descriptivos o que consistan en un color no delimitado por una forma específica, podrán acceder

De esta manera, los signos que en principio no tienen aptitud distintiva, o que son genéricos, o designaciones usuales en el lenguaje corriente del país o descriptivos o que consistan en un color no delimitado por una forma específica, podrán acceder al registro si se dan las condi ciones dispuestas en e l inciso final del artículo 135 relativo a la distintividad adquirida en materia marcaría.

En cambio, dicha posibilidad NO ha sido dispuesta para ningún otro tipo de signos, entre ellos, las formas de los productos o sus envases, o las formas de los productos o sus envases dictadas por funciones técnicas, así por virtud de su uso intenso el consumidor les atribuya un origen empresarial, dada la expresa exclusión efectuada en la norma andina.

7. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden co nstitucional, legal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

En concordancia con todo lo presentado y de acuerdo a su consulta, nos permitimos indicar que a la fecha no existe ni nguna marca tridimensional que haya sido concedida por la vía de la distintividad adquirida. Lo anterior, en la medida en que la figura de la distintividad adquirida fue expresamente designada en exclusiva para los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135.

4 Figura conocida como DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.Razón por la cual, las formas tridimensionales que consisten en la forma usual de los productos o de sus envases no son susceptibles de ser registradas , ni siquiera

4 Figura conocida como DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.Razón por la cual, las formas tridimensionales que consisten en la forma usual de los productos o de sus envases no son susceptibles de ser registradas , ni siquiera si han adquirido distintividad en virtud de su uso (distintividad adquirida), dada la expresa exclusión del legislador en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el enten dido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha