SIC - Concepto 583

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-316663- -1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 30 de agosto de 2017 y radicada en nuestra dependencia en la misma fecha, en la cual señala:

“(…) 1. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido algún concepto en el cual haya manifestado que unregistro de una marca internacional no se puede extender a Colombia cuando la solicitud o registro de base es una marca colombiana?

En caso afirmativo, por favor informar los números de radicación o allegar copia de los conceptos emitidos en tal sentido.

En caso de no haberse emitido concepto alguno en ese sentido, por favor indicar si el evento hipotético arriba descrito, en la práctica es posible, y cuál es el fundamento de la respuesta. (…)

En caso de no haberse emitido concepto alguno en ese sentido, por favor indicar si el evento hipotético arriba descrito, en la práctica es posible, y cuál es el fundamento de la respuesta. (…) (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

fiSUPERINTENDENCIA

Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOdepósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

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4. SISTEMA DE MADRID

En materia marcaria se aplica el principio de territorialidad, es decir, que los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. Por tanto, para tener derechos marcarios en más de un país, es necesario solicitar el registro de la misma en todas las jurisdi cciones donde se pretenda hacer valer.

Pese a lo anterior, eventualmente, y de acuerdo al cumplimiento de ciertas condiciones, es posible solicitar la extensión del registro de una marca que esté registrada en un país parte del Sistema de Madrid, para que tenga efectos en Colombia. La Doctrina ha explicado al respecto:

“El registro nacional que se haga de la marca es válido únicamente en el territorio donde fue concedido. [... ] para que podamos acudir a un registro Internacional es necesario acogerse al Sistema de Madrid, que permite que la marca quede protegida en varios o en todos los Estados miembros. En cualquier caso, el Sistema tiene como condición que la marca esté registrada en el Estado donde se hace la solicitud. La única excepción a este principio la constituyen las marcas notorias que, por ser marcas difundidas de forma amplia entre los consumidores y los canales de distribución, están protegidas sin necesidad de un registro (…)” 1

El denominado Sistema de Madrid, es un tratado internacional compuesto por el

notorias que, por ser marcas difundidas de forma amplia entre los consumidores y los canales de distribución, están protegidas sin necesidad de un registro (…)” 1

El denominado Sistema de Madrid, es un tratado internacional compuesto por el Arreglo de Madrid de 1891 y por el Protocolo de Madrid de 1989. Con este sistema, se permite que por medio de un único registro 2, queden protegidas las marcas en

1 Rodolfo Lizarazu Montoya. "Manual de propiedad industrial". Bogotá: Legis, 2014. Pg. 38.

2 Realizado en un solo idioma (español, francés e inglés).los Estados miembros escogidos por el solicitante, tras el pago de las tasas que señale cada país en una única moneda, simplificando con ello el registro de las marcas.

Al respecto, la Doctrina ha expresado:

"En relación con los dos tratados que conforman el Sistema de Madrid debe precisarse que ellos no crean un derecho único a nivel internacional y que no unifican el derecho de marcas de los países [...], sino que instituyen un procedimiento único de registro, válido en los países que son parte en el tratado y que han sido designados por el interesado, lo que conduce a la obtención de derechos nacionales en cada uno de ellos." 3

El punto de partida para hacer uso de dichas facilidades, es solicitar o registrar una marca en alguno de los países parte del Sistema de Madrid. Só lo puede presentar la solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que esté vinculada, mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad, con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo.

Una v ez se cuenta con dicho registro o solicitud, el cual se denomina base, es

jurídica que esté vinculada, mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad, con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo.

Una v ez se cuenta con dicho registro o solicitud, el cual se denomina base, es posible solicitar la extensión de la misma, esto es, la protección en otro u otros países parte del Sistema. Al respecto, Rodolfo Lizarazu Montoya ha explicado:

"La condición para p edir la marca internacional es que la misma se encuentre solicitada o registrada en el país de origen, en lo que se denomina registro base o solicitud base. En Colombia, el solicitante debe pagar a la SIC una tasa por concepto de transmisión de la solicitud a la Oficina Internacional, con independencia de las tasas que correspondan a los demás países escogidos para el registro." 4

3 Juan David Castro García. "La Propiedad Industrial". Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009. Pg. 179.

4 Rodolfo Lizarazu Montoya. "Manual de propiedad industrial". Bogotá: Legis, 2014. Pg. 31.A pesar de obtenerse como resultado un registro internacional, cada país designado se reserva el derecho de conceder o negar la protección de una marca. Dicho registro, tiene una duración de diez (10) años, prorrogables indefinidamente5.

Con el Protocolo de Madrid es posible administrar de manera unificada el registro de la marca en todos los países donde se solicitó la protección, tal y como lo explica en su texto Juan David Castro García:

"Otras ventajas del Sistema son el hecho de que las modificaciones posteriores al registro, como el cambio del nombre del titular de la marca o su dirección, o un cambio en la lista de productos o servicios designados por la marca, se pueden hacer a través de un solo trámite.

"Otras ventajas del Sistema son el hecho de que las modificaciones posteriores al registro, como el cambio del nombre del titular de la marca o su dirección, o un cambio en la lista de productos o servicios designados por la marca, se pueden hacer a través de un solo trámite. También, que todas las marcas derivadas del registro internacional tienen una misma fecha de vencimiento y se pueden renovar de manera conjunta en un solo trámite. Además, una vez iniciado el trámite del registro en diversos países el interesado no está obligado a esperar una respuesta positiva de aceptación sino que el Sistema prevé un plazo (de 12 meses en el arreglo y de 18 en el protocolo) dentro del cual el país interesado debe manifestar su rechazo." 6

Este sistema en la actualidad, se encuentra vigente en nuestro territorio y est á siendo utilizado por los diferentes actores de la propiedad industrial para obtener registros internacionales para sus signos.

5. SUSTITUCIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL O REGIONAL POR UN

REGISTRO INTERNACIONAL

Dado el contenido de su consulta, nos permi timos traer a colación lo ordenado en el Protocolo de Madrid en su artículo 4bis:

5 Durante los cinco (5) primeros años, la marca internacional sigue la suerte de la marca nacional, así que, si ésta es anulada, aquella también lo será.

6 Juan David Castro García. "La Propiedad Industrial". Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009. Pg. 179.“Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

1. Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al

internacional

1. Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último, a condición de que

1. la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2),

1. todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte

Contratante,

1. la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

1. Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a tomar nota, en su registro, del registro internacional.”

Este caso especificó que trae el Sistema de Madrid, solo será aplicable cuando ya exista un registro nacional o regional y se pretenda que este sea sustituido por el registro internacional obtenido.

Para que surta efectos esta sustitución, se deberá dar cumplimiento a la Regla 21 del Reglamento Común del Arreglo d e Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 1 de julio de 2017).

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Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a e ste punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

El Sistema de Madrid, ofrece a los propietari os de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional (para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma, con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y sin la necesidad de que se tenga un agente local en los países designados para la solicitud.

La solicitud de registro internacional requiere como primer paso que el sol icitante cuente con un registro o solicitud en la oficina de origen, el cual ha sido denominado por la norma como REGISTRO O SOLICITUD BASE. Este, como su nombre lo

solicitud.

La solicitud de registro internacional requiere como primer paso que el sol icitante cuente con un registro o solicitud en la oficina de origen, el cual ha sido denominado por la norma como REGISTRO O SOLICITUD BASE. Este, como su nombre lo indica, será la base para iniciar el trámite y solicitar la extensión de la protección a otras latitudes, por lo cual se hace innecesario solicitar una extensión al mismo país de origen dado que en este ya se encuentra presentada la solicitud de registro.

Ahora bien, puede presentarse el caso en que el solicitante de un registro internacional ya tenga registrada su marca en cierto país, y que luego obtenga el registro internacional mediante el uso del Sistema de Madrid, caso en el cual, la normatividad le otorga la posibilidad de SUSTITUIR el registro nacional por el internacional, dándole cum plimiento a lo ordenado en el Protocolo y en el Reglamento Común del Arreglo, siempre que el registro nacional a sustituir sea de un país diferente a donde se originó el registro o solicitud base.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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