SIC - Concepto 594

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-326550- -1

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted presentada ante esta Entidad a través de su comunicación radicada en nuestra dependencia el día 11 de septiembre de 2017, en la cual se señala:

“ANTECEDENTES:

1-EL señor JOSE AMABLE FROMETA PERAZA , es titular en Colombia del registro de marca BILLO S CARACAS BOYSORQUESTA en la clase 41 y el nombre comercial mixto BILLOS en las clases 9.35 y 41.

2-EI señor JOSE AMABLE PROMETA PERAZA es el hijo menor del maestro BILLO (q e p d) y actual director musical de la anterior agrupación musical BILLO S CARACAS BO YS, agrupación que es conocida en Venezuela y Colombia.

3-Algunos ex cantantes constituyeron una agrupación musical

del maestro BILLO (q e p d) y actual director musical de la anterior agrupación musical BILLO S CARACAS BO YS, agrupación que es conocida en Venezuela y Colombia.

3-Algunos ex cantantes constituyeron una agrupación musical denominada LAS VOCES DE BILLO HOY , que dicha agrupación interpreta el repertorio musical de la anterior agrupación, y con el anterior nombre puede inducir a error o confusión al consumidor ya que el anterior nombre evoca o ilustra que los integrantes de la agrupación musical LAS VOCES DE BILLO HOY , son las voces del maestro billo hoy cuando no lo solo son. Así mismo nombre trata de asemejarse a la marca registrada BILLO S CARACAS BOYS,

BILLO S CARACAS BOYS

LAS VOCES DE BILLO HOY

Como se observa el nombre LAS VOCES DE BILLO HOY toma la expresión BILLO S y suprimen la letra S, expresión que hace parte esencial de la marca BILLO S CARACAS BOYS ORQUESTA y del nombre comercial mixto BILLO S . Así mismo su parte final la expresión HOY trata de asemejarse a la expresión registrada BOYS

CONCEPTO:

La agrupación musical orquesta LAS VOCES DE BILLO HOY es semejante o induce a confusión al consumidor respecto a la marca registrada y vigente BILLO S CARACAS BOYS ORQUESTA. (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA

registrada y vigente BILLO S CARACAS BOYS ORQUESTA. (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asistela facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMO(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. NOMBRE COMERCIAL, ENSEÑA COMERCIAL Y MARCA

Los conceptos de nombre comercial, enseña comercial y marca todos hacen referencia a bienes inmateriales, sin embargo, cada uno tiene características propias.

4.1. Nombre y enseña comercial

En primer lugar los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOotra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.”

Por otro lado, la enseña comercial ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera:

“La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984,

se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).”

En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho

Tribunal ha considerado:

“Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa).

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOde esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso número 75-IP-2012 ha manifestado:

“Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes:

‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’.

En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o

sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al públic o consumidor a error.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombreo cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con ante rioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.”

Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre

provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.”

Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial.

4.2. Marca

Las marcas, definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tienen la función de que a través de una palabra, imagen, sonido, color, letra o demás, le permiten al consumidor o usuario identificar, valorar y diferenciar los productos y servicios de un empresario en particular, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.Para obtener la protección de este signo distintivo, la Decisión 486 de 2000 estableció dentro del Título VI “DE LAS MARCAS”, la regulación específica sobre el tema, determinando los medios de adquisición de los derechos, los procedimientos, las formas de protección, etc.

Dentro de dicha legislación, se instauró que el registro de una marca tiene efectos

tema, determinando los medios de adquisición de los derechos, los procedimientos, las formas de protección, etc.

Dentro de dicha legislación, se instauró que el registro de una marca tiene efectos constitutivos1, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca.

Establecido lo anterior , es importante precisar que existen varios tipos de marcas las cuales dependerán de lo que se pretende proteger, así:

Nominativas: Consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipografía.

Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica (dibujo) del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo

(letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura), y la protección en este caso se hace sobre el conjunto marcario en su totalidad y no sobre los elementos que lo componente individualmente.2

Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.

Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente.

Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

1 Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002.De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

Dada la variedad de tipos marcarios que pueden ser elegidos por el consumidor, es importante precisar que se puede obtener protección para una empresa con diferentes tipos de marcas, sin que una excluya la solicitud de la otra, es decir, una sociedad puede tener registrado el nombre de su empresa (nominativa), la figura que los identifica (figurativa) y la combinación del nombre y de la figura (mixta), generando con ellos una completa protección de los elementos que la distinguen en el mercado.

Ahora bien, obtenido el registro de una marca, es importante precisar que los derechos otorgados al titular del mismo fueron consagrados en el artículo 155 de la norma andina, el cual expresa:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los

registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOd) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado.

5. COTEJO MARCARIO ENTRE SIGNOS PARA DETERMINAR

CONFUNDIBILIDAD

Para realizar el cotejo marcario, es necesario que se cumplan los criterios establecidos por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales podemos analizar así:

“El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación d e

Para realizar el cotejo marcario, es necesario que se cumplan los criterios establecidos por el Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales podemos analizar así:

“El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación d e los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOen la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”3

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 190-IP-2013.Aplicando lo establecido por el Honorable Tribunal Andino, se deben observar los signos que se pretenden cotejar y determinar si existe:



3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 190-IP-2013.Aplicando lo establecido por el Honorable Tribunal Andino, se deben observar los signos que se pretenden cotejar y determinar si existe:

 Similitudes ortográficas.  Similitudes fonéticas.  Similitudes visuales.  Similitudes conceptuales.

Superada esta etapa y encontrando que existen similitudes entre los signos, se debe proceder a realizar un estudio de la clases que cada uno identifica para determinar si existe o no “conexidad competitiva” entre ellas.

6. CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A

IDENTIFICAR POR CADA UNO DE LOS SIGNOS

Punto importante en todo cotejo marcario es el que se relaciona con las clases a las cuales pertenecen los signos puestos en confrontación. Para obtener un análisis completo y en cumplimiento de la normatividad andina y sus interpretaciones, presentamos los criterios establecidos por el TJCA para establecer si los elementos comprendidos por una marca son conexos competitivamente con los incluidos en otra:

“Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios;

clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOde tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la ma rca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se

criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la ma rca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, c oncurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.”4

Si se establece que además de ser similares los signos tienen conexidad competitiva, no será posible la coexist encia pacífica entre los mismos pues se podría colocar al consumidor en riesgo de confusión o de asociación al momento de adquirir los bienes o servicios.

7. RIESGO DE CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR

El riesgo de confusión entre los signos se hace evidente si ellas presentan un alto grado de similitud y pertenecen a la misma clasificación internacional o existe conexidad competitiva. Sobre esto, la jurisprudencia ha expresado:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya q ue no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquir