SIC - Concepto 598

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-331040- -1

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted presentada ante esta Entidad a través de su comunicación radicada el día 15 de septiembre de 2017 en nuestra dependencia, en la cual se señala:“ (…) Navegando por internet me encuentro con una compañía con el nombre “Wayuu”, cuyo enlace les comparto a continuación:

https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/4/EU012027603

Esta compañía ha registrado este nombre dentro de la Unión Europea según entiendo.

El área de productos comprende bolsos, zapatos, textiles, etc. Entiendo que las ideas a imprimir en los textiles vienen de la cultura Wayuu. Por lo tanto nace la inquietud si esta compañía tiene el derecho legal de utilizar no solo el nombre Wayuu sino

El área de productos comprende bolsos, zapatos, textiles, etc. Entiendo que las ideas a imprimir en los textiles vienen de la cultura Wayuu. Por lo tanto nace la inquietud si esta compañía tiene el derecho legal de utilizar no solo el nombre Wayuu sino también la idea original pues dus diseños vienen de allí (…). (Sic)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOAhora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombr es y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombr es y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.

5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen.

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administrar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de

industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen, para lo cual se debe llevar a cabo el procedimiento previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

4. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las indicaciones geográficas abarcan, en el sentido de la Decisión 486 de 2000, en el Título XII, tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de origen, es decir que la legislación Andina le otorgó a esta expresión el significado más amplio posible, adoptando la terminología que tradicionalmente se aplica en Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOlos tratados administrados por la OMPI 1, como el Acuerdo sobre los ADPIC 2, en cuyo artículo 22.1 se definen las indicaciones geográficas como:

"(...) las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

Determinada la generalidad, procederemos a evaluar tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia.

5. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La denominación de origen, de acuerdo al artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se puede definir como:

“Artículo 201. - Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

1 OMPI. Tratados administrados por la OMPI, que estipulan la protección de las indicaciones geográficas. "Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, es pecialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

Fuente: www.wipo.int

.

2 Mediante la Ley 170 de 1994, Colombia adhirió a la OMC, entre cuyos anexos se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).De lo anterior podemos inferir, que la denominación de origen corresponde al nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o una región o de un lugar determinado, que designe un producto que por ser originario de dicha región y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, tiene unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

En otras palabras, la declaración de protección de una denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto

unas características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos.

En otras palabras, la declaración de protección de una denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas calidades o características especiales gracias a su origen geográfico y a sus factores humanos, y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo.

6. INDICACIONES DE PROCEDENCIA

De conformidad con la normativa andina, artículo 221 de la Decisión 486, " se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado".

La Decisión 486 de 2000, ha estipulado las siguientes reglas en relación con su uso:

“Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.”

“Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

sobre los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOo lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.”

Se infiere entonces, que las indicaciones de procedencia orientan al consumidor hacia el origen geográfico de los productos con el fin de que estos no sean inducidos a error o engaño, por lo tanto, dicha información debe caracterizarse por ser veraz.

7. DENOMINACIONES DE ORIGEN COLOMBIANAS ACTUALMENTE

PROTEGIDAS

Las Denominaciones de Origen colombianas que han sido protegidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de la Propiedad Industrial en nuestro país, respecto a productos artesanales son las siguientes:

 Tejeduría San Jacinto

 Tejeduría Zenú

 Tejeduría Wayuú

Industrial en nuestro país, respecto a productos artesanales son las siguientes:

 Tejeduría San Jacinto

 Tejeduría Zenú

 Tejeduría Wayuú

 Sombrero Aguadeño

 Sombreros de Sandoná

 Sombrero Suaza

 Cerámica del Carmen de Viboral

 Cerámica Artesanal de Ráquira Colombia

 Cestería en Rollo de Guacamayas

 Mopa Mopa Barniz de Pasto

 Chiva de Pitalito Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO8. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LOS REGISTROS

MARCARIOS

El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado, entre otros, por el principio de la territorialidad, el cual establece en forma clara y precisa que los derechos otorgados con el registro de una marca serán oponibles en forma exclusiva al territorio donde fueron concedidos.

por el principio de la territorialidad, el cual establece en forma clara y precisa que los derechos otorgados con el registro de una marca serán oponibles en forma exclusiva al territorio donde fueron concedidos.

Respecto al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado el Proceso No. 94-IP-2013:

“De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros están delimitados al país en que se conceden los respectivos registros.

En armonía con lo indicado, la doctrina ha señalado que “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

En efecto, el derecho sobre una marca se obtiene mediante el respectivo registro ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Perú y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.”

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA

Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia), y se extiende, en principio, en virtud del principio de territorialidad, únicamente al territorio nacional en donde se obtuvo el registro.”

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMONo obstante a lo expuesto, existen excepciones al principio de territorialidad las cuales se centran en dos clases: la oposición por marca notoria no registrada en el país dentro del cual se solicita la marca, la cual en virtud de las características de este tipo de registro marcario y su difusión en el sector al que pertenece (pertinente), permite oponerse a la solicitud a pesar de no tener registro en dicho país; y las oposiciones con fundamento en norma andina o en acuerdo internacional suscrito por Colombia, las cuales permiten que en virtud de los acuerdos internacionales suscritos, se presente oposición a la solicitud a pesar de no tener registro en el país en que se solicita el signo.

Sobre el tema, la jurisprudencia enunciada ha expresado:

suscritos, se presente oposición a la solicitud a pesar de no tener registro en el país en que se solicita el signo.

Sobre el tema, la jurisprudencia enunciada ha expresado:

“Y que “El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5 -IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, (…) ”(PROCESO 17-IP-98. Marca “LA RUBIA”. Interpretación prejudicial de 21 de abril de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA) , pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.”

Por lo anterior, eventualmente y de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones, los derechos conferidos con el registro de una marca en C olombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad; situación que puede presentarse de igual forma respecto a los derechos marcarios en otros países, los cuales pueden hacerse

suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad; situación que puede presentarse de igual forma respecto a los derechos marcarios en otros países, los cuales pueden hacerse extensibles en el nuestro.9. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las conside raciones de orden legal y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar.

Con relación a las denominaciones de origen, e l uso de una que se encuentre protegida está determinado en forma expresa por la Decisión 486 de 2000 para los productos que, estando dentro de la definición del artículo 201 de la norma andina, pretendan mostrarle al consumidor que el bien que se está adquiriendo cumple con los requisitos de suelo, clima, mano de obra, método de producción, etc ., que lo hace único y distintivo en el mercado.

Ahora bien, en materia marcaria y en virtud del principio de territorialidad manifestado líneas arriba , un registro marcario solo puede ser usado y proteg ido dentro del territorio dentro del cual fue concedido, sin que se puedan extender, en principio, esos derechos a otros países . Este principio es uno de los pilares fundamentales del sistema de marcas establecido no solo en la norma andina sino también en la Convención de Paris.

Respecto al caso concreto manifestado por usted precisamos que la denominación de origen actualmente protegida en nuestro país es TEJEDURIA WUAYUÚ, con Certificado No. 13 y expediente administrativo No. 100337, protección esta qu e, salvo tratados internacionales, no puede hacerse extensiva a otros países , y que

de origen actualmente protegida en nuestro país es TEJEDURIA WUAYUÚ, con Certificado No. 13 y expediente administrativo No. 100337, protección esta qu e, salvo tratados internacionales, no puede hacerse extensiva a otros países , y que comprende el campo de las denominaciones de origen y no de las marcas.

Adicional a lo expresado, consideramos pertinente poner de presente al consultante que:

• La página a la cual hace referencia en su consulta no corresponde al sitio web de la compañía titular del registro.

• El sitio web https://trademarks.ipo.gov.uk/ipotmcase/page/Results/4/EU012027603 corresponde a la página establecidapor el Gobierno del Reino Unido ( United Kingdom ) para la búsqueda en materia de propiedad intelectual.

• La marca “Wayuu”, según el link presentado, está actualmente registrada en

el Reino Unido (United Kingdom).

• Los productos y servicios protegidos por este registro no establecen en ningún momento que se está usando o se pretenda usar la cultura Wayuú en su fabricación o comercialización.

• Por otro lado, dado que la marca “Wayuu” no tiene el acento en la última vocal, no existe certeza de que se pretenda usar la denominación de origen protegida en Colombia.

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta

responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/Doctrina-1

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha