SIC - Concepto 932

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 16

-114910- -2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra tivo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 03 de mayo de 2016, en la cual se señala:

“SUPUESTO

El artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece una acción específica en materia de marcas y nombre de dominio.

Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMOPETICIÓN

1. ¿Cuál es el procedimiento que se debe utilizar para adelantar la acción prevista en el mencionado artículo 233, de acuerdo con lo previsto en el Código General del Proceso?

2. ¿Se puede incluir la pretensión indemnizatoria y resarcitoria entre las pretensiones de la acción prevista en el artículo

233?

3. ¿El procedimiento previsto para la acción establecida en el mencionado artículo 233 es de única instancia o de doble instancia?

4. ¿En el procedimiento previsto para la acción establecida en el mencionado artículo 233 se pueden solicitar medidas cautelares?

5. ¿El signo notorio utilizado como fundamento para la acción prevista en el artículo 233 debe haber sido declarado como tal con anterioridad a la acción o puede ser declarado como notorio en el marco de la mencionada acción?

6. ¿La pretensión de la acción prevista en el artículo 233 puede tener como objeto: a) nombres de dominio globales gTLDs, b) nombres de dominio locales ccTLD.CO y c) nombres de dominio locales ccTLD distintos al .CO?

7. ¿Ante cuál autoridad, la Superintendencia de Industria y Comercio debe ejecutar la sentencia cuando la acción tiene como objeto un nombre de dominio?

dominio locales ccTLD distintos al .CO?

7. ¿Ante cuál autoridad, la Superintendencia de Industria y Comercio debe ejecutar la sentencia cuando la acción tiene como objeto un nombre de dominio?

8. ¿Ante cuál autoridad, la Superintendencia de Industria y Comercio debe ejecutar la sentencia cuando la acción tiene como objeto una dirección de correo electrónico?”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO2. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos

“Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOde circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores pre cisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. DEFINICION Y ALCANCES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual, ha sido definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI de la siguiente forma:

“La propiedad intelectual, de manera muy amplia, significa los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en las áreas industrial, científica, literaria y artística. Los países tienen normas para proteger la propiedad intelectual principalmente por dos razones. Una es para brindar una protección legal a los derechos económicos y morales de los creadores y de sus creaciones y los derechos del público en el acceso a dichas creaciones. La segunda es promover, como una política deliberada del Gobierno, la creatividad y la propagación y aplicación de ésta y sus resultados (…)

La Convención que estableció la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) llevada a cabo el 14 de julio de 1967 en

creatividad y la propagación y aplicación de ésta y sus resultados (…)

La Convención que estableció la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) llevada a cabo el 14 de julio de 1967 en Estocolmo (artículo 2 (viii)) establece que la “propiedad intelectual debe incluir derechos relativos a: – a las obras literarias, artísticas y científicas, – a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, – a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, – a los descubrimientos científicos, – a los dibujos y modelos industriales, – a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO– a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO– a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.”

(Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf)

La propiedad intelectual está compuesta por dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, los cuales pueden ser definidos así:

“Las áreas mencionadas como litera rias, artísticas y trabajos científicos pertenecen a la rama de derechos de autor de la propiedad intelectual. Las áreas mencionadas como interpretaciones artísticas, fonogramas y radiodifusión se conocen comúnmente como “derechos conexos”, esto es, derechos relacionados con los derechos de autor. Las áreas mencionadas como invenciones, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y designaciones constituyen la rama de propiedad industrial de la propiedad intelectual.”

(Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf)

Cada una de las áreas y modalidades de la propiedad intelectual tienen una regulación y una protección especial, acorde con sus características específicas.

4. NOMBRES DE DOMINIO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Los nombres de dominio, han sido definidos por OMPI, dentro del Curso Avanzado

regulación y una protección especial, acorde con sus características específicas.

4. NOMBRES DE DOMINIO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

Los nombres de dominio, han sido definidos por OMPI, dentro del Curso Avanzado en Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual (DL2000), módulo 2, año 2006, así:Por tanto, los nombres de dominio son un derecho adquirido en forma temporal que permite localizar información en internet asociada con esa dirección o URL. Este registro no requiere formalidades diferentes a las de pagar por el nombre y firmar el contrato de nombre de dominio, y solo se necesita que esté disponible a nivel mundial para que una persona se pueda apropiar del mismo.

Dado que estos nombres se dividen en niveles (Primer nivel: gTLD y Segundo nivel: ccTLD), no puede haber dos nombres de dominio iguales en el mismo nivel, pero si en niveles diferentes.

Estas características del nombre de dominio evidencian sus diferencias con las marcas y porque no pueden ser equiparadas en temas de protección, en la medida en que los principios de territorialidad, registro y especialidad no son extensibles a los nombres de dominio ya que estos son globales, y su sistema de atribución concede el registro al primero en solicitarlo independientemente de los productos y servicios que pretenda identificar (“primero en el tiempo, primero en el derecho”).

Ahora bien, con relación a las direcciones de correo electrónico, estos son consideradas como un “ servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónica ” (https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico ).

La dirección de correo electrónico se compone de dos partes: La identificación del usuario. Por ejemplo: pepito@....

mensajes mediante sistemas de comunicación electrónica ” (https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico ).

La dirección de correo electrónico se compone de dos partes: La identificación del usuario. Por ejemplo: pepito@....

 El nombre de dominio: este es el que se muestra después del signo @. Por ejemplo: ….@example.com

Estos, al hacer uso de nombre de dominio, también son de tipo global y dependerán de la identificación y del nombre de dominio al que pertenezcan para determinar quién es su titular y bajo las condiciones de que empresa, comerciante o multinacional se deben regir.

5. CIBEROCUPACIÓN.

En la práctica, el registro de nombres de dominio ha generado innumerables inconvenientes para los titulares de derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, lemas, entre otros), debido a que no existe una base de datos que integre la totalidad de las marcas a nivel mundial y que permita que se le notifique al dueño de una marca que un tercero pretende aplicar la misma a un nombre de dominio. Estas vulneraciones han sido definidas como ciberocupación, y se presentan cuando un tercero registra un nombre de dominio usando una marca registrada con el fin de aprovechar la reputación del titular del registro marcario, o sobornarlo ofreciéndole en venta el nombre de dominio, esto último, debido a que el registro del mismo impide al titular de la marca usar su signo para crear su propio nombre de dominio.

A. REGIMEN NACIONAL.

La Decisión 486 de 2000, es el régimen de propiedad industrial aplicable a los países miembros de la Comunidad Andina, entre los cuales se encuentra Colombia. En ella, la única regulación donde se mencionan los nombres de dominio es el

La Decisión 486 de 2000, es el régimen de propiedad industrial aplicable a los países miembros de la Comunidad Andina, entre los cuales se encuentra Colombia. En ella, la única regulación donde se mencionan los nombres de dominio es el artículo 233, el cual establece:

“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOcorreo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”

De acuerdo con este artículo, el uso de una marca en un nombre de dominio o dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado no constituye en sí

fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”

De acuerdo con este artículo, el uso de una marca en un nombre de dominio o dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado no constituye en sí misma una conducta regulada por la Decisión 486. Dicha situación será regulada cuando se trate de una marca notoriamente conocida y adicionalmente se presente una de las siguientes situaciones:

Su uso en una totalidad o en una parte esencial o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo que sean susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

El uso en una totalidad o parte esencial o una reproducción, imitación, traducción o transliteraciones del signo que sean susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que aplica el signo notoriamente conocidos o para fines no comerciales si puede generar uno de estos efectos:

 Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios.

 Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.

 Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Sin embargo, la aplicabilidad de esta norma está limitada por la característica global de los nombres de dominio, ya que en estos casos no puede hacerse extensible la normatividad de los países miembros de la CAN debido a la jurisdicción de aplicación; adicional a que la protección brindada solo se refiere a las marcas

de los nombres de dominio, ya que en estos casos no puede hacerse extensible la normatividad de los países miembros de la CAN debido a la jurisdicción de aplicación; adicional a que la protección brindada solo se refiere a las marcas notoriamente conocidas, por lo que se dejaría sin protección las demás marcas registradas.

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\:!I INDUSTRIA Y TURISMOB. REGIMEN INTERNACIONAL.

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, también conocida como ICANN, es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, y es la responsables de asi gnar espacios de direcciones numéricas de protocolo de internet (IP), la determinación de los parámetros de protocolo, la gestión del Sistema de Nombres de Dominio y las funciones de administración del sistema de servicios de raíz.

La Junta provisional d e dicha organización, el 24 de octubre de 1999, aprobó el texto final de la POLITICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (UDRP) en materia de nombres de dominio, con la finalidad de dar una solución

La Junta provisional d e dicha organización, el 24 de octubre de 1999, aprobó el texto final de la POLITICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (UDRP) en materia de nombres de dominio, con la finalidad de dar una solución equitativa a los problemas de ciberocupación.

Cuando se firma el contrato de nombre de dominio, se acepta el procedimiento, la competencia y se reconoce obligatoriedad respecto a la UDRP, tal y como lo establece el artículo 4 de la misma:

“4. Procedimiento administrativo obligatorio. En la presente cláusula se establece el tipo de conflictos en los que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de conflictos administrativos que figuran en http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approvedproviders.htm (cada uno de ellos, un "Proveedor").

a. Conflictos aplicables. Deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (el "demandante") afirme ante el proveedor correspondiente, de conformidad con el Reglamento, lo siguiente: (i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;

(ii) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;(iii) que su nombre de dominio ha sido reg istrado y está siendo utilizado de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que se dan todos los elementos anteriores. (…)”

Este sistema tiene como características que es supranacional, resuelto por árbitros,

utilizado de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que se dan todos los elementos anteriores. (…)”

Este sistema tiene como características que es supranacional, resuelto por árbitros, y con un procedimiento que se surte en su totalidad de forma electrónica.

El laudo arbitral que resulta dentro del procedimiento de la UDRP, tiene la potestad de despojar del nombre de dominio al infractor, y entregárselo a quien tiene legítimo derecho sobre el mismo por ser el titular del registro marcario afectado.

Todas las características, pasos y lineamientos de la UDRP puede ser verificado en la página de la ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25es, donde también se puede verificar la lista de proveedores de los servicios de resolución de conflictos, entre los cuales se destaca la OMPI http://www.wipo.int/amc/es/domains/.

6. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar.

El artículo 233 de la Decisión 486 de 2000 no tiene aplicación real en la actualidad, dado que la norma andina solo aplica para los países miembros de la CAN, mien tras que los nombres de dominio tiene un registro global regulado por la ICANN, situación que impide que se aplique a países fuera de la Comunidad Andina su normatividad.

Consecuencia de lo anterior, y de la dificultad de proteger a los titulares de registros marcarios de la ciberocupación, la ICANN creó la POLITICA

de la Comunidad Andina su normatividad.

Consecuencia de lo anterior, y de la dificultad de proteger a los titulares de registros marcarios de la ciberocupación, la ICANN creó la POLITICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (UDRP), regulación quepermite controlar los usos de mala fe de los nom bres de dominio, y que a través del arbitraje otorga soluciones eficaces para el titular de una marca.

Este sistema supranacional es administrado por la ICANN, soluciona los conflictos mediante árbitros expertos en marca, comercio electrónico e internet, situación que le permite al usuario contar con la seguridad de que su caso será analizado y resuelto por las personas idóneas para el tema.

Podemos concluir entonces, que la finalidad de proteger marcas que se vean inmersas en ciberocupación se llev a a cabo a través de la POLITICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (UDRP), y no mediante el artículo 233 de la norma andina, debido a que es el sistema internacional el idóneo y eficaz para solucionar este tipo de conflictos.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas n o comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas n o comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha