SIC - Concepto 996

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 16-175358- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” , fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 30 de junio de 2016, en la cual se señala:

“II. CONSULTAS

(i) ¿Es válida/correcta la publicación de una marca no tradicional (p.ej. holograma o combinación de colores) en la Gaceta de propiedad Intelectual cuando el tipo de marcaqueda discriminada como “otra”, sin ninguna consideración adicional, teniendo en cuenta que el petitorio describe y delimita el tipo de marca en las observaciones incluidas?

(ii) En caso de que la publicación de una marca no tradicional sea invalida/incorrecta bajo las consideracione s planteadas en el numeral anterior, y cuya Resolución de concesión haya sido emitida delimitando el tipo de marca

observaciones incluidas?

(ii) En caso de que la publicación de una marca no tradicional sea invalida/incorrecta bajo las consideracione s planteadas en el numeral anterior, y cuya Resolución de concesión haya sido emitida delimitando el tipo de marca a “otra” e incluyendo las observaciones contenidas en el petitorio, ¿Cuál sería el procedimiento administrativo a seguir en aras de subsanar el vicio cometido en la publicación?

(iii) ¿Cuál debe ser el alcance de la publicación de una marca no tradicional en cuanto a la inclusión de sus especificaciones?

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas solicito muy respetuosamente a la Dirección de Signos Distintivos dar respuesta a los interrogantes presentados.”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

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Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos.

(…)”

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMODe acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican

siguientes atribuciones:

Administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE UN REGISTRO

MARCARIO.

La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones establece en su artículo 145 lo siguiente:

“Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.”

En la misma normatividad, el artículo 146 establece:

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOLas oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

Respecto a este artículo y los alcances de la publicación, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 17-IP-2013 manifiesta:

“El artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar observaciones y, en últimas, que puedan

“El artículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite administrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar observaciones y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad, cumpliendo ciertos requisitos.

Es importante, dejar claro que el trámite de la publicación es esencial o angular para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca, es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.”

Es claro entonces, que los alcances de esta etapa administrativa van más allá del simple cumplimiento de una fase del proceso, pues la publicación acarrea el conocimiento de la solicitud para los terceros y es con base en ello que se evidencia su importancia procesal y sustancial.

Debido a esto, la jurisprudencia citada (Proceso 17-IP-2013) ha manifestado los requisitos que se deben cumplir para lograr una publicación eficaz, así:

“El Tribunal en una reciente providencia determinó con claridad este asunto, informando además cómo debe hacerse la publicación para que surta efecto real en cuanto al procedimiento de registro:

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO“Observado lo señalado, una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la Oficina Nacional Competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas.

El Tribunal ha manifestado: “Que la publi cación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”. (Proceso 31 -IP-95,

momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo”. (Proceso 31 -IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 291 de 3 de septiembre de 1997, marca DUNAS acompañada en forma explicativa de la partícula WAFER).

Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados pueden presentar oposiciones. La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOque una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOque una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.

De lo expuesto se evidencia, que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro marcario, debe, necesariamente, obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro marcario solicitada, es decir, debe contener todas las características del signo que se pretende registrar.

La Oficina Nacional Competente, es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro marcario se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos. Dicha Oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto marcario.” (Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 162-IP-2012).

Del aparte transcrito se deducen los siguientes elementos para que se dé una publicación real y efectiva:

1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no pude ser parcial o mutilada. Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado.

2. La oficina de registro marcario debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciado entre los que se

2. La oficina de registro marcario debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto marcario, diferenciado entre los que se reivindican y los que no (explicativos, accesorios, etc.).”

Establecidos los alcances y requisitos de esta etapa, solo nos resta concluir que el incumplimiento de la publicación o sus requisitos lleva indiscutiblemente a vicios en Í r Industria y Comercio fiSUPERINTENDENCIA Cra . 13 #2700 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10PBX: (571) 5870000-contactenos@sic.gov.coBogotá D.C., Colombia Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: www.sic.gov.co - Telefóno en Bogotá: 5920400Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 , Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos más con el medio ambiente

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOel trámite administrativo y con ello, a que la declaratoria de concesión, si la hubiere, fuera inválida. Al respecto, la jurisprudencia andina citada (Proceso 17IP-2013) expresó:

“(…) si no se realiza la publicación o no se realiza correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería

conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido. El Tribunal, encuentra que esta es la interpretación que más se acomoda la finalidad del régimen común de propiedad industrial y a la defensa de los terceros de buena fe.”

Ahora bien, en el hipotético caso que se presentara la situación planteada por la jurisprudencia andina, el procedimiento administrativo ha establecido en el Capítulo IX, del Título III, Parte Primera, la “REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS” (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA), la cual se puede llevar a cabo a petición de parte mediante el recurso de apelación, o mediante escrito de solicitud de revocatoria directa.

Por tanto, establecido por el solicitante el error en la publicación, deberá ponerlo en conocimiento de la Entidad mediante el escrito de apelación, con el fin de que se devuelva el expediente a la Dirección de Signos Distintivos, se proceda a su correcta publicación, y se continúe el trámite de acuerdo a la norma andina.

De igual forma, y en caso de que no se haya presentado el recurso de apelación respectivo, le queda al solicitante la posibilidad de presentar solicitud directa de revocatoria del acto con el fin de que sea subsanada la falencia en la publicación, y evitar posteriores nulidades.

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la

evitar posteriores nulidades.

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA

PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar:

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMO¿Es válida/correcta la publicación de una marca no tradicional (p.ej. holograma o combinación de colores) en la Gaceta de propiedad Intelectual cuando el tipo de marca queda discriminada como “otra”, sin ninguna consideración adicional, teniendo en cuenta que el petitorio describe y delimita el tipo de marca en las observaciones incluidas?

No es válida/correcta la publicación en las condiciones especificadas en la pregunta, dado que la misma no reúne los requisitos establecidos por la jurisprudencia andina que se enuncian en párrafos anteriores, específicamente, no coincide completamente con el signo solicitado (observaciones del petitorio).

pregunta, dado que la misma no reúne los requisitos establecidos por la jurisprudencia andina que se enuncian en párrafos anteriores, específicamente, no coincide completamente con el signo solicitado (observaciones del petitorio).

En todo caso, es importante precisar que cada situación deberá ser analizada en forma particular, verificando la publicación, la solicitud, y lo establecido por la normatividad para que tipo de marcas.

En caso de que la publicación de una marca no tradicional sea invalida/incorrecta bajo las consideraciones planteadas en el numeral anterior, y cuya Resolución de concesión haya sido emitida delimitando el tipo de marca a “otra” e incluyendo las observaciones contenidas en el petitorio, ¿Cuál sería el procedimiento administrativo a seguir en aras de subsanar el vicio cometido en la publicación?

De acuerdo a lo expresado, se deberá presentar recurso de apelación o en su defecto solicitud de revocatoria directa de acuerdo al CPACA, informando los vicios en la publicación, y solicitando que se efectúe nuevamente esta etapa en aras de subsanar las falencias que tiene el trámite administrativo, con el fin de evitar una posterior nulidad del acto de concesión.

¿Cuál debe ser el alcance de la publicación de una marca no tradicional en cuanto a la inclusión de sus especificaciones?

En cumplimiento de lo ordenado por la jurisprudencia andina, la publicación debe coincidir COMPLETAMENTE con la solicitud de registro (petitorio), dado que debe poner en conocimiento del público el signo tal cual fue solicitado.

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debe coincidir COMPLETAMENTE con la solicitud de registro (petitorio), dado que debe poner en conocimiento del público el signo tal cual fue solicitado.

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PAZ EQUIDAD EDUCACION /!iA MINC0MERCI0 \:!I INDUSTRIA Y TURISMOPor tanto, las observaciones o especificaciones presentadas en la solicitud para el caso de marcas no tradicionales, deberán hacer parte de la publicación con el fin de poner en conocimiento de los terceros la forma real y efectiva en que se solicitó el signo.

Siempre teniendo en cuenta que el fin último de esta etapa administrativa es poner en conocimiento de los terceros el signo solicitado, para que puedan determinar si existen o no afectaciones a sus derechos.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,

Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la L ey 1755 de 2015 , esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha