SIC - Sentencia 16-446430-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 16-446430

Fecha de la providencia: 05/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): FERRETER˝A Y COMERCIALIZADORA DISTRIFER LTDA.

Demandado(s): DISTRIFER S.A.S.

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante FERRETER˝A Y COMERCIALIZADORA DISTRIFER LTDA. (en adelante “DISTRIFERLTDA.”) indicó que su actividad comercial consistía, principalmente, en la venta de art(cid:237)culos de ferreter(cid:237)a y similares en el mercado nacional e internacional; importaci(cid:243)n y comercializaci(cid:243)n de instrumentos quirœrgicos, mØdicos, art(cid:237)culos de papeler(cid:237)a, licores, art(cid:237)culos de computaci(cid:243)n, entre otros.

2. La sociedad accionante manifestó que era titular de la marca mixta “DISTRIFER” con certificado de registro No. 478295, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, así como del nombre comercial “DISTRIFER” con certificado de dep(cid:243)sito No. 9160.

3. DISTRIFER LTDA. seæal(cid:243) que la sociedad demandada DISTRIFER S.A.S. se dedicaba a la compraventa de toda clase de art(cid:237)culos elØctricos, electr(cid:243)nicos, ferreteros, industriales,

domØsticos, agr(cid:237)colas y materiales para la construcci(cid:243)n en general.

4. La parte demandante afirm(cid:243) que la sociedad accionada solicitó el registro de la marca “JFD DISTRIFER” y posteriormente de la marca “DISTRIFER” para distinguir productos de la clase 8 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, el cual fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio con sustento en el literal a) del art(cid:237)culo 136 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de

2000.

5. DISTRIFER LTDA. indic(cid:243) que el 31 de marzo de 2014 remiti(cid:243) una comunicaci(cid:243)n a la sociedad demandada en la cual le solicitó la suspensión del uso de la expresión “DISTRIFER”, la cual no fue acogida por la pasiva.

6. La sociedad accionante adujo que la conducta de la sociedad demandada infring(cid:237)a sus derechos de propiedad industrial, en los tØrminos del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

7. Respecto de los anteriores hechos, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC profiri(cid:243) sentencia el 29 de noviembre de 2017 la cual fue apelada por la sociedad demandada

DISTRIFER S.A.S.

8. El Tribunal del Distrito Judicial de BogotÆ, mediante sentencia proferida en audiencia realizada el 3 de marzo de 2020, confirm(cid:243) parcialmente la sentencia mencionada proferida el 29 de noviembre de 2017 dictada por esta Delegatura y, orden(cid:243) continuar con el trÆmite

correspondiente al presente proceso, es decir, manifestarse respecto de la pretensi(cid:243)n primera de la demanda.

9. A lo anterior, el despacho agreg(cid:243) que solo se referirÆ en la presente sentencia al anÆlisis de la primera pretensi(cid:243)n de la demanda, es decir, al supuesto intento de apropiaci(cid:243)n del nombre comercial de la sociedad demandante por parte de la sociedad demandada.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: 1. “Declarar que el uso por parte de la sociedad demandada de la expresión “DISTRIFER” para distinguir servicios de compraventa de art(cid:237)culos elØctricos, electr(cid:243)nicos, ferreteros industriales, domØsticos, agr(cid:237)colas y materiales para la construcci(cid:243)n en general, constituye un acto de infracci(cid:243)n de los derechos de propiedad industrial de la demandante.

2. Prohibir a la sociedad demandada la utilizaci(cid:243)n como nombre comercial de la expresi(cid:243)n “DISTRIFER” o cualquier otra igual o similarmente confundible, sola o acompañada de otra u otras expresiones verbales o figurativas, para distinguir productos, servicios, establecimientos de comercio o al empresario como tal.

3. Prohibir a la sociedad demandada la utilización como marca de la expresión “DISTRIFER” o cualquier otra igual o similarmente confundible, sola o acompaæada de otra u otras expresiones verbales o figurativas, para servicios de la clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

4. Prohibir a la sociedad demandada la utilizaci(cid:243)n de etiquetas, material impreso o de publicidad,

que contengan el signo “DISTRIFER” o cualquier otra igual o similarmente confundible, sola o acompaæada de otra u otras expresiones verbales o figurativas, para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

5. Ordenar a la sociedad demandada que suspenda toda propaganda emitida por cualquier medio de comunicaci(cid:243)n, incluido el internet, para promocionar, publicitar o anunciar los servicios distinguidos con el signo “DISTRIFER” o cualquier otro signo igual o similarmente confundible con este.” TEMAS INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – No se configur(cid:243)/ NOMBRE COMERCIAL – Requisitos para la acreditaci(cid:243)n del uso del nombre comercial, anÆlisis te(cid:243)rico, falta de prueba que acredite el uso del nombre comercial de la sociedad demandante.

En el presente caso, se darÆ estricto cumplimiento a la providencia dictada por el Tribunal del Distrito Judicial de BogotÆ, Sala Civil, analizando si hay viabilidad respecto de la existencia y uso del nombre comercial en cabeza de la sociedad accionante y, como resultado de ello, determinar si existi(cid:243) vulneraci(cid:243)n a los supuestos derechos de propiedad industrial que sobre el nombre comercial recaen. Es pertinente indicar que, respecto del nombre comercial, los art(cid:237)culos 190 y 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 manifiestan lo siguiente: “Artículo 190.- Se entenderÆ por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econ(cid:243)mica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o

establecimiento podrÆ tener mÆs de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominaci(cid:243)n social, raz(cid:243)n social u otra designaci(cid:243)n inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jur(cid:237)dicas, pudiendo ambas coexistir. Art(cid:237)culo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Acorde con lo anterior, la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 a partir del art(cid:237)culo 190 estableci(cid:243) la protecci(cid:243)n del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad econ(cid:243)mica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que el derecho exclusivo sobre el comentado signo se adquiere por su primer uso en el comercio, siempre y cuando ese uso sea personal, pœblico, ostensible y continuo (Proceso 20-IP-2011). Lo anterior implica que para demostrar la titularidad que se alega sobre el nombre comercial, el demandante tiene que aportar pruebas que den cuenta del uso con las caracter(cid:237)sticas previamente descritas. Lo antes analizado, es indispensable para tener claridad sobre la existencia, actual titularidad y el alcance de los derechos de propiedad industrial que se seæala como infringidos, sin los cuales no

se puede efectuar el anÆlisis de la infracci(cid:243)n. En el presente caso, el despacho no dilucida que exista un uso en el comercio de la expresi(cid:243)n “DISTRIFER”, por parte de la sociedad demandante, por las siguientes razones: En primer lugar, porque el material probatorio allegado al expediente no cuenta con la suficiente certeza para permitirle al despacho determinar el uso en el comercio de la expresión “DISTRIFER” por parte del extremo activo. Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien el certificado de dep(cid:243)sito de la enseña comercial “DISTRIFER” allegado en el escrito de demanda, da cuenta del registro de una enseæa comercial ante la autoridad competente, dicho documento no acredita la trazabilidad del uso de la expresión “DISTRIFER” en el comercio. En segundo lugar, porque las pruebas documentales como los estados financieros de la sociedad demandante y algunos art(cid:237)culos period(cid:237)sticos referenciados en la demanda como una demostraci(cid:243)n de la trayectoria del uso del nombre comercial, carecen de condiciones de tiempo, modo y lugar para determinar el contexto fÆctico de lo pretendido. En otras palabras, dichas pruebas no determinan a ciencia cierta el contexto integral del supuesto uso del nombre comercial “DISTRIFER” por parte de la sociedad demandante. En tercer lugar, porque el material probatorio allegado no permite determinar que el supuesto uso realizado por la sociedad demandante de la expresión “DISTRIFER”, tenga la calidad de ser un uso pœblico, ostensible y continuo en el mercado. As(cid:237) las cosas, ante la falta de prueba que demuestre la existencia del uso comercial de la expresi(cid:243)n

“DISTRIFER” por parte de la sociedad demandante, el despacho negarÆ la pretensi(cid:243)n primera de la demanda. Ahora bien, en lo referente a la posible comisi(cid:243)n de una infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial por parte de la sociedad demandada DISTRIFER S.A.S., no hay lugar a pronunciamiento alguno ya que, por sustracci(cid:243)n de materia, al no encontrarse probada la existencia de un uso comercial en favor de la sociedad demandante, no es dable analizar una supuesta infracci(cid:243)n al nombre comercial alegado en la demanda. Elabor(cid:243): JJBV Revis(cid:243): AMM