SIC - Sentencia 18-329104-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 18 - 329104

Fecha de la providencia: 28/01/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): ID(cid:201)NTICA S.A. Demandado(s): DYDEX-HS S.A.S., GABRIEL VICENTE ZAPATA N(cid:218)(cid:209)EZ e

IVERSIONES TECNOL(cid:211)GICAS DE AM(cid:201)RICA S.A.

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad accionante IDÉNTICA S.A. (en adelante “IDÉNTICA”) manifestó ten(cid:237)a por objeto social la planificaci(cid:243)n, anÆlisis, diseæo, programaci(cid:243)n, pruebas y desarrollo de sistemas y soluciones informÆticas.

2. La sociedad accionante indic(cid:243) que desarroll(cid:243) una soluci(cid:243)n tecnol(cid:243)gica sobre un procedimiento de autenticación biométrica denominada “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica” cuya patente de invenci(cid:243)n fue otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de diciembre de 2014.

3. ID(cid:201)NTICA seæal(cid:243) que el 17 de junio de 2006 suscribi(cid:243) un contrato laboral con GABRIEL VICENTE ZAPATA NUÑEZ (en adelante “GABRIEL ZAPATA”), en virtud del cual tuvo acceso a información

privilegiada sobre diferentes desarrollos informÆticos, especialmente a procedimientos y equipos de autenticaci(cid:243)n biomØtrica.

4. La sociedad demandante seæal(cid:243) que GABRIEL ZAPATA solicit(cid:243) la terminaci(cid:243)n del v(cid:237)nculo laboral el 9 de agosto de 2011, aduciendo que le hab(cid:237)an ofrecido una mejor oferta de empleo.

5. ID(cid:201)NTICA sostuvo que por medio del sitio web ‘http://dydex-hs.com/bioverifiot’ se enter(cid:243) de que la sociedad DYDEX S.A. (en adelante “DYDEX”) utilizaba, anunciaba y ofrec(cid:237)a en venta un dispositivo que empleaba un procedimiento de autenticaci(cid:243)n biomØtrica esencialmente igual al protegido por su patente.

6. La sociedad accionante indic(cid:243) que luego de indagar, encontr(cid:243) que DYDEX fue constituida el 3 de abril de 2013 por GABRIEL ZAPATA, quien demÆs se desempeæa como su administrador.

Adicion(cid:243), que dicha sociedad obtuvo una homologaci(cid:243)n por parte de la Registradur(cid:237)a Nacional del Estado Civil, para un dispositivo de autenticación biométrica denominado “BIOVERIF IOT WIFI”.

7. La sociedad demandante asever(cid:243) que el producto ofrecido por DYDEX infringe su patente de invención “Red paralela de autenticación biométrica”, pues replica los pasos del procedimiento de autenticaci(cid:243)n patentado por ID(cid:201)NTICA; adicionalmente, porque el equipo

“BIOVERIF IOT WIFI” utiliza exactamente los mismos equipos del procedimiento de autenticaci(cid:243)n propiedad de la accionante.

8. ID(cid:201)NTICA asegur(cid:243) que no autoriz(cid:243) a DYDEX para el uso, venta, ofrecimiento, empleo, desarrollo o comercializaci(cid:243)n, a cualquier t(cid:237)tulo, de su procedimiento de autenticaci(cid:243)n biomØtrica patentado.

9. En la contestación de la demanda los accionados alegaron las excepciones de: “Ausencia total de congruencia entre la patente de procedimiento de la demandante presuntamente infringida y la tecnología de los demandados, falta de causa”, “Legitimidad del derecho de los demandados”, “Inexistencia de daño y/o perjuicio de los demandantes”, “Inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido”, “Buena fe de los demandados”, “El dispositivo BIOVERIF IOT WIFI no hace autenticación biométrica”, “Mala fe procesal de la demandante” y

“Prosecution History Stoppel”.

PRETENSIONES: El extremo activo solicit(cid:243) lo siguiente: 1. “Que se declare que DYDEX y GABRIEL ZAPATA infringieron los derechos de propiedad industrial, con ocasión del uso no autorizado de la patente de invención denominada “Red Paralela de Autenticación Biométrica” registrada bajo el certificado Nº 29801 de la

Superintendencia de Industrial y Comercio.

2. Que se le ordene a DYDEX y GABRIEL ZAPATA que en forma definitiva e inmediata suspendan cualquier uso, actividad de comercializaci(cid:243)n, exportaci(cid:243)n, importaci(cid:243)n y publicidad de los

productos infractores de la patente de invenci(cid:243)n denominada “Red Paralela de Autenticación Biométrica”.

3. Que se condene a DYDEX y GABRIEL ZAPATA al pago de los perjuicios ocasionados a la sociedad accionante hasta la fecha de la presentaci(cid:243)n de la demanda, los cuales corresponden a la suma de $1.000.000.000; de los cuales, $700.000.000 corresponden al concepto de Lucro Cesante y a lo equivalente al valor que los accionados habr(cid:237)an tenido que pagar para la adquisici(cid:243)n de una licencia sobre la patente y las utilidades sobre los equipos patentados y, $300.000.000 correspondiente al daæo emergente que corresponde al valor que la activa tuvo que asumir como consecuencia directa de la infracci(cid:243)n y de las acciones que se vio obligada a emprender para reducir sus efectos, pero se somete al valor de los perjuicios tØcnicamente determinados por el despacho que hayan tenido ocasi(cid:243)n con anterioridad a la demanda, as(cid:237) como de aquellos que se sigan causando desde la presentaci(cid:243)n de la demanda hasta la fecha del fallo, debidamente indexados.

4. Que se ordene a DYDEX y GABRIEL ZAPATA la entrega y destrucci(cid:243)n supervisada y certificada de cualquier informaci(cid:243)n extra(cid:237)da a la accionante en forma ilegal y que pueda resultar o haya resultado œtil para la realizaci(cid:243)n o consolidaci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n.

5. Que, a costas de los accionados, se publique la correspondiente sentencia en un diario de

amplia circulaci(cid:243)n nacional y se notifique a todos los clientes y proveedores de los demandados, a las entidades de homologaci(cid:243)n y certificaci(cid:243)n y en general al mercado, sobre su contenido y alcance.

6. Que se condene a DYDEX y GABRIEL ZAPATA al pago de las costas, gastos y expensas procesales, segœn sean decretadas por el despacho”.

TEMAS ACCI(cid:211)N DE PROPIEDAD INDUSTRIAL/ ACCI(cid:211)N DERIVADA DE LAS NORMAS SOBRE

COMPETENCIA DESLEAL – Distinci(cid:243)n. El titular de derechos sobre signos distintivos que estØn siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorizaci(cid:243)n, cuenta con dos sistemas diferentes de protecci(cid:243)n que el ordenamiento jur(cid:237)dico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acci(cid:243)n de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atenci(cid:243)n de cargas procesales diferentes. Ciertamente, la tutela de las normas sobre propiedad industrial “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la tØcnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesi(cid:243)n de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automÆticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho

Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324). De manera que, como el sistema de protecci(cid:243)n que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado œnicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se proh(cid:237)ben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho” (MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodr(cid:237)guez y Rueda (Baker & McKenzie). BogotÆ D.C. 2006. Pág.194). En ese sentido, el anÆlisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de una infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial se limita a establecer la mera existencia e infracci(cid:243)n de un derecho; el comentado examen y demÆs cuestiones probatorias se refieren al cotejo de entre las reivindicaciones de la patente y el producto infractor.

TITULARIDAD DEL DERECHO/ LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n.

El art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 dispone que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que

manifiesten la inminencia de una infracci(cid:243)n”. Sobre este punto, la titularidad del registro de patente no fue objeto de debate en el presente asunto entre las partes; aunado a ello, se observa que la Resoluci(cid:243)n 78589 del 19 de diciembre de 2019 da cuenta de la titularidad de la demandante respecto de una patente denominada “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica”, vigente hasta el 29 de junio de 2032. Con base en lo anterior, al estar demostrada la titularidad del derecho de la sociedad demandante se concluye que tambiØn se encuentra legitimada en la causa para accionar. USO DEL PRODUCTO PRESUNTAMENTE INFRACTOR - Cotejo de las reivindicaciones de la patente “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica” con el producto presuntamente infractor. A partir del anÆlisis de la contestaci(cid:243)n de la demanda y de las pruebas que obran en el expediente, se concluye que los accionados han fabricado y comercializado en el mercado colombiano el producto “BIOVERIF IOT WIFI”, el cual fue alegado por la actora como infractor de sus derechos de propiedad industrial conferidos por el registro de la patente “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica”. No obstante, con base en las declaraciones de parte, pruebas periciales y documentales, es posible determinar que la accionante es consciente de que el dispositivo “BIOVERIF IOT WIFI” de los demandados, solo realiza capturas de imagen, una extracci(cid:243)n de la informaci(cid:243)n codificada de las huellas dactilares denominado temple, mas no un proceso de autenticaci(cid:243)n biomØtrica en s(cid:237)

mismo. As(cid:237) las cosas, es posible afirmar que el dispositivo “BIOVERIF IOT WIFI” exclusivamente realiza tareas de captura de informaci(cid:243)n biomØtrica, sin que exista evidencia alguna de que el mismo ejecute procesos de autenticaci(cid:243)n, comparaci(cid:243)n o bœsqueda, tareas que s(cid:237) incorporan las reivindicaciones de la patente de procedimiento que busca proteger la sociedad accionante. Es necesario mencionar, que este despacho considera que los dictÆmenes periciales aportados por la activa presentan una serie de fallas de orden metodol(cid:243)gico y cient(cid:237)fico que evidencian una falta de exhaustividad, precisi(cid:243)n y claridad verificables, tras la simple observancia del contenido de la oferta comercial del dispositivo “BIOVERIF IOT WIFI” y las inferencias desplegadas por los peritos de la accionante. Aclarado lo anterior, para que el despacho pueda determinar si se configura una infracci(cid:243)n a la patente o no la patente “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica”, es imperativo determinar si el hecho de que un producto o un procedimiento no reproduzca la totalidad de las reivindicaciones de la patente debidamente registrada significar(cid:237)a necesariamente que este actor no es infractor; o s(cid:237), por el contrario, podr(cid:237)a configurarse la infracci(cid:243)n. PATENTES DE INVENCI(cid:211)N – Marco normativo, jurisprudencia, derechos adquiridos por los

titulares/ INFRACCI(cid:211)N TEXTUAL A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

(CONFERIDOS POR LA PATENTE DE INVENCI(cid:211)N) – Definici(cid:243)n, literal b del art(cid:237)culo 52 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, jurisprudencia, no configuraci(cid:243)n. El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 establece que: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Sobre este concepto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que es importante considerar la definici(cid:243)n de invenci(cid:243)n como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance tØcnico. En ese sentido, se han establecido tres requisitos para que una invenci(cid:243)n sea patentable; esto es, (i) que sea novedoso, (ii) que tenga nivel inventivo, y (iii) que sea susceptible de aplicaci(cid:243)n industrial (Proceso 156-IP-2020). Ahora bien, como consecuencia del registro de una patente de invenci(cid:243)n, el titular adquiere dos tipos de derechos. Por un lado, una facultad de orden positivo, consistente en explotar, licenciar o transferir la patente; por otro lado, obtiene una prerrogativa negativa o de protecci(cid:243)n exclusiva -ius prohibendi-, que consiste en la imposibilidad de impedir a terceros no autorizados que realicen actos de exposici(cid:243)n sobre ella (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3838-IP-“015), la cual demás estaría limitada por el tenor de las reivindicaciones (Decisi(cid:243)n Andina

486 de 2000, art(cid:237)culo 51). Adicionalmente, el literal b) del art(cid:237)culo 52 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 dispone que cuando en la patente se reivindica un procedimiento no es permitido a terceros (i) emplear el procedimiento o ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) de la misma norma; esto es, fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto o importarlo para alguno de estos fines. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 144-IP-2019 explic(cid:243), que se entiende por explotaci(cid:243)n, el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribuci(cid:243)n y comercializaci(cid:243)n de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas. En similares tØrminos, el art(cid:237)culo 240 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 dispone: “En los casos en los que se alegue una infracci(cid:243)n a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderÆ al demandado en cuesti(cid:243)n probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracci(cid:243)n se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idØntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idØntico haya sido fabricado

mediante el procedimiento y el titular de la patente de Øste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuÆl ha sido el procedimiento efectivamente utilizado”. En lo referente a la presunci(cid:243)n legal dispuesta en esta norma, este despacho no advierte que sea de aplicaci(cid:243)n al caso, puesto que el procedimiento patentado no materializa en s(cid:237) un producto sino un servicio que, en todo caso, no se observa que sea idØntico pues el producto “BIOVERIF IOT WIFI” comercializado por los accionados no realiza un proceso de autenticaci(cid:243)n biomØtrica. Por su parte, el art(cid:237)culo 51 de a Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 seæala un camino restringido en cuanto a la trasgresi(cid:243)n, según el cual la inclusión de la expresión “tenor literal” en la norma, tiene por finalidad un interØs por limitar y determinar el alcance de la patente. En otras palabras, el sistema de infracci(cid:243)n acogido por la normativa Comunitaria, es el que la doctrina ha denominado como infracci(cid:243)n textual o literal. Esta figura implica que la comisi(cid:243)n de la infracción consistirá en “la identidad existente entre las reivindicaciones de un producto o procedimiento y las de una invenci(cid:243)n patentada, cuando ademÆs se realicen actos de fabricaci(cid:243)n, uso y comercializaci(cid:243)n producto patentado (…)” (GUZM`N DELGADO, Diego. Del alcance de la patente al concepto de infracci(cid:243)n. En Rengifo Garc(cid:237)a, Ernesto. Derecho de Patentes. Universidad Externado de Colombia. BogotÆ. 2016. P. 819).

Ahora bien, una visi(cid:243)n extensiva de la infracci(cid:243)n textual implica que “una modificación a la patente por medio de elementos adicionales no la hace perder su carÆcter de infracción literal”. Ello quiere decir que, “el alcance de la infracción literal abarca aquella que trata de esconderse detrÆs de la inclusi(cid:243)n de elementos adicionales de las reivindicaciones pero mantiene sus aspectos esenciales” (GUZM`N DELGADO, Diego. Del alcance de la patente al concepto de infracci(cid:243)n. En Rengifo Garc(cid:237)a, Ernesto. Derecho de Patentes. Universidad Externado de Colombia. BogotÆ. 2016.). As(cid:237) las cosas, a partir de las consideraciones tanto normativas como fÆcticas y probatorias en relaci(cid:243)n con la patente “Red Paralela de Autenticaci(cid:243)n BiomØtrica”, estÆ claro que el denominado dispositivo “BIOVERIF IOT WIFI”, es un dispositivo que realiza capturas de informaci(cid:243)n biomØtrica exclusivamente -sea como templates o simplemente imÆgenesy no ejecuta cotejos o autenticaciones biomØtricas. Por tanto, estÆ probado que el dispositivo no reproduce todas y cada una de las caracter(cid:237)sticas esenciales contenidas en las reivindicaciones de la patente de invenci(cid:243)n de la demandante. Estas conclusiones, a la luz de la postura sobre infracci(cid:243)n a patentes de invenci(cid:243)n que se esboza en la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, permite advertir que no hay identidad entre las caracter(cid:237)sticas

del producto supuestamente infractor y de las reivindicaciones protegidas, pues el dispositivo y plataforma IOT de las accionadas, pese a realizar una captura y transmisi(cid:243)n de informaci(cid:243)n biomØtrica, tal funci(cid:243)n se desarrolla bajo una arquitectura de diseæo abiertos y un proceso l(cid:243)gico particular, bajo protocolos y mensajer(cid:237)a NQTT, que permite la interacci(cid:243)n de dispositivos con mœltiples plataformas de manera simultÆnea, distinto a aquel modelo centralizado en el que opera la soluci(cid:243)n de la accionante. De acuerdo con lo anterior, la demandante no puede oponerse a que un tercero use explote un dispositivo que no tiene por finalidad replicar su procedimiento y que presenta un conjunto de elementos distintos a su patente. En conclusi(cid:243)n, el producto “BIOVERIF” no infringe los derechos de propiedad industrial conferidos por la patente de invenci(cid:243)n y que pretende reivindicar la demandante, por lo cual se negarÆn la totalidad de las pretensiones conforme a la parte motiva de esta providencia y se declararÆn probadas las excepciones de mØrito alegadas por los demandados, salvo por “Mala fe procesal de la demandante” y “Prosecution History Stoppel” que no se concederÆn. TACHA DE TESTIMONIO – Articulo 211 del C(cid:243)digo General del Proceso, jurisprudencia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó que: “Cabe precisar que la ley procesal no establece ninguna presunci(cid:243)n de sospecha contra el testigo por el mero hecho de su

parentesco, dependencia, sentimientos o interØs con relaci(cid:243)n a las partes o sus apoderados, o por sus antecedentes personales u otras causas, sino que deja tal valoraci(cid:243)n al concepto del juez; criterio que -como se explic(cid:243) l(cid:237)neas arribadebe estar soportado en la coherencia de la declaraci(cid:243)n y en su correspondencia con el contexto de significado. En ese orden, como quiera que ni de la declaraci(cid:243)n de la testigo ni de lo que dicen los demÆs medios de prueba se infiere un motivo serio que afecte la declaraci(cid:243)n de la deponente, no existen razones vÆlidas para restarle credibilidad o tildarla de sospechosa” (Proceso 2009-00427 M.P.: Arial Salazar Ram(cid:237)rez). Por lo cual, aunque en el presente trÆmite se efectu(cid:243) la tacha de varios testigos, este despacho podrÆ tener en cuenta la congruencia y verosimilitud de sus manifestaciones en conjunto con los demÆs medios de prueba. PROSECUTION HISTORY ESTOPPEL – Excepci(cid:243)n de mØrito, no aplicabilidad de la figura. Esta expresi(cid:243)n hace referencia a una figura bÆsica del rØgimen contractual del common law, segœn la cual se limita el alcance del derecho. En el caso particular, se limitar(cid:237)a el alcance del derecho que se pretende reivindicar teniendo en cuenta manifestaciones y alcances que el solicitante mismo expres(cid:243) durante el trÆmite de la obtenci(cid:243)n del registro de la patente.

(GUZM`N DELGADO, Diego. Del alcance de la patente al concepto de infracci(cid:243)n. En Rengifo Garc(cid:237)a, Ernesto. Derecho de Patentes. Universidad Externado de Colombia. BogotÆ. 2016. P. 828833). Es evidente que este despacho no puede implementar figuras de interpretaci(cid:243)n extranjera en el presente asunto, raz(cid:243)n por la cual no puede dar curso favorable a esta excepci(cid:243)n, mucho menos cuando no se encontr(cid:243) precedente en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dar aplicabilidad a figuras ex(cid:243)genas al ordenamiento que nos rige. Elabor(cid:243): DMPS Revis(cid:243): AMM