SIC - Sentencia 19-271621-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 19 - 271621

Fecha de la providencia: 19/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): LEONCIO ECHEVERRI GUTI(cid:201)RREZ

Demandado(s): JAIRO GABRIEL MONTOYA HERN`NDEZ, H(cid:201)CTOR JARAMILLO,

WILLIAM BERNAL Y OTROS.

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ manifest(cid:243) que desde 1972, es conocido por ser el fundador y director de la agrupaci(cid:243)n musical LOS AYER·S. De esta manera, ha usado de forma constante y continœa la expresi(cid:243)n LOS AYER·S para distinguir los servicios que presta con su agrupaci(cid:243)n musical.

2. El accionante expres(cid:243) que la SIC mediante Resoluci(cid:243)n N” 22244 de 22 de octubre de 1993, le concedi(cid:243) el registro de la marca nominativa LOS AYER·S, para la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, la cual se encuentra vigente hasta el 18 de noviembre de 2023.

3. LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ adujo que, en mayo de 2019, los demandados, JAIRO MONTOYA y H(cid:201)CTOR JARAMILLO, ex integrantes de la agrupaci(cid:243)n musical LOS AYER·S, junto con los otros

demandados CARLOS L(cid:211)PEZ y JUAN GAVIRIA, estaban usando sin autorizaci(cid:243)n la marca LOS

AYER·S.

4. As(cid:237) las cosas, el demandante argument(cid:243) que, los accionados se identificaban ante el pœblico como LOS AYER·S VOCES ORIGINALES, para realizar su actividad de servicios art(cid:237)sticos musicales, lo que constitu(cid:237)a una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial.

5. Asimismo, LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ seæal(cid:243) que los accionados hac(cid:237)an uso de la marca LOS AYER·S en redes sociales y en las piezas publicitarias, reproduciendo completamente su marca en Facebook, Instagram y YouTube, mediante la pÆgina o canal LOS AYER·S VOCES ORIGINALES.

6. Por lo expuesto, LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ, el 9 de julio de 2019, remiti(cid:243) a JAIRO MONTOYA, una carta donde en su calidad de titular de la marca LOS AYER·S, solicitaba al extremo demandado el cese y desistimiento del uso de la marca LOS AYER·S.

7. Se indic(cid:243) en la demanda que, el extremo accionado no respondi(cid:243) la anterior solicitud y, por el contrario, el 21 de julio de 2019, realiz(cid:243) una presentaci(cid:243)n musical en la cual usaron la marca LOS AYER·S en el marco de un evento organizado por la Alcald(cid:237)a de Envigado.

8. En esta medida, LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ argument(cid:243) que el uso de la marca LOS AYER·S causaba

confusi(cid:243)n frente a los servicios de su agrupaci(cid:243)n musical, toda vez que, exist(cid:237)a conexidad competitiva, por cuanto, ambas partes prestaban servicios idØnticos.

9. LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ seæal(cid:243) que el 27 de mayo de 2019, present(cid:243) ante la SIC el registro de la marca LOS AYER·S para la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Frente a lo cual se dijo, que el demandado JAIRO MONTOYA, radic(cid:243) en la SIC en la misma fecha pero en hora posterior, el signo LOS AYER·S ORIGINALES CON BANDA para la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n

Internacional de Niza.

10. Que JAIRO MONTOYA no present(cid:243) oposici(cid:243)n frente a la solicitud de registro incoada por

LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ.

PRETENSIONES: En la demanda subsanada el 2 de diciembre de 2019 se formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que los demandados infringieron los derechos de propiedad industrial que mi representado ostenta sobre la marca nominativa “LOS AYER`S” , identificada con el certificado N” 144930, registrada para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

2. Que se ordene a los demandados cesar de manera inmediata los comportamientos infractores de la marca registrada “LOS AYER`S”, es decir, el uso de dicha marca por cualquier medio o procedimiento para la promoci(cid:243)n, comercializaci(cid:243)n y prestaci(cid:243)n de sus servicios de

presentaciones musicales, tanto en conciertos pœblicos, como en shows privados, toda vez que dicho uso causa confusi(cid:243)n frente a los contratantes de los servicios de la agrupaci(cid:243)n musical “LOS AYER`S” de mi representado.

3. Que se ordene a los demandados que cesen de manera inmediata el uso de la marca “LOS AYER`S” para su identificación artística en sus presentaciones musicales, entrevistas y demás actividades asociadas a dichas presentaciones musicales.

4. Que se ordene a los demandados abstenerse de anunciarse en sus presentaciones musicales y redes sociales, como “LOS AYER`S ORIGINALES” o “LOS AYER`S VOCES ORIGINALES”, o de cualquier otra forma que incluya el uso y la reproducción de la marca registrada “LOS AYER`S”.

5. Que se ordene a los demandados que retiren de sus redes sociales, incluido, pero sin limitar, las cuentas de Facebook e Instagram y canal de YouTube, todo y cualquier material publicitario, promocional o comunicaci(cid:243)n puesta a disposici(cid:243)n del pœblico, en donde se utilice la expresión “LOS AYER`S” para la promoción y comercialización de sus servicios de presentaciones musicales tanto en conciertos pœblicos, como en shows privados.

6. Que se ordene a los demandados cancelar las cuentas de las redes sociales y canal de YouTube que contienen la marca registrada “LOS AYER`S”, para la promoción de sus presentaciones musicales.

7. Que se ordene a los demandados publicar en un peri(cid:243)dico de amplia circulaci(cid:243)n nacional, las declaraciones correspondientes a la infracci(cid:243)n de derechos de propiedad industrial y al cese

del uso de la marca “LOS AYER`S”, esto con el fin de aminorar los efectos de la confusi(cid:243)n generada por el uso no autorizado de la marca.

8. Que se condene los demandados a pagar por indemnizaci(cid:243)n de daæos y perjuicios el valor que el juez tase, de conformidad con el sistema de indemnizaci(cid:243)n preestablecida por infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad marcaria (Decreto 2264 de 2014), sistema por el cual se opta en la presente demanda. En consecuencia, se seæalan como concepto de daæo, las siguientes tipolog(cid:237)as previstas en el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000: • Por daæo emergente: los gastos incurridos para la defensa de la marca infringida, como son los honorarios de abogado para la preparación y envío de la carta denominada “advertencia de cese y desistimiento de uso no autorizado de la marca registrada LOS AYER‘S” y presentaci(cid:243)n de la demanda por infracci(cid:243)n de derechos de propiedad industrial. • Por lucro cesante: los honorarios dejados de percibir por el demandante por las presentaciones musicales realizadas por los demandados usando la marca nominativa “LOS

AYER`S”.

Otras tipolog(cid:237)as de daæos: • Por los beneficios obtenidos por los demandados como resultado de la infracci(cid:243)n de la marca “LOS AYER`S”, por las presentaciones realizadas, a pesar de la advertencia de cese y desistimiento de uso no autorizado de la marca registrada. • El precio que los demandados habr(cid:237)an pagado por concepto de una licencia contractual de la

marca “LOS AYER`S”, toda vez que el uso de la marca por parte de los demandados no cuenta con autorizaci(cid:243)n alguna del titular.

9. Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados.

TEMAS NO CONTESTACI(cid:211)N DE LA DEMANDA E INASISTENCIA A LA AUDIENCIA INICIAL – Consecuencias procesales.

Los demandados no contestaron la demanda ni asistieron a la audiencia inicial del C.G.P., por lo que, se aplicarÆn las sanciones establecidas en los art(cid:237)culos 97 y 372 del C.G.P. Sin embargo, tal presunci(cid:243)n que genera las consecuencias procesales impuestas acepta prueba en contrario, en tal sentido, se analizarÆn dichas sanciones de cara al material probatorio obrante en el proceso. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS – No competencia de la SIC en derechos de autor, fijaci(cid:243)n del litigio. Como lo seæal(cid:243) el abogado de la parte demandante, el presente litigio no aborda cuestiones de derechos de autor, ni conexos. Aqu(cid:237) no se debate la titularidad respecto de obras, contenidos musicales, fonogramas y demÆs similares, sino la posible infracci(cid:243)n de un registro marcario. De esta manera, la posible titularidad de derechos de autor, fonogramas y demÆs, no son competencia de la SIC. Por el contrario, el despacho analizarÆ si el uso de la expresi(cid:243)n LOS AYER·S, utilizada por los accionados para identificar en el mercado sus servicios art(cid:237)sticos, es idØntica a la expresi(cid:243)n

registrada por el demandante. LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n, titularidad de la marca. El art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 seæala que, el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar una acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. En el caso en concreto, el despacho encuentra probada la titularidad de la marca nominativa LOS AYER·S en cabeza de LEONCIO ECHEVERRI; esta marca estÆ vigente hasta el 18 de noviembre de 2023, en la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, particularmente, respecto de educaci(cid:243)n, formaci(cid:243)n, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Por œltimo, la titularidad del signo en menci(cid:243)n no fue objeto de debate. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, elementos para su configuraci(cid:243)n, configuraci(cid:243)n. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 049-IP-2012, afirma que la modalidad de infracci(cid:243)n contemplada en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, se configura en aquellos eventos en los que se acredita: i) el uso de la marca o de un signo registrado en el comercio por un tercero sin autorizaci(cid:243)n; y, ii) el riesgo de confusi(cid:243)n o

asociaci(cid:243)n. En el caso bajo anÆlisis, el despacho conforme a los hechos confesos de la demanda, concluye que los accionados desde mayo de 2019, incluían la expresión “VOCES ORIGINALES” junto a la expresi(cid:243)n LOS AYER·S. De esta manera, los accionados usaban esta expresi(cid:243)n para prestar servicios musicales y presentaciones art(cid:237)sticas, as(cid:237) como tambiØn para realizar publicaciones en Facebook, Instagram y YouTube, y en piezas publicitarias. Debe agregarse que tales actividades corresponder(cid:237)an a servicios amparados por la sociedad accionante para la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, lo que en consideraci(cid:243)n del accionante configuraba una infracci(cid:243)n de los derechos registrables. As(cid:237) las cosas, debe tenerse en cuenta que el uso de la expresi(cid:243)n LOS AYER·S por parte de los demandados es una reproducci(cid:243)n idØntica del signo nominativo del accionante, signo que como se mencion(cid:243) previamente, fue utilizado para identificar servicios registrados en la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Por consiguiente, corresponde aplicar la presunci(cid:243)n de confusi(cid:243)n del literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, segœn la cual, tratÆndose del uso de un signo para productos o servicios idØnticos, se presumirÆ que existe riesgo de confusi(cid:243)n. Dicha presunci(cid:243)n habilita al titular de un signo para impedir a terceros usar

en el comercio un signo idØntico a la marca, cuando tal uso pueda causar confusi(cid:243)n o riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. USO DEL NOMBRE COMERCIAL “LOS AYERS” – Definici(cid:243)n de nombre comercial, requisitos, no acreditaci(cid:243)n por parte de la pasiva. Los demandados alegaron la existencia de un nombre comercial a su favor, indicando que la expresi(cid:243)n LOS AYER·S hab(cid:237)a sido utilizada por el accionado JAIRO GABRIEL MONTOYA, con antelaci(cid:243)n al registro marcario otorgado al aqu(cid:237) accionante. Para resolver estas alegaciones, el despacho se refiri(cid:243) a los art(cid:237)culos 190 y 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, los cuales definen el nombre comercial como cualquier signo que identifique una actividad econ(cid:243)mica, empresa o establecimiento mercantil. Asimismo, el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y se termina cuando cesa el uso del nombre y las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De esta manera, el nombre comercial corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotaci(cid:243)n hecha por el empresario a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, a partir del art(cid:237)culo 190, estableci(cid:243) la protecci(cid:243)n del nombre comercial como bien inmaterial, que sirve para identificar una empresa o

una entidad econ(cid:243)mica. Este nombre comercial debe contener un uso real, efectivo, personal, pœblico, ostensible y continuo. Ahora bien, en el caso en concreto, el despacho seæala que, pese a todas las documentales aportadas, no existe certeza respecto de la existencia de un uso anterior, personal, pœblico, ostensible y continuo de la expresi(cid:243)n LOS AYER‘S, para ser considerada como nombre comercial. Ello, porque si bien hay una certificaci(cid:243)n de discos BS que indica que los accionados har(cid:237)an parte de una agrupaci(cid:243)n denominada LOS AYER·S, tambiØn es cierto que la misma certificaci(cid:243)n hace referencia a que el accionante hace parte de esa agrupaci(cid:243)n musical, por lo cual, no podr(cid:237)a hablarse de un uso personal de esa expresi(cid:243)n. AdemÆs, las documentales aportadas no demuestran la existencia de un nombre comercial en favor de JAIRO GABRIEL MONTOYA. As(cid:237) las cosas, para el despacho no hay certeza de la existencia de un nombre comercial, debido a que no se observa un uso real, efectivo, ni personal o un primer uso personal en cabeza del accionado, de la expresi(cid:243)n LOS AYER·S antes de 1993, aæo en que se concedi(cid:243) el registro marcario a favor de LEONCIO GUTI(cid:201)RREZ. Por consiguiente, no se puede considerar la existencia de un nombre comercial a favor de JAIRO GABRIEL MONTOYA. INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS – Conceptualizaci(cid:243)n, no procedencia.

De acuerdo con lo expuesto, el daæo sufrido por el accionante corresponde a los literales a), b) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Igualmente, para efectos de la cuantificaci(cid:243)n del perjuicio, la parte demandante se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. En consecuencia, quien se acoge a este sistema no tiene que probar la cuant(cid:237)a de los daæos y perjuicios causados, sino que su tasaci(cid:243)n estarÆ determinada por el juez. Al respecto, el aludido art(cid:237)culo anuncia en su encabezado unos criterios para calcular los perjuicios, los cuales se encuentran enlistados en 3 literales. El primero de ellos hace referencia al daæo emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, se estÆ refiriendo a tipolog(cid:237)a de daæos. En el caso del literal a), son los perjuicios tradicionales del C(cid:243)digo Civil, siendo esto as(cid:237), los demÆs criterios contenidos en los literales b) y c) tambiØn corresponden a tipolog(cid:237)as de daæos que, a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. Adicionalmente, no es posible solicitar el reconocimiento de literal c) si se han solicitado los literales a) y b). Esto, en la medida que la norma al utilizar la expresión “o” al finalizar el literal b), conlleva a que literal c) sea excluyente y, por lo tanto, el literal c) s(cid:243)lo puede alegarse de manera

individual, sin acompaæarse de las otras tipolog(cid:237)as de daæo. Si en gracia de discusi(cid:243)n se aceptara la procedencia del literal c) con cualquiera de los literales a) y b), se estar(cid:237)a incurriendo en una doble condena de perjuicios, lo cual estÆ prohibido en Colombia (CSJ. Sentencia de 28 de mayo de 2014). Ahora bien, en el caso en concreto, se argument(cid:243) que los perjuicios solicitados bajo el literal a), es decir el daæo emergente, correspond(cid:237)an a los gastos legales en que habr(cid:237)a incurrido la parte actora para efectos de solicitar el cese del uso de la marca, lo cual, tØcnicamente no corresponde a un perjuicio. Pues, segœn la reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia, corresponder(cid:237)a a las agencias en derecho, mÆs no a un perjuicio en s(cid:237) mismo. De otro lado, en el plenario no se encuentra acreditado el valor comercial del derecho infringido, ni de las licencias contractuales concedidas, conforme lo seæala el literal b) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Al respecto, seæala el despacho que no solo debe evidenciarse un uso no autorizado del derecho intangible, sino tambiØn que el mismo pose(cid:237)a un valor comercial comprobado dentro del proceso o que se hubiesen extendido licencias con antelaci(cid:243)n de la interposici(cid:243)n de la acci(cid:243)n judicial. Por lo expuesto, no habr(cid:237)a lugar a reconocer la pretensi(cid:243)n

pecuniaria. RESOLUCI(cid:211)N DE LAS PRETENSIONES – Prosperidad parcial de las pretensiones. El despacho concederÆ las pretensiones primera, segunda, tercera, quinta, sexta y novena. Asimismo, accederÆ parcialmente a la pretensi(cid:243)n cuarta, es decir, la orden se limitarÆ s(cid:243)lo al uso de expresi(cid:243)n LOS AYER·S, porque corresponde al registro marcario nominativo. AdemÆs, frente a la pretensi(cid:243)n sØptima, se accederÆ parcialmente, en el entendido que la parte resolutiva de esta sentencia se publicarÆ por una sola vez en un peri(cid:243)dico de amplia circulaci(cid:243)n nacional. Por œltimo, el despacho negarÆ la pretensi(cid:243)n octava. Elabor(cid:243): ACSB Revis(cid:243): AMM