SIC - Sentencia 19-281881-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 19-281881

Fecha de la providencia: 19/05/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): BRIDGEWOOD CAPITAL INC. Demandado(s): AKMIOS S.A.S. (antes EPK KIDS SMART S.A.S., antes

INVERSIONES PLAS S.A.S.)

Juez: JosØ Fernando Sandoval GutiØrrez

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante BRIDGEWOOD CAPITAL INC. (en adelante “BRIDGEWOOD”) manifestó que era titular de la marca nominativa “EPK” con certificado de registro No. 289059, para identificar productos de clase 25 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza; de la marca mixta “EPK” con certificado de registro No. 592330, para identificar productos de las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza; de la marca mixta “EPK” con certificado de registro No. 289069, para identificar productos de la 25 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza y de las marcas mixtas “EPK” con certificados de registro No. 494869 y 485321, las cuales se encontraban bajo acci(cid:243)n de cancelaci(cid:243)n para el momento de la presentaci(cid:243)n de la demanda.

2. BRIDGEWOOD afirm(cid:243) que las marcas referenciadas identificaron productos a travØs de la sociedad demandada PLAS S.A.S. (ahora AKMIOS) desde el aæo 2006, con ocasi(cid:243)n del contrato

que las vinculaba. Sin embargo, debido a prÆcticas de mala fe, la demandada envi(cid:243) el 3 de septiembre de 2019 una comunicaci(cid:243)n formal a la accionada donde le informaba la revocatoria de la autorización de uso de la marca “EPK” y le otorg(cid:243) un plazo de 15 d(cid:237)as para que cesara dicho uso.

3. La sociedad accionante manifest(cid:243) que AKMIOS respondi(cid:243), el 17 de septiembre de 2019, a la comunicación mencionada que su intención era continuar con el uso de las marcas “EPK”, a pesar de no contar con la autorizaci(cid:243)n correspondiente.

4. La activa afirm(cid:243) que la accionada hab(cid:237)a incurrido en varios actos de mala fe, entre otros, el cambio de su raz(cid:243)n social a EPK KIDS SMART S.A., la comercializaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n productos idØnticos a los suyos y con signos distintivos que reproducen las marcas de la demandante y el cambio del sitio web en 2017 de www.epkshop.com a www.epk.com.

5. BRIDGEWOOD indic(cid:243) que la sociedad accionada solicitó el dep(cid:243)sito de nombres y enseñas comerciales, logrando así “la apariencia de titular de dichos signos ante terceros”, frente a lo cual la activa radicó solicitudes de revocatoria ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de septiembre de 2017 y, como no prosperaron, el 12 de octubre de 2017 presentó acciones de nulidad ante el Consejo de Estado.

6. Informó que el 8 de noviembre de 2018, AKMIOS solicitó el registro de signos distintivos similares a las marcas de propiedad de BRIDGEWOOD, sobre los cuales la demandante presentó oposici(cid:243)n y puso de presente que la demandada solo tuvo autorizaci(cid:243)n para hacer uso de las marcas y distribuir productos en Colombia, pero no para solicitar signos distintivos a su nombre.

7. BRIDGEWOOD manifest(cid:243) que solicitó el registro de un nuevo logo para la marca EPK y la sociedad accionada presentó escrito de oposici(cid:243)n a su solicitud, bajo el argumento de que es titular de nombres y enseæas comerciales “EPK” y que el uso de esos signos se hace desde el aæo 2006, por lo que le otorga mejores derechos de los que ostenta la accionante.

8. La activa afirmó que con estas actuaciones de la accionada se atenta contra la imagen y reputaci(cid:243)n de las marcas EPK “al ofrecerse productos falsificados en el mercado”, donde habr(cid:237)a una indebida asociaci(cid:243)n por parte de los consumidores entre productos de deficiente calidad y el producto original de EPK, así como sus marcas registradas.

9. La sociedad demandante afirm(cid:243) que la conducta de AKMIOS infring(cid:237)a sus derechos de propiedad industrial, en los tØrminos de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

10. En la contestaci(cid:243)n de la demanda la sociedad accionada aleg(cid:243) la excepci(cid:243)n de mØrito de la prescripci(cid:243)n extintiva de la acci(cid:243)n, bajo el argumento de que la accionada ten(cid:237)a conocimiento

desde mayo de 2017 de las conductas que reprocha en el presente proceso.

PRETENSIONES: En la demanda reformada presentada el 08 de febrero de 2021 se formularon las siguientes

pretensiones:

1. Que se declare a AKMIOS como sociedad infractora de los derechos de propiedad industrial que recaen sobre las marcas “EPK” previamente registradas en las clases 18 y 25 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad BRIDGEWOOD. Lo anterior, con ocasión de la comercialización de productos identificados con las marcas “EPK”.

2. Que se ordene a AKMIOS el cese inmediato de los siguientes actos que constituyen la infracci(cid:243)n de derechos marcarios de titularidad de mi representada, llevados a cabo en los establecimientos de comercio localizados en mÆs de treinta (30) ciudades de Colombia: a) La remoci(cid:243)n de la etiqueta con la expresión “EPK” de cualquier prenda de vestir que se encuentre en su poder destinada para comercializaci(cid:243)n; b) El uso de las marcas de titularidad de BRIDGEWOOD en las operaciones de tales establecimientos; c) La comercializaci(cid:243)n de productos que contengan las marcas de BRIDGEWOOD; d) El uso de uniformes de personal que contienen los signos distintivos de BRIDGEWOOD; e) La utilizaci(cid:243)n de letreros o cualquier otro elemento que identifique al local como parte del Grupo EPK, a travØs del uso de logos y marcas de propiedad de BRIDGEWOOD; f) El uso de bolsas plÆsticas, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, as(cid:237) como todos los demÆs materiales y medios que sirviera

predominantemente para cometer la infracci(cid:243)n de los derechos marcarios de la sociedad

BRIDGEWOOD.

3. Que se ordene a AKMIOS publicar en los medios El Espectador, El Heraldo, La Repœblica, Revista Semana y El Tiempo que cesará cualquier tipo de actividad relacionada con EPK, as(cid:237) como que reconoce a BRIDGEWOOD CAPITAL INC. como titular indiscutible de los registros marcarios EPK en Colombia y el mundo.

4. Que se ordene a AKMIOS cesar el uso del dominio www.epk.com, as(cid:237) como cerrar su pÆgina de Instagram denominada EPK la cual ostenta el “chulo azul”, símbolo de cuenta oficial y comprobada.

5. Que se proh(cid:237)ba a AKMIOS usar, explotar y comercializar cualquier producto que contenga las marcas previamente registradas por BRIDGEWOOD CAPITAL INC.

6. Que se proh(cid:237)ba a AKMIOS la importaci(cid:243)n o comercializaci(cid:243)n de cualquier tipo de producto que contenga los signos distintivos “EPK” o cualquier otro similar, en las clases registradas tales como prendas, etiquetas empaque u otros.

7. Que se condene a AKMIOS al pago de las costas procesales.

TEMAS SENTENCIA ANTICIPADA – Numeral 3 del art(cid:237)culo 278 del C(cid:243)digo General del Proceso. En el presente asunto, procederÆ el despacho a proferir sentencia anticipada en atenci(cid:243)n a lo dispuesto en el numeral 3 del art(cid:237)culo 278 del C(cid:243)digo General del Proceso; a saber, “en cualquier estado del proceso, el juez deberÆ dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes

eventos: (...) 3. Cuando se encuentra probada la cosa juzgada, la transacci(cid:243)n, la caducidad, la prescripci(cid:243)n extintiva y la legitimaci(cid:243)n en la causa”. Para efectos de lo anterior, la sentencia se comunicarÆ por escrito teniendo en cuenta que no se hab(cid:237)a iniciado la etapa de prÆctica de audiencias para el momento de su emisi(cid:243)n. PRESCRIPCI(cid:211)N EXTINTIVA DE LA ACCI(cid:211)N POR INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Art(cid:237)culo 244 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, plazos de prescripci(cid:243)n, jurisprudencia, prosperidad. De acuerdo con el art(cid:237)culo 244 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000: “La acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n prescribirÆ a los dos aæos contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracci(cid:243)n o en todo caso, a los cinco aæos contados desde que se cometió́ la infracci(cid:243)n por œltima vez". En igual sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifest(cid:243) que: “Respecto del plazo de dos aæos, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracci(cid:243)n instantÆnea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracci(cid:243)n (instantÆnea,

continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá́ prescrito la acci(cid:243)n para denunciar o demandar la infracci(cid:243)n a ese derecho el 11 de enero de 2018. (…)“El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracci(cid:243)n por parte del titular del derecho. (cid:201)l tiene dos aæos para hacerlo. Si se le vence ese plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco aæos) cuya l(cid:243)gica es distinta. En efecto, el plazo de prescripci(cid:243)n (extintiva) de cinco aæos no toma en consideraci(cid:243)n el conocimiento de la infracci(cid:243)n por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción” (Proceso 115-IP-2019). As(cid:237) las cosas, del contenido de la contestaci(cid:243)n de la demanda se tiene que la tipolog(cid:237)a de prescripci(cid:243)n alegada por la accionada es la de dos aæos, por lo que el despacho procederÆ a analizar desde cuÆndo tuvo la accionante conocimiento sobre la conducta que califica de infractora en el presente proceso y as(cid:237) determinar si se configur(cid:243) la prescripci(cid:243)n extintiva de la acci(cid:243)n. Al respecto, segœn se puede observar en el escrito de la demanda, la demandante alega la infracci(cid:243)n de sus marcas partiendo del hecho de que la sociedad accionada contaba con

autorizaci(cid:243)n para usarlas, pero dicha autorizaci(cid:243)n fue revocada en septiembre de 2019, momento desde el cual, conforme a la acusaci(cid:243)n planteada, la demandada se convirti(cid:243) en infractora dado que su uso de las marcas “EPK” ya no se encontraba amparado por las leyes de propiedad industrial. No obstante, las pruebas obrantes en el expediente muestran que la presunta infracci(cid:243)n, en la forma en que fue alegada, se habr(cid:237)a cometido desde mucho antes del aæo 2019, quedando en evidencia que la presentaci(cid:243)n de la demanda superó el tØrmino de prescripci(cid:243)n de dos aæos previsto en la Decisi(cid:243)n Andina 286 de 2000. Para explicar lo dicho, resulta pertinente comenzar estableciendo que la parte demandada ha contado con autorizaci(cid:243)n de uso de los derechos marcarios de la demandante. Sobre la existencia de dicha autorizaci(cid:243)n no se observa controversia entre los vinculados, sino sobre su terminaci(cid:243)n y lo que de ella se podr(cid:237)a derivar. Al respecto, en el escrito de la demanda reformada, se afirma que: “(…) A pesar de la comunicaci(cid:243)n enviada el tres (3) de septiembre de 2019 y recibida el cuatro (4) de septiembre del mismo aæo, a travØs de cual se manifestaba, no solo la revocatoria de la autorizaci(cid:243)n de uso de las marcas, sino que se otorg(cid:243) un tiempo prudencial para que cesara el uso de los signos, Inversiones Plas continœa haciendo uso

de las marcas de mi representada dentro de su actividad comercial de distribuci(cid:243)n y venta de prendas para niæos y niæas” Por su parte, en la contestaci(cid:243)n de la demanda se afirm(cid:243) que: “En el presente caso, Bridgewood manifest(cid:243) terminar unilateralmente el contrato de licencia. Sin embargo, EPK Kids Smart objetó dicha terminaci(cid:243)n, por lo que existe una contienda (un asunto sub judice) que conduce a que la terminaci(cid:243)n no surta efectos hasta tanto no exista un pronunciamiento judicial que dirima la disputa actualmente existente entre los sujetos contractuales”. Ahora bien, en lo que respecta a la terminaci(cid:243)n del licenciamiento de uso de las marcas, dentro de las pruebas documentales allegadas por la propia demandante se pueden apreciar varias que arrojan informaci(cid:243)n valiosa para determinar que en este caso operó la figura de la prescripci(cid:243)n. En primer lugar, en el documento titulado “Demanda de oposición” se aprecia que BRIDGEWOOD se opuso al registro de la marca “EPKapital” bajo el argumento de que: “Desde el aæo 2006, Øpoca en la que se abri(cid:243) la primera tienda EPK en Colombia y hasta finales del mes de mayo de 2017, entre BCI e I.P. existi(cid:243) un contrato verbal de licenciamiento de marca. (…) Por un lado, es evidente que I.P. conocía previamente de los signos registrados por BCI y de sus caracter(cid:237)sticas especiales que los hacen diferenciable en el mercado, tales como el color de la letra y sus elementos figurativos (una corona sobre la letra “p”,) dado

que desde el 2006 hasta mayo del 2017 existi(cid:243) un contrato verbal de licenciamiento de marca, tal como consta en el material probatorio allegado con este escrito de oposici(cid:243)n”. Lo anterior demuestra que el uso de los derechos de propiedad industrial de la demandante despuØs de la terminaci(cid:243)n de la licencia no tuvieron lugar a partir de septiembre 2019 sino a partir de mayo de 2017, tal como lo ha reconocido la accionante ante otras autoridades. Por otro lado, de acuerdo con las documentales allegadas por AKMIOS, el 3 de noviembre de 2017, BRIDGEWOOD presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual fue tramitada bajo el radicado No. 17-374638. En esta solicitud de medidas cautelares se hace una exposici(cid:243)n de hechos que justamente hacen alusi(cid:243)n a la terminaci(cid:243)n de la licencia de la que gozaba la accionada, as(cid:237) como a la presunta infracci(cid:243)n derivada de no contar con la licencia. Entre otras afirmaciones, la sociedad demandante seæal(cid:243) que: “(…) Desde el aæo 2006, Øpoca en la que se abri(cid:243) la primera tienda EPK, hasta finales de mayo de 2017, entre BCI e I.P existi(cid:243) un contrato verbal de licenciamiento de marca (...). (…) Como puede observar este Despacho, en la actualidad Colombia no se encuentra en el listado de pa(cid:237)ses, toda vez que al momento de romper relaciones con I.P., esta perdi(cid:243)

toda autorizaci(cid:243)n no solo para usar las marcas EPK, sino para distribuir sus productos por lo que fue excluida de la misma. Lo anterior, como consecuencia de la renuencia a adquirir la mercanc(cid:237)a por el canal original y autorizado, siendo así desde mayo de 2017 Colombia ya no aparece en la pÆgina” (…) No obstante lo anterior, el 23 de junio de 2017 en un desesperado intento por crear una apariencia de autorizado, cuando para la Øpoca ya no lo era, I.P. radicó una solicitud de inscripci(cid:243)n de licencia de uso en todos los expedientes marcarios titularidad de BCI en Colombia (...)” “(…) Como se dijo anteriormente, si bien es cierto que desde mayo de 2017 se finaliz(cid:243) la relaci(cid:243)n existente en BCI e IP, debemos recalcar que dicha terminaci(cid:243)n no se realiz(cid:243) de manera formal pues lo que sucedi(cid:243) fue un cese de compras y la relaci(cid:243)n comercial por parte de IP respecto al dueæo de la marca en este caso BCI”. A partir de lo anterior, es posible concluir que la finalizaci(cid:243)n de esa relaci(cid:243)n de licenciamiento, bajo el propio dicho de la demandante, en realidad tuvo lugar en mayo de 2017.De tal aspecto no deja duda, no solo por lo dicho en las demandas de oposici(cid:243)n a las que antes se hizo referencia, sino que especialmente lo confirman los hechos expuestos para sustentar las medidas cautelares presentadas ante esta misma Delegatura en noviembre de 2017, donde se asegur(cid:243) en varias

ocasiones que el licenciamiento que naci(cid:243) en 2006, que valga destacarlo es el mismo de este proceso, llegó a su fin en mayo de 2017. Por otro lado, advierte el despacho que el uso no autorizado de las marcas con posterioridad a la terminaci(cid:243)n de la licencia ya hab(cid:237)a sido puesto de presente por la demandante ante esta autoridad jurisdiccional desde noviembre de 2017. AdemÆs, es importante resaltar que dicho reclamo judicial se hizo por exacto supuesto de hecho, es decir, porque a su juicio se hab(cid:237)a terminado el licenciamiento y a pesar de eso la demandada hab(cid:237)a continuado haciendo uso de las marcas. Se trata, entonces, de la misma infracci(cid:243)n en ambos trÆmites, aunque en momentos distintos del tiempo, solo que en 2017 la demandante no pasó de presentar la solicitud de medidas cautelares, pues la demanda solo se present(cid:243) hasta el 4 de diciembre de 2019. En s(cid:237)ntesis, es evidente que la infracci(cid:243)n por la que aqu(cid:237) se demanda fue conocida por la demandante desde 2017. En tal sentido, dado que quedó evidenciado que, de haber ocurrido esa terminaci(cid:243)n, ella en realidad se produjo en mayo de 2017, esto significa que a partir de junio de 2017 la accionante estaba en posibilidad de presentar la demandada para proteger sus derechos de propiedad industrial. Pese a ello, las pruebas muestran que se activ(cid:243) el aparato jurisdiccional

en noviembre de 2017, pero no pasó de ser una solicitud de medidas cautelares que no tiene la virtud de interrumpir el tØrmino de prescripci(cid:243)n. Por otro lado, la demanda -que en los tØrminos del art(cid:237)culo 94 del C(cid:243)digo General del Proceso s(cid:237) interrumpe el tØrmino de prescripci(cid:243)nfue presentada hasta el 4 de diciembre de 2019, momento para el cual hab(cid:237)an transcurrido los dos aæos establecidos en el art(cid:237)culo 244 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, pues el plazo fenec(cid:237)a en junio de 2019. Sobre la base de lo expuesto, la excepci(cid:243)n de mØrito de prescripci(cid:243)n de la acci(cid:243)n extintiva estÆ llamada a prosperar. Ahora bien, las anteriores conclusiones no var(cid:237)an por lo atestado por la sociedad accionante; esto es, que se enter(cid:243) de las quejas y reclamos de parte de terceros en mayo de 2019 y que ellas fueron las que finalmente la llevaron a manifestarle formalmente a la demandada sobre la terminaci(cid:243)n de la licencia en septiembre del mismo aæo. Sin embargo, aun partiendo del hecho de que sea cierta la existencia de esos reclamos y de la manifestaci(cid:243)n formal de terminaci(cid:243)n en septiembre de 2019, eso no cambia el hecho de que la misma demandante ha reconocido, en diferentes instancias, que en realidad la terminaci(cid:243)n de la

relaci(cid:243)n de licencia tuvo lugar en mayo de 2017, punto determinante para el c(cid:243)mputo de la prescripci(cid:243)n por ser el punto de partida de la comisi(cid:243)n y el enteramiento de la infracci(cid:243)n. Elabor(cid:243): DMPS