SIC - Sentencia 20-448893-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 20-448893

Fecha de la providencia: 26/05/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derecho de propiedad industrial

Demandante(s): MAR˝A SIBILA MEJ˝A RESTREPO Y UPROLAB S.A.S.

Demandado(s): MAR˝A FERNANDA CAMPOS D˝AZ Y OTROS

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La demandante MARÍA SIBILA MEJÍA RESTREPO (en adelante “MARÍA MEJÍA”) manifest(cid:243) ser titular de la patente denominada “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo” con certificado de registro No. 29377 y concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluci(cid:243)n No. 81121 de fecha 27 de diciembre de 2012 y que se encontraba vigente hasta el 27 de octubre de 2028.

2. La accionante afirm(cid:243) que su codemandante UPROLAB S.A.S. era licenciataria de la patente “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo” y que, segœn el contrato de licencia, esta sociedad ten(cid:237)a poder para

ejercer acciones de infracci(cid:243)n de dicha patente.

3. La parte demandante seæal(cid:243) que la sociedad demandada POLYPEP S.A.S. fabricaba los polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo siguiendo el mØtodo protegido por la patente No. 29377, sin contar con la debida autorizaci(cid:243)n.

4. La activa manifestó que las sociedades accionadas “J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S., LABORATORIOS BIOPEP S.A.S y TSO S.A.S. vend(cid:237)an un suplemento dietario que conten(cid:237)a “polipØptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”, en donde el compuesto activo era obtenido con el procedimiento protegido por la patente No. 29377.

5. Las demandantes indicaron que MAR˝A FERNANDA CAMPOS D˝AZ, a travØs de su establecimiento de comercio ECOPHARMA BIONATURAL vend(cid:237)a un suplemento dietario que contenía “polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo” ”, en donde el compuesto activo era obtenido con el procedimiento protegido por la patente No. 29377.

6. La parte accionante adujo que la conducta de las demandadas infring(cid:237)a sus derechos de propiedad industrial en los tØrminos de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

7. En la contestaci(cid:243)n de la demanda POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S. formularon las excepciones de mérito de “Falta de legitimación en la causa por activa”, “Falta de legitimaci(cid:243)n en la causa por

pasiva” e “Inexistencia de violación a la propiedad industrial”. Por su parte, J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S., LABORATORIOS BIOPEP S.A.S. y MAR˝A FERNANDA CAMPOS D˝AZ, no contestaron la demanda reformada dentro del tØrmino legal.

PRETENSIONES: En la demanda reformada presentada el 18 de diciembre de 2020 se formularon las siguientes

pretensiones:

1. Declarar que el uso y la explotaci(cid:243)n de la invenci(cid:243)n protegida por la patente de invenci(cid:243)n número 29377 para “Proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”, que las sociedades J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S.; LABORATORIOS BIOPEP S.A.S.; POLYPEP S.A.S.; TSO S.A.S. y MARÍA FERNANDA CAMPOS DÍAZ han efectuado en el territorio colombiano mediante la fabricaci(cid:243)n, el ofrecimiento y la comercializaci(cid:243)n de los mismos, es ilegal e infringe los derechos de propiedad industrial de UPROLAB S.A.S. segœn los art(cid:237)culo 50, 51 Y 52 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

2. Ordenar a las demandadas a cesar los actos de infracci(cid:243)n de la totalidad de las reivindicaciones 1 a 8 de la patente con certificado de registro No. 29377 denominada “Proceso de producción de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo”.

3. Ordenar a las demandadas cesar la presentaci(cid:243)n de ofertas para la venta del producto

obtenido con el proceso protegido en la patente de invención número 29377 para “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo”, ante cualquier persona pœblica o privada en el territorio colombiano.

4. Prohibir a las demandadas fabricar y comercializar el producto obtenido con el proceso de producci(cid:243)n de una composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y de bazo de cerdo, segœn se encuentra protegido en la patente con certificado de registro No.

29377.

5. Ordenar a las demandadas retirar, recoger y entregar para su destrucci(cid:243)n todos los productos que se hayan fabricado con el proceso de producci(cid:243)n protegido por la patente No. 29377, de todos aquellos lugares, empresas y establecimientos de comercio en los que hubiere colocado el producto infractor. As(cid:237) como el retiro de toda publicitad escrita y por medio de internet de los productos resultantes de la infracci(cid:243)n.

6. Ordenar a las demandadas la adopci(cid:243)n de medidas las medidas necesarias para evitar la continuaci(cid:243)n o la repetici(cid:243)n de la infracci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n de los derechos de propiedad industrial derivados de la patente No.29377

7. Ordenar a las demandantes informar sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de los bienes infractores y sobre sus circuitos de distribuci(cid:243)n.

8. Condenar a las demandadas al pago por indemnizaci(cid:243)n de los perjuicios sufridos por UPROLAB S.A.S. la suma de $1.461.868.999 de pesos por concepto de lucro cesante, sin perjuicio de que despuØs de recogidas las pruebas solicitadas se demuestre un monto mayor a la suma que se calcule en funci(cid:243)n de la explotaci(cid:243)n ilegal de la patente No. 29377.

9. Condenar a las demandadas al pago por indemnizaci(cid:243)n de los perjuicios sufridos por MAR˝A MEJ˝A la suma de $78.981.224, sin perjuicio de que despuØs de recogidas las pruebas solicitadas se demuestre un monto mayor a la suma que se calcule en funci(cid:243)n de la explotaci(cid:243)n ilegal de la patente No. 29377.

10. Ordenar al INVIMA la suspensi(cid:243)n de los registros sanitarios de los productos IMPROM, INFAPEP, POLYZAVIA, POLYZAVIA KIDS y cualquier otro registro para productos que infrinjan la patente No. 29377.

11. Ordenar al ICA la suspensi(cid:243)n del registro del producto POLYPET con licencia de venta No. 16795 y cualquier otro registro para productos que infrinjan la patente No. 29377.

12. Actualizar el valor de la condena de acuerdo con el (cid:237)ndice de precios al consumidor a la fecha que se profiera la sentencia.

13. Ordenar a las demandadas a publicar la sentencia que ponga fin al presente proceso en un diario de alta circulaci(cid:243)n en Colombia.

14. Condenar a las demandadas al pago en costas.

TEMAS EXISTENCIA DEL DERECHO/ LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n respecto de MAR˝A MEJ˝A, no acreditaci(cid:243)n respecto de UPROLAB. De acuerdo con el art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracci(cid:243)n. Si la legislaci(cid:243)n interna del Pa(cid:237)s Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrÆ iniciar de oficio, las acciones por infracci(cid:243)n previstas en dicha legislaci(cid:243)n. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrÆ entablar la acci(cid:243)n contra una infracci(cid:243)n sin, que sea necesario el consentimiento de los demÆs, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. En esa medida, quien cuenta con legitimaci(cid:243)n dentro de la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Raz(cid:243)n por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisi(cid:243)n de una infracci(cid:243)n es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad. En el presente asunto, la existencia de un derecho de propiedad industrial y la legitimaci(cid:243)n en la

causa se encuentran demostrados, por cuanto se logr(cid:243) acreditar que MAR˝A MEJ˝A es cotitular de la patente de invención de nominada “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo”. Lo anterior se puede corroborar con la certificaci(cid:243)n expedida por la Secretar(cid:237)a Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 9 de noviembre de 2020; la Resoluci(cid:243)n No. 81121 de fecha 27 de diciembre de 2012, por medio de la cual se concedi(cid:243) una patente de invenci(cid:243)n y, finalmente, con el certificado de registro No. 29377 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio. As(cid:237) las cosas, queda claro para el despacho la existencia del derecho de propiedad industrial que la parte accionante busca proteger, as(cid:237) como su legitimaci(cid:243)n para actuar en la presente causa. Por otro lado, en lo que respecta a la legitimaci(cid:243)n por activa de UPROLAB S.A.S., es necesario aclarar que el contrato de licencia de patente y marca suscrito entre NATALIA MEJ˝A GAVIRIA, MARCELA MEJ˝A GAVIRIA, MAR˝A MEJ˝A, JUAN PABLO MEJ˝A RESTREPO (licenciantes) y la sociedad UPROLAB S.A.S. (licenciataria) no la legitima para presentar la presente demanda, teniendo en cuenta que los œnicos legitimados para solicitar la protecci(cid:243)n de un derecho de

propiedad industrial son los titulares, segœn los art(cid:237)culos 238 y 247 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Adicionalmente, en la clÆusula tercera de dicho contrato se estipula que los licenciantes mantienen la titularidad de la patente y las marcas durante la vigencia del contrato, lo cual confirma que UPROLAB S.A.S. no se encuentra legitimada para promover la presente acci(cid:243)n. Sumado a lo anterior, la clÆusula novena del referido contrato de licencia, en la cual se otorga poder especial a UPROLAB S.A.S. para iniciar acciones judiciales o prejudiciales que resulten necesarias para la protecci(cid:243)n sobre la patente, resulta inaplicable. Lo anterior, teniendo en cuenta que los acuerdos contractuales no tienen la virtualidad para derogar o modificar las disposiciones legales. En consecuencia, se declarará probada la excepción de mérito denominada “Falta de legitimaci(cid:243)n en la causa por activa” en contra de UPROLAB S.A.S.

EXCEPCI(cid:211)N DE M(cid:201)RITO DE FALTA DE LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR PASIVA – No prosperidad.

Con el fin de soportar la excepción de mérito de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, las sociedades POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S. manifestaron al contestar la demanda reformada que los productos a los que se refiere la presente demanda cuentan con los registros sanitarios expedidos por el INVIMA y por el ICA, segœn consta en las resoluciones aportadas. Raz(cid:243)n por la cual, dichas entidades fueron quienes debieron ser vinculadas como demandados.

As(cid:237) mismo, POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S. adujeron que se debi(cid:243) vincular como demandada a la sociedad fabricante de los productos POLYZAVIA y POLYZAVIA KIDS, segœn se puede corroborar en la Resoluci(cid:243)n No. 201813423 del 3 de abril de 2018 expedida por el INVIMA. Por otro lado, tratÆndose del producto IMMUSE que estÆ siendo importado supuestamente desde Estados Unidos por la sociedad TSO S.A.S., debe vincularse al fabricante de este producto que corresponde a NATURAL MOON LLC como infractora de la patente. En primer lugar, debe seæalar el despacho que resulta desacertado sostener que las entidades pœblicas que concedieron las licencias para la fabricaci(cid:243)n, exportaci(cid:243)n o importaci(cid:243)n de los productos de la presente demanda deben ser considerados como infractores, cuando lo cierto es que las mismas adoptaron las decisiones correspondientes en virtud de un mandato legal y no con el prop(cid:243)sito de infringir una patente. Adicionalmente las actuaciones administrativas efectuadas por dichas entidades no encajan en ninguno de los supuestos consagrados en los literales a) y b) del art(cid:237)culo 52 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, los cuales disponen: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento”. Pues se reitera que las decisiones adoptadas por las entidades se tomaron, no para infringir una patente, sino con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan los trÆmites sanitarios. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las sociedades extranjeras, se debe precisar que tratÆndose de un asunto de infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial, espec(cid:237)ficamente a una patente, el titular o demandante se encuentra en libertad de vincular como demandado a cualquiera de los que considere que se encuentra infringiendo su derecho, no existiendo una disposici(cid:243)n legal en las normas expedidas por la Comunidad Andina en la que se exija que tienen que ser vinculados todos los sujetos que se encuentran inmersos en los supuestos seæalados previamente seæalada. Por lo tanto, es dable concluir que en materia de propiedad industrial la legitimaci(cid:243)n en la causa por pasiva es facultativa y no necesaria, contrario a lo que parece entender la parte demandada. En consecuencia, la excepción de mérito denominada “Falta de legitimaci(cid:243)n en la causa por pasiva” formulada por los demandados POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S., no estÆ llamada a prosperar en el presente asunto. ALCANCE DE PROTECCI(cid:211)N DE UNA PATENTE DE INVENCI(cid:211)N – Reivindicaciones de una patente de invenci(cid:243)n, art(cid:237)culo 51 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

Antes de analizar si las conductas ejecutadas por J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S., LABORATORIOS BIOPEP S.A.S., MAR˝A FERNANDA CAMPOS D˝AZ, POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S, constituye o no una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial de MAR˝A MEJ˝A derivados de la patente “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linforeticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo”, es menester hacer una serie de precisiones en torno al concepto y alcance de la protecci(cid:243)n sobre una patente de invenci(cid:243)n. Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Decisión Andina 486 de 2000, “El alcance de la protecci(cid:243)n conferida por la patente estarÆ determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripci(cid:243)n y los dibujos, o en su caso, el material biol(cid:243)gico depositado, servirÆn para interpretarlas”. En el presente asunto, advierte el despacho que la accionante no adjunt(cid:243) con las pruebas allegadas con ni con la demanda principal, ni con la demanda reformada, ni tampoco al momento de correr traslado de las excepciones de mØrito formuladas por POLYPEP S.A.S y TSO S.A.S., las reivindicaciones de la patente de invenci(cid:243)n denominada “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo”, concedida por la

Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluci(cid:243)n No. 81121 de 27 de diciembre de 2012. Contrario a ello, advierte el despacho que la accionante pretendi(cid:243) demostrar dichas reivindicaciones con el documento denominado “Proceso para obtener mezcla de polipéptidos linfo-reticulares y composiciones que los comprenden”, allegado al expediente. Dicho documento carece de eficacia probatoria para tales efectos, por cuanto el documento previamente mencionado no coincide con la informaci(cid:243)n contenida en el art(cid:237)culo primero de la Resoluci(cid:243)n No. 81121 de 27 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que los t(cid:237)tulos de estos documentos son diferentes. As(cid:237) mismo, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio hace referencia a ocho reivindicaciones, mientras que el documento allegado por la activa se refiere solo a seis, lo cual tambiØn fue reconocido en los hechos de la demanda reformada. Es decir, a partir del documento aportado por MAR˝A MEJ˝A no es posible determinar cuÆles son las reivindicaciones que efectivamente fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la patente de invenci(cid:243)n con certificado de registro No. 29377, al existir discrepancias entre los documentos mencionados. Adicionalmente, en el numeral cuarto de la Resoluci(cid:243)n bajo comento se indica que el solicitante “(…) respondi(cid:243) oportunamente al requerimiento formulado y present(cid:243) nuevas reivindicaciones (1 a 8, folios 80 reverso y 81) que reemplazan las originalmente presentadas”. Por lo anterior, resulta

claro que en algœn punto de la solicitud de registro de la patente de invenci(cid:243)n existi(cid:243) una modificaci(cid:243)n al cap(cid:237)tulo reivindicatorio. Por lo tanto, si el documento aportado con el fin de demostrar las reivindicaciones de la patente œnicamente contiene seis reivindicaciones y no ocho, no puede tratarse del cap(cid:237)tulo reivindicatorio al que hace referencia la Resoluci(cid:243)n. Sumado a lo anterior, en la Resoluci(cid:243)n se hace menci(cid:243)n a que las reivindicaciones de la patente se encuentran conformadas por 80 folios reverso y 81; sin embargo, el documento aportado al presente proceso contiene 41 folios, situaci(cid:243)n que impide tener por demostrada las reivindicaciones otorgadas a la accionante. AdemÆs, no se aportaron elementos probatorios encaminados a demostrar que el referido documento fue elaborado por el inventor de la patente GUILLERMO MEJ˝A MEJ˝A, por lo que tampoco se puede dar aplicaci(cid:243)n a lo establecido en el art(cid:237)culo 244 del C(cid:243)digo General del Proceso que regula lo ateniente a los documentos autØnticos como quiera que se desconoce la identidad de la persona que los elabor(cid:243). Es de precisar que la anterior falencia probatoria no se suple con la aplicaci(cid:243)n de las consecuencias procesales consagradas en los art(cid:237)culos 97 y 372 del C(cid:243)digo General del Proceso ante la falta de contestaci(cid:243)n de la demanda reformada y la inasistencia injustificada a la audiencia

inicial por parte de J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S., LABORATORIOS BIOPEP S.A.S. y MAR˝A FERNANDA CAMPOS D˝AZ, en la medida en que la falta de documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de acto o contrato no podrÆ suplirse con otra prueba, de conformidad con el art(cid:237)culo 256 del C(cid:243)digo General del Proceso. En similares tØrminos, es preciso aclarar que no pod(cid:237)a aceptarse el argumento segœn el cual la Superintendencia de Industria y Comercio no exig(cid:237)a la presentaci(cid:243)n de las reivindicaciones para la Øpoca en la que fue otorgada la patente de invenci(cid:243)n. Por cuanto no resulta coherente que la identidad otorgara el registro de una patente de invenci(cid:243)n o realizara el examen de fondo sin tener acceso a los documentos que conten(cid:237)a dicha informaci(cid:243)n, pues sin ella no hubiese podido hacer observaciones a las reivindicaciones presentadas inicialmente por el titular de la patente, tal como se puede colegir en las consideraciones de la mencionada Resoluci(cid:243)n, en la que se hizo alusión a que el título de la patente es “Proceso de producci(cid:243)n de composici(cid:243)n que comprende polipØptidos linfo-reticulares de h(cid:237)gado y bazo de cerdo” y se encontraba conformada por ocho reivindicaciones contenidas en 80 folios en reverso y 81 que reemplazan las originalmente presentadas. Por otro lado, tampoco es de recibo el argumento de que los actos administrativos deben ser analizados como un compendio y no œnicamente en su parte resolutiva; al respecto, se le

recuerda a la demandante que los actos administrativos tienen una presunci(cid:243)n de legalidad por lo que no pod(cid:237)a hacerse una interpretaci(cid:243)n de manera aislada de la parte considerativa y resolutiva, por lo que no podr(cid:237)a el despacho tener por demostrado una reivindicaci(cid:243)n que no coincide con la descrita en la Resoluci(cid:243)n por medio de la cual se otorg(cid:243) el derecho sobre una patente de invenci(cid:243)n. Ahora bien, debe aclararse que en el presente asunto no se estÆ exigiendo al demandante que aporte el documento original que contiene las reivindicaciones que fueron otorgadas sino simplemente que aporte los documentos que las contienen, independientemente de si son originales o copias. De esta manera, no puede pretender el demandante que se tengan como demostradas las reivindicaciones con sus meras manifestaciones o con un documento que no coincide con el t(cid:237)tulo, ni mucho menos con el nœmero de reivindicaciones a los que hace referencia la Resoluci(cid:243)n por medio de la cual fue concedida la patente de invenci(cid:243)n. Por lo tanto, al no ser aportado el documento que contiene las reivindicaciones no es posible saber con certeza el alcance del derecho que le fue otorgado a la parte accionante, situaci(cid:243)n que impide emitir un pronunciamiento sobre la infracci(cid:243)n que fue alegada en la demanda reformada. En ese orden de ideas no se puede abordar lo referente a las consecuencias procesales consagradas en el inciso 2 del art(cid:237)culo 233 del C(cid:243)digo General del Proceso, ante la presunta falta

de colaboraci(cid:243)n por parte de los demandados J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES S.A.S., LABORATORIOS BIOPEP S.A.S., POLYPEP S.A.S. y TSO S.A.S. en la prÆctica de las pruebas periciales que fue decretada y se encuentran contenidas en el acta No. 2271 de la audiencia inicial celebrada el 21 de octubre de 2021, teniendo en cuenta que si no se tiene certeza de las reivindicaciones que le fueron concedidas a MAR˝A RESTREPO no es posible analizar y mucho menos tener por demostrado que los productos IMPRON, INFAPEP, IMMUSE, POLYZAVIA, POLYZAVIA KIDS y POLIPET fabricados, comercializados e importados por los demandados infringen la patente de invenci(cid:243)n de su titularidad. En consecuencia, se negarÆn las pretensiones de la demanda y se declararÆ probada la excepci(cid:243)n de mérito denominada “Inexistencia de violación a la propiedad industrial” en contra de MAR˝A MEJ˝A. Elabor(cid:243): DMPS