SIC - Sentencia 21-123373-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 123373

Fecha de la providencia: 18/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. Demandado(s): `LVARO ALBERTO VARGAS MU(cid:209)OZ

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. (en adelante “MUNDIAL DE TORNILLOS”), afirmó ser la titular de la marca mixta “MUNDIAL DE TORNILLOS” con certificado de registro No. 574894, para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, relacionados con la comercializaci(cid:243)n y venta de art(cid:237)culo de ferreter(cid:237)a.

2. MUNDIAL DE TORNILLOS manifest(cid:243) que a travØs de la resoluci(cid:243)n No. 78862 de 9 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio declar(cid:243) la notoriedad de la marca “MUNDIAL DE TORNILLOS”, para identificar productos de ferretería.

3. La sociedad demandante seæal(cid:243) que el seæor `LVARO ALBERTO VARGAS MU(cid:209)OZ empleaba la expresi(cid:243)n “TORNILLOS MUNDIAL” para identificar su establecimiento de comercio, ubicado

en la Calle 4 # 17 - 63, en la ciudad de PopayÆn, bajo Matr(cid:237)cula Mercantil No. 85293 de la

CÆmara de Comercio de Cauca.

4. MUNDIAL DE TORNILLOS adujo que el demandado usaba una expresi(cid:243)n similar a la marca mixta “MUNDIAL DE TORNILLOS”, para prestar servicios de comercio al por menor de art(cid:237)culos de ferreter(cid:237)a, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados, es decir, los mismos productos y servicios que se encuentran amparados por la titularidad de su marca.

5. La parte actora aleg(cid:243) que el signo “TORNILLOS MUNDIAL” utilizado por el demandado, al ser casi idéntico a su marca “MUNDIAL DE TORNILLOS”, gener(cid:243) confusi(cid:243)n entre los consumidores.

6. Manifest(cid:243) MUNDIAL DE TORNILLOS que el uso de signos distintivos por parte de la accionada constituye una infracci(cid:243)n a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca respecto de la cual ostenta su titularidad. Por lo tanto solicito que se decretarÆn medidas cautelares para su protecci(cid:243)n

7. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante auto No. 51272 del 28 de abril de 2021, acept(cid:243) la cauci(cid:243)n presentada por la sociedad demandante y decret(cid:243) la medida cautelar solicitada.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: PRIMERA: Que se declare que la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. es la titular de la marca mixta MUNDIAL DE TORNILLOS, concedida bajo el certificado No. 574894, registrada para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA: Que se declare que la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. es la titular de la enseña comercial MUNDIAL DE TORNILLOS, contenida en el certificado No. 2885.

TERCERA: Que se declare que el seæor ÁLVARO ALBERTO VARGAS MUÑOZ incurrió en la infracción consagrada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000.

CUARTA: Que se declare que el demandado incurrió en la infracción consagrada en el literal e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000.

QUINTA: Que se declare que el accionado incurrió en la infracción consagrada en el artículo 192 de la Decisión Andina 486 del 2000.

SEXTA: Que se condene al accionado a indemnizar a la sociedad demandante por los daæos y perjuicios ocasionados con su conducta, teniendo en consideraci(cid:243)n el sistema de indemnizaciones preestablecidas previsto en el Decreto 2264 de 2014.

SEPTIMA: Que se condene al accionado al pago de las costas y las agencias en derecho que se causen en virtud del proceso.

TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n. El art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 indica que “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que

manifiesten la inminencia de una infracción”. En esa medida, quien cuenta con legitimaci(cid:243)n dentro de la acci(cid:243)n por Infracci(cid:243)n de Derechos de Propiedad Industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados en la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, raz(cid:243)n por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisi(cid:243)n de una infracci(cid:243)n, es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad. En el presente asunto, se puede evidenciar en la certificaci(cid:243)n emitida por la secretaria general AD – HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 16 de marzo de 2021, que la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. es titular de la marca mixta “MUNDIAL DE TORNILLOS”, concedida bajo el certificado No. 574894 y vigente hasta el 2 de octubre de 2027, registrada para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Por lo tanto, al ser la sociedad demandante titular de la marca mixta descrita anteriormente, es claro que se encuentra legitimada para iniciar la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial. USO EN EL COMERCIO DEL SIGNO PRESUNTAMENTE INFRACTOR – Acreditaci(cid:243)n/ INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina, configuraci(cid:243)n / COTEJO ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS – Jurisprudencia, configuraci(cid:243)n. El literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que “El registro de una

marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o servicios idØnticos se presumirÆ que existe riesgo de confusi(cid:243)n”. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableci(cid:243) que: “Los derechos de exclusión mencionados en el anterior literal “(...) pueden considerarse como parte de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relaci(cid:243)n con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el trÆfico econ(cid:243)mico y sin su consentimiento, un signo idØntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n prejudicial dentro del proceso 101-IP-2013). As(cid:237), para que se configure la infracci(cid:243)n del derecho, es necesario establecer: (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor, (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado, (iii) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado. Frente al uso en el comercio, seæala el despacho que ante la no comparecencia a la audiencia por

parte del demandado, se aplicaran las consecuencias consagradas en el numeral 4 del art(cid:237)culo 372 y art(cid:237)culo 97 del C(cid:243)digo General del Proceso. Por lo tanto, se tiene por probado el hecho quinto contenido en la demanda, que permite inferir el uso en el comercio del signo “TORNILLOS MUNDIAL” a título de marca para identificar servicios de ferreter(cid:237)a. Adicionalmente, a partir de la factura de venta No. TM 852 de fecha 23 de marzo de 2021, es posible inferir que el accionado ofrece en el mercado productos de ferreter(cid:237)a a travØs del establecimiento de comercio “TORNILLOS MUNDIAL” ubicado en la ciudad de PopayÆn. Ahora bien, dado que se tiene por probado el uso en el comercio de la expresión “TORNILLOS MUNDIAL” por parte del seæor `LVARO VARGAS MU(cid:209)OZ, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por el demandado y la marca nominativa “MUNDIAL DE TORNILLOS” de titularidad de la sociedad demandante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 12-IP-2014 explic(cid:243) las reglas que se atenderÆn al realizar un cotejo marcario: “Regla 1.- La confusi(cid:243)n resulta de la impresi(cid:243)n de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultÆneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza e los productos” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del proceso 12-IP-2014). Por otra parte, en lo atinente al cotejo entre un signo nominativo (de la demandante) y mixto (de la demandada) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que: “(...) al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha seæalado, cuÆl de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del proceso 12-IP-2014). Adicionalmente, en el Proceso 17-IP-2013 el mismo Tribunal manifest(cid:243) que: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a travØs de la palabra o denominaci(cid:243)n contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento grÆfico, que por su tamaæo, color, diseæo y otras caracter(cid:237)sticas, pueda causar mayor impacto en el consumidor”(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-2013). En el caso en concreto y en atenci(cid:243)n a las reglas previamente citadas, es claro que el elemento

preponderante de la marca mixta de titularidad de la sociedad demandante es el denominativo, esto es, la expresión “MUNDIAL DE TORNILLOS”. Por lo que deberÆ procederse a cotejar las expresiones en conflicto, aplicando las reglas acogidas por el Tribunal de la Comunidad Andina para el cotejo de signos denominativos, analizando la similitud ortogrÆfica y fonØtica que pueda existir entre ellos. Conforme a lo anterior, el despacho encuentra una similitud ortogrÆfica, debido a que la expresión “TORNILLOS MUNDIAL” reproduce en su totalidad la marca mixta de la sociedad accionante “MUNDIAL DE TORNILLOS”. Asimismo, se evidencia una similitud fonØtica por cuanto el signo de la pasiva está compuesto por la totalidad de letras que conforma la marca nominativa de titularidad de la sociedad demandante. As(cid:237), el hecho de que el signo de la parte actora sea utilizado de forma invertida por el demandado no constituye un elemento suficientemente diferenciador, ni le imprime ninguna distintividad sobre el de titularidad de la accionante. En lo que respecta al riesgo de confusi(cid:243)n, el despacho seæala que, sumado a la existencia de similitud entre los signos, se encuentra que (i) la marca debidamente registrada ampara la comercializaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de productos de ferreter(cid:237)a (ii) el demandado tiene un establecimiento de comercio dedicado, precisamente, a satisfacer las necesidades relacionadas con productos de ferreter(cid:237)a. Por lo anterior, se encuentra que en el presente asunto existe un riesgo de confusi(cid:243)n o asociaci(cid:243)n

respecto del origen empresarial de los signos en conflicto, conducta que permite inferir la infracci(cid:243)n descrita en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. En consecuencia, se accederÆ a la pretensi(cid:243)n referente a declarar que ÁLVARO ALBERTO VARGAS MUÑOZ infringi(cid:243) los derechos de propiedad industrial que tiene la sociedad accionante sobre la marca mixta “MUNDIAL DE TORNILLOS”, concedida bajo el certificado No. 574894, registrada para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal e) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina, no configuraci(cid:243)n. El literal e) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina indica que “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) e) usar en el comercio un signo idØntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daæo econ(cid:243)mico o comercial injusto por raz(cid:243)n de una diluci(cid:243)n de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por raz(cid:243)n de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;”. Al respecto, es necesario precisar que la sociedad demandante aport(cid:243) distintas pruebas para

demostrar la notoriedad de la marca “MUNDIAL DE TORNILLOS”; a saber, la resoluci(cid:243)n N.” 78862 de 9 de diciembre de 2020, que reconoce la notoriedad de la marca mixta para identificar comercializaci(cid:243)n de productos de ferreter(cid:237)a, en el periodo comprendido entre el primer semestre del aæo 2010 hasta el segundo semestre del aæo 2019, es decir, 17 meses antes de la presentaci(cid:243)n de la demanda. Por ello, no puede tenerse como prueba para la acreditaci(cid:243)n de la continuidad en la notoriedad de la marca. En similares tØrminos se encontr(cid:243) la certificaci(cid:243)n emitida por el Revisor Fiscal de dicha sociedad de 23 de marzo de 2021, en la que consta el valor cancelado por publicidad en el periodo comprendido entre el aæo 2020 y los meses de enero y febrero de 2021. Sin embargo, resulta insuficiente conocer en quØ ha consistido el posicionamiento de la marca frente a otras en el mercado o determinar el grado de reconocimiento entre sus competidores o proveedores para demostrar su notoriedad. Por ende, la sociedad accionante no ofrece elementos de juicio que permitan inferir la notoriedad de la marca, de manera que no se configura la comisi(cid:243)n de la infracci(cid:243)n contenida en el literal e) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, al no establecerse los presupuestos seæalados en la norma. NOMBRE COMERCIAL – No acreditaci(cid:243)n. Advierte el despacho que el dep(cid:243)sito de un nombre o una enseæa comercial ante la

Superintendencia de Industria y Comercio no otorga de manera automÆtica la titularidad, puesto que para dichos efectos se requiere la existencia de un uso personal, pœblico, ostensible y continuo en el comercio. As(cid:237) las cosas, verificando el material probatorio que se encuentra dentro del plenario, encuentra el despacho que este resulta insuficiente, impertinente y, por lo tanto, no da cuenta del uso real, efectivo y constante de la enseña comercial “MUNDIAL DE TORNILLOS”, contenida en el Certificado No. 2885. En consecuencia, la sociedad demandante no ha logrado probar que viene ejerciendo actos de comercio usando la enseæa comercial indicada en la demanda, por lo cual la pretensi(cid:243)n no se encuentra llamada a prosperar y serÆ negada su declaratoria. IMDENIZACI(cid:211)N POR DA(cid:209)OS Y PERJUICIOS – Literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, cuantificaci(cid:243)n (Decreto 1074 de 2015). Segœn lo expuesto en el escrito de demanda, el daæo sufrido por la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. como consecuencia de la infracci(cid:243)n a sus derechos de propiedad industrial corresponde al precio que el infractor habr(cid:237)a pagado por concepto de una licencia. Adicional a ello, para la cuantificaci(cid:243)n del daæo la sociedad accionante se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Es necesario aclarar que, quien se acoge al rØgimen de indemnizaciones preestablecidas no tiene

que probar la cuant(cid:237)a del daæo causado por la infracci(cid:243)n, sino que su tasaci(cid:243)n estarÆ determinada por el juez que estudia el caso. No obstante, este sistema œnicamente libera de la carga de la prueba de la cuant(cid:237)a del daæo, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la sociedad accionante. Por su parte, el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 anuncia en su encabezado un listado de criterios que se encuentran separados en tres literales para calcular los perjuicios; el primero de ellos hace referencia al daæo emergente y al lucro cesante. Lo anterior permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” a lo que está aludiendo es a tipologías de daño, pues si el literal a) seæala los tradicionales que ya exist(cid:237)an desde el c(cid:243)digo civil, es posible concluir que los literales b) y c) de la norma bajo comento tambiØn corresponden a tipos de daæos, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. As(cid:237) mismo, el despacho precisa que tanto los criterios o tipolog(cid:237)as de daæos del literal a), b) y c) del art(cid:237)culo en comento siempre se tienen que probar, pues la norma no establece de ninguna manera que estos se presuman. En el caso bajo estudio, el despacho advierte que a pesar de que la sociedad demandante no

seæal(cid:243) una tipolog(cid:237)a de daæo espec(cid:237)fica, esta corresponde a lo dispuesto en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, esto es, el monto que habr(cid:237)a pagado el infractor por concepto de una licencia contractual, toda vez que la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. no ha otorgado ninguna licencia o autorizaci(cid:243)n para que el seæor `LVARO ALBERTO VARGAS MU(cid:209)OZ haga uso de su marca. En lo que respecta a la cuantificaci(cid:243)n de la indemnizaci(cid:243)n por el daæo ocasionado por la conducta de la demandada, el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 dispone que “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida”. En el presente caso se acreditó la infracción de la marca mixta “MUNDIAL DE TORNILLOS” con certificado No. 574892, registrada para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, para lo cual se fijarÆ a t(cid:237)tulo de indemnizaci(cid:243)n de perjuicios la suma de 30 SMLMV, equivalente a $30.000.000. AGENCIAS EN DERECHO – Configuraci(cid:243)n.

Segœn lo previsto en los art(cid:237)culos 365 y 366 numeral 3 del C(cid:243)digo General del Proceso, el despacho fijarÆ las agencias en derecho que deberÆn ser asumidas por la parte accionada. Para esto, se tendrÆn encuentra las reglas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el art(cid:237)culo 5, numeral 1 del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016. De esta manera, el despacho ordenarÆ por concepto de agencias en derecho la suma de 6 SMLMV, equivalente a $6.000.000, a favor de la sociedad MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. Elabor(cid:243): ASRR