SIC - Sentencia 21-15866-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21-15866

Fecha de la providencia: 15/02/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): JOHN FREDY JARAMILLO HOYOS

Demandado(s): NATALIA ANDREA HOLGU˝N CANO

Juez: Edison Camilo Largo Mar(cid:237)n

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. El demandante JOHN FREDY JARAMILLO HOYOS (en adelante “JOHN JARAMILLO”) manifestó que era titular de la marca mixta “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS” con certificado de registro N” 592392, para identificar productos de la clase 4 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

2. El accionante indic(cid:243) que desde el aæo 2010 se dedicaba a la fabricaci(cid:243)n y comercializaci(cid:243)n de velas er(cid:243)ticas, velas para cumpleaæos y, en general, para todo tipo de eventos.

3. JOHN JARAMILLO seæal(cid:243) que la demandada NATALIA ANDREA HOLGU˝N CANO (en adelante “NALATIA HOLGUÍN”) usaba la expresión “PIDE UN DESEO” a título de marca, para fabricar y comercializar velas, a travØs del sitio web https://linktr.ee/pideundeseo11 y de la red social

Instagram.

4. La parte demandante indic(cid:243) que en julio de 2019 requiri(cid:243) a la demandada para que cesara el

uso del signo mixto “PIDE UN DESEO”, ya que esta resultaba confundible con su marca registrada “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS”.

5. JOHN JARAMILLO manifest(cid:243) que el 2 de octubre de 2020 convoc(cid:243) a NATALIA HOLGU˝N a una audiencia de conciliaci(cid:243)n ante la CÆmara de Comercio de Medell(cid:237)n, pero no llegaron a un acuerdo que pusiera fin a la controversia.

6. El accionante seæal(cid:243) que, despuØs de la audiencia de conciliaci(cid:243)n, la demandada solicit(cid:243) el registro de la marca mixta “11:11 PIDE UN DESEO” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Dicha solicitud se encontraba bajo examen formal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para el momento de la presentaci(cid:243)n de la demanda.

7. El demandante adujo que la conducta de la pasiva infring(cid:237)a sus derechos de propiedad industrial derivados del registro de la marca “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS”, según lo dispuesto en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

PRETENSIONES:

El extremo activo solicit(cid:243) lo siguiente:

1. Declarar que NATALIA HOLGU˝N incurri(cid:243) en la conducta descrita en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

2. La pretensi(cid:243)n segunda fue subsanada el 28 de enero de 2021 en los siguientes tØrminos:

Condenar a NATHALIA HOLGUÍN a cesar el uso de la marca “PIDE UN DESEO, VELAS MÁGICAS” con certificado de registro N” 592392 o cualquier otro similarmente confundible, en publicidad -f(cid:237)sica o virtual-, pÆginas web o cualquier otro medio.

3. La pretensi(cid:243)n tercera fue subsanada el 28 de enero de 2021 en los siguientes tØrminos: Condenar a NATALIA HOLGU˝N al pago de indemnizaci(cid:243)n de perjuicios por el concepto descrito en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, teniendo en cuenta lo dispuesto por el rØgimen de indemnizaciones preestablecidas.

4. Condenar a NATALIA HOLGU˝N al pago de costas.

TEMAS USO EN EL COMERCIO DEL SIGNO PRESUNTAMENTE INFRACTOR – Jurisprudencia, acreditaci(cid:243)n. La Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado en mœltiples oportunidades que la utilizaci(cid:243)n de una marca para la identificaci(cid:243)n de elementos diferentes a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificaci(cid:243)n de establecimientos de comercio o actividades comerciales, es un comportamiento que se segœn lo dispuesto en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 puede configurar una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de

asociaci(cid:243)n o de confusi(cid:243)n. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “la modalidad de infracción contemplada en el literal d) del artículo 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales: el primero, determinativo, referido (...) [a]l uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación” (Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 049-IP-2012). En el caso bajo anÆlisis, estÆ demostrado que NATALIA HOLGU˝N hizo uso del signo mixto “PIDE UN DESO” en redes sociales y en la direcci(cid:243)n web, a travØs de la cual comercializa las velas que estÆn marcadas con la misma expresi(cid:243)n. Lo anterior encuentra sustento en las pruebas que obran en el expediente, entre otras, las fotograf(cid:237)as, los pantallazos de la red social Instagram y de la direcci(cid:243)n web de la accionada, inasistencia de la demandada a la presente diligencia y el interrogatorio rendido por el accionante. As(cid:237) las cosas, es claro en el presente asunto que en el desarrollo de su actividad econ(cid:243)mica y especialmente para la identificaci(cid:243)n de su establecimiento de comercio y para la comercializaci(cid:243)n de velas la pasiva us(cid:243) la expresi(cid:243)n “PIDE UN DESEO”. Es decir, la demandada lleva a cabo una

actividad econ(cid:243)mica relacionada con los productos y servicios que se encuentran amparados por el registro de JOHN JARAMILLO. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, configuraci(cid:243)n/ COTEJO DE SIGNOS MIXTOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS – Jurisprudencia/ RIESGO DE CONFUSI(cid:211)N Y DE ASOCIACI(cid:211)N – Jurisprudencia, configuraci(cid:243)n. Ahora bien, dado que se tiene por probado el uso en el comercio de la expresión “PIDE UN DESEO” por parte de la NATALIA HOLGU˝N, es necesario determinar si dicho uso es infractor o no de los derechos de propiedad industrial de la accionante. Para tal efecto, el despacho procederÆ a realizar el cotejo entre la marca mixta “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS” de titularidad de demandante y el signo mixto “PIDE UN DESEO” usado por la demandada. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que para el cotejo de signos mixtos es necesario determinar cuÆl es su elemento predominante, si el nominativo o el figurativo (Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del Proceso 84-IP-2015). Para tal fin, el despacho se acogerÆ a lo dispuesto por el mismo Tribunal, segœn el cual: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mÆs característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva

propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12IP-2014). Con base en lo expuesto, se evidencia que en los signos confrontados “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS” y “PIDE UN DESEO” el elemento preponderante es el denominativo, en tanto que este es el que genera mayor impacto y recordaci(cid:243)n en la mente del consumidor. Ahora bien, ya que se estableci(cid:243) que el elemento preponderante en ambos signos enfrentados es el denominativo, el despacho realizarÆ el debido anÆlisis conforme a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos nominativos; esto es, analizando los signos en conjunto, de forma sucesiva, haciendo Ønfasis en las semejanzas, desde el punto de vista del consumidor y estudiando, ademÆs, si entre ellos existe similitud grÆfica, fonØtica y conceptual. A partir de lo anterior, se advierte que entre los signos cotejados existe una similitud fonØtica, ortogrÆfica y conceptual, ya que la expresión “PIDE UN DESEO” usada por la demandada reproduce parcialmente la estructura fonØtica y ortogrÆfica de la marca del accionante, donde la

œnica diferencia radica en la no inclusi(cid:243)n de la expresi(cid:243)n “VELAS MAGICAS”. Dicha omisi(cid:243)n en el signo usado por la demandada no le otorga distinci(cid:243)n respecto de la marca registrada, en tanto que, de todas formas, evoca en la mente del consumidor la misma idea; esto es, la comercializaci(cid:243)n de velas. En raz(cid:243)n de lo expuesto, si bien el signo de la demandada no es idØntico a la marca debidamente registrada por la parte activa, s(cid:237) es semejante, por lo cual es posible afirmar que NATALIA HOLGU˝N hace una reproducci(cid:243)n parcial de la marca “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS”. Establecido lo anterior, es necesario analizar si la semejanza entre los signos puede generar riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n en el pœblico consumidor, a fin de determinar si se configura la conducta infractora contemplada en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Al respecto, es necesario precisar que “la confusi(cid:243)n puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor o el usuario supone que se trata de la misma a que estÆ habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o proveedor” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 178-IP-2015). De esta forma, el mismo Tribunal ha establecido que: “La identidad o la semejanza de los signos

puede dar lugar a dos tipos de confusi(cid:243)n: la directa, caracterizada porque el v(cid:237)nculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a utilizar un servicio determinado en la creencia de que estÆ adquiriendo o utilizando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambiØn entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado v(cid:237)nculo hace que el consumidor o el usuario atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comœn” (Proceso 109-IP-2002). As(cid:237) mismo, es importante mencionar que existen cuatros escenarios que pueden dar lugar a la confusi(cid:243)n; estos son, “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiØn semejanza entre Østos” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 423-IP-2015). En otras palabras, es posible afirmar que el riesgo de confusi(cid:243)n depende principalmente de dos factores; a saber: la identidad o semejanza entre los signos en disputa y la identidad o semejanza entre los productos o servicios distinguidos por estos signos. En el caso concreto, el despacho advierte que se constituye el tercer escenario, es decir, aquel en

el que hay semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios. Esto, ya que como se explic(cid:243) anteriormente, la demandada reproduce parcialmente la marca del demandante y ambas partes procesales utilizan sus signos para la identificaci(cid:243)n de velas en el mercado. En consecuencia, es razonable concluir que existe riesgo de confusi(cid:243)n derivado de la conducta de NATALIA HOLGU˝N, segœn el cual los consumidores podr(cid:237)an acudir al establecimiento de comercio de la accionada con la falsa creencia de que all(cid:237) pueden adquirir los productos que comercializa el demandante. En s(cid:237)ntesis, se advierte que s(cid:237) se configur(cid:243) una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial de JOHN JARAMILLO adquiridos por el registro de la marca mixta “PIDE UN DESEO, VELAS MAGICAS” con certificado Nº 592392, en virtud de lo dispuesto por el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. INDEMNIZACI(cid:211)N POR DA(cid:209)OS Y PERJUICIOS – Literal c) art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, acreditaci(cid:243)n/ INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS – Decreto 1074 de 2015. De acuerdo con lo expuesto en el escrito de demanda, el daæo sufrido por el demandante JOHN JARAMILLO corresponde al precio que el infractor habr(cid:237)a pagado por concepto de una licencia.

Adicionalmente, para efectos de la cuantificaci(cid:243)n del perjuicio, se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Es importante aclarar, que quien se acoge al rØgimen de indemnizaciones preestablecidas no tiene que probar la cuant(cid:237)a del daæo causado por la infracci(cid:243)n, sino que su tasaci(cid:243)n estarÆ determinada por el juez que estudia el caso. No obstante, este sistema œnicamente libera de la carga de la prueba de la cuant(cid:237)a del daæo, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. En ese sentido, es menester determinar si el accionante cumpli(cid:243) con dicha carga probatoria y, posteriormente, proceder a estimar la cuant(cid:237)a del daæo de conformidad con los criterios establecidos en Decreto 1074 de 2015. Al respecto, a partir de las fotograf(cid:237)as allegas al expediente, la referencia de pago con fecha de 17 de diciembre de 2021, la inasistencia de la demandada a la presente diligencia y el interrogatorio de parte rendido por el accionante, se tiene por probado que NATALIA HOLGU˝N ha hecho uso en el comercio de la expresión “PIDE UN DESEO”, sin contar con ningœn tipo de licencia o autorizaci(cid:243)n del titular de la marca registrada. Por lo tanto, el daæo seæalado en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 se encuentra acreditado.

En lo que respecta a la cuantificaci(cid:243)n de la indemnizaci(cid:243)n por el daæo derivado de la conducta de la demandada, el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 dispone que “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida”. En el caso bajo estudio, dado que se verific(cid:243) la infracci(cid:243)n de una (1) marca; esta es, la marca mixta “PIDE UN DESEO, VELAS MÁGICAS” con certificado de registro Nº 592392, se fijarÆ al pago de a 7 SMMLV, lo que equivale a la suma de $7.000.000. Lo anterior, debido a que según el parágrafo del mismo artículo: “Para cada caso particular el juez ponderarÆ y declararÆ en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnizaci(cid:243)n teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duraci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensi(cid:243)n geogrÆfica” y teniendo en cuenta que solamente se aportaron como pruebas una referencia de pago, unas fotograf(cid:237)as y pantallazos de la pÆgina web y las redes sociales de la demandada, no hay lugar para imponer una condena mayor a la seæalada. Elabor(cid:243): DMPS