SIC - Sentencia 21-159854-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 – 159854

Fecha de la providencia: 03/11/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): PABLO ADR˝`N RIOS URIBE

Demandado(s): PRIMITIVO RESTAURANTE LA BOLERA BAR S.A.S.

Juez: Juan David GonzÆlez Palma SIGNOS EN COTEJO Marca registrada Signo presuntamente infractor

(MARCA MIXTA)

(MARCA MIXTA)

(MARCA MIXTA) TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N POR ACTIVA – Art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, acreditaci(cid:243)n. El art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 permite que el titular de un derecho de propiedad industrial entable acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Por su parte, el artículo 154 de la misma Decisión señala que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente”. Precisado lo anterior, acorde con los Certificados de Registro de Signos Distintivos No. 519716, 667985 y 530587 que se encuentran contenidos en el expediente digital, es posible inferir que la sociedad demandante es titular de tres marcas mixtas. Por lo tanto, se encuentra demostrado la existencia de los derechos de propiedad industrial y su legitimaci(cid:243)n para actuar en el presente asunto. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la

Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, configuraci(cid:243)n. El literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 indica que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) Usar en el comercio un signo idØntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.” Los derechos de exclusi(cid:243)n antes mencionados “(…) pueden considerarse como parte de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relaci(cid:243)n con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el trÆfico econ(cid:243)mico y sin su consentimiento, un signo idØntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n prejudicial 101-IP-2013). As(cid:237) pues, a partir del contenido de esta norma, se puntualiza que para que se configure la infracci(cid:243)n del derecho, es necesario establecer: (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor; (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se

encuentra registrado; (iii) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado. As(cid:237) pues, segœn lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia, la referida infracci(cid:243)n se configura en aquellos eventos en los que se reúnen “dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido (…) al uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n prejudicial dentro del proceso 049-IP-2012). A efectos de lo anterior, tØngase en cuenta que el riesgo de confusi(cid:243)n es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que estÆ adquiriendo otro (confusi(cid:243)n directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que Øste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusi(cid:243)n indirecta). Por su parte, el riesgo de asociaci(cid:243)n se presenta cuando a pesar de no existir confusi(cid:243)n se vincula econ(cid:243)mica o jur(cid:237)dicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por los respectivos signos. Ahora, es necesario analizar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por la demandada y las marcas de titularidad de la demandante, para ello, se confrontaron los signos usados por la demandada con las marcas de la demandante, a la luz de las reglas de cotejo desarrolladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al respecto, dicha corporaci(cid:243)n

ha señalado que, “en el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento sea denominativo o grÆfico penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. As(cid:237) la autoridad competente deberÆ determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mÆs caracter(cid:237)stico, o si el elemento grÆfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos 472-IP-2015 y 418-IP-2015). Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha resaltado que, “por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a travØs de la palabra o denominaci(cid:243)n contenida en el conjunto marcario.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del proceso 17IP-2013). No obstante, tambiØn ha dicho que dependiendo de otros elementos como tamaæo, color, diseæo y otras caracter(cid:237)sticas, podr(cid:237)a ser mÆs relevante el elemento grÆfico. Empero, para el caso en concreto, predominan en ambos signos el elemento denominativo. En este caso, el uso de la expresión “PRIMITIVO” por parte de la sociedad demandada se encuentra demostrado con las pruebas documentales aportadas, con las que se puede evidenciar su uso en redes sociales como Instagram y Facebook y plataformas de internet, acompaæado de

la expresión “RESTAURANTE BOLERA BAR”. Del mismo modo, se encontr(cid:243) demostrado el uso del signo presuntamente infractor con las facturas de venta del año 2019 del establecimiento de comercio “PRIMITIVO” del Centro Comercial Multiplaza. As(cid:237) pues, acreditado el uso del signo presuntamente infractor por parte de la demandada se hace necesario examinar si el mismo infringe las marcas de titularidad de la demandante. Así las cosas, si bien la expresión “PRIMITIVO es utilizada en el letrero del establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad demandada, acompañada de la frase “Restaurante Bolera Bar” con una figura de un dinosaurio, tales elementos no le otorgan ninguna distintividad o diferencia con las marcas registradas por la demandante. Lo anterior, debido a que la expresi(cid:243)n “PRIMITIVO” es la palabra que más sobresale del signo infractor, al encontrarse en un tamaæo de letra muy superior que al resto de las palabras, no constituyØndose como un elemento diferenciador. Por otro lado, la similitud fonØtica se presenta, por cuanto el signo de la demandada reproduce en su totalidad la expresión “PRIMITIVO” perteneciente a las marcas mixtas de titularidad de la demandante y su pronunciación es la misma. Además, la frase “Restaurante Bolera Bar” es eminentemente descriptiva del servicio ofrecido por la demandada, por lo que cualquier consumidor va a concentrar toda su atenci(cid:243)n en la mencionada expresi(cid:243)n. Una vez analizada la similitud entre los signos y encontrada la similitud fonØtica y ortogrÆfica, es necesario establecer si existe riesgo de confusi(cid:243)n. As(cid:237) pues, siguiendo lo dispuesto por el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina es posible afirmar que el riesgo de confusi(cid:243)n depende principalmente de dos factores: (i) la identidad o semejanza entre los signos en disputa; y (ii) entre los productos y servicios distinguidos por ellos. En este caso, se encontr(cid:243) que los signos eran similares y que el signo infractor distingue servicios similares de las marcas de titularidad de la demandante como son servicios de restaurante, gesti(cid:243)n de negocios comerciales, servicios relacionados con la organizaci(cid:243)n de establecimientos comerciales y servicios de mercadeo, entre otros. En ese orden de ideas, a partir de la valoraci(cid:243)n de los elementos de prueba obrantes en el expediente, se puede inferir la acreditaci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n descrita en la literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. INDEMNIZACI(cid:211)N DE PERJUICIOS – Procedencia/ SISTEMA DE INDEMNIZACI(cid:211)N PREESTABLECIDA – Art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015. En cuanto al sistema de indemnizaci(cid:243)n preestablecida, es necesario advertir que esta s(cid:243)lo exime al demandante de probar la cuant(cid:237)a del perjuicio, por lo que, el accionante estÆ obligado a demostrar la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento persigue. Al respecto, el art(cid:237)culo

2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 seæala lo siguiente: “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrÆ incrementarse hasta en doscientos (200) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada c(cid:243)mo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracci(cid:243)n respecto de la marca.” De esta manera, queda claro que, si bien el demandante en las pretensiones novena, dØcima y undØcima solicit(cid:243) que se condene al demandado al pago de la suma de 200 SMLMV, dicho monto es aplicable cuando se demuestran algunos de los siguientes supuestos: (i) notoriedad; (ii) mala fe; (iii) poner en peligro la salud; o (iv) se identifique la reincidencia. En lo que tiene que ver con el primer supuesto, el mismo queda descartado en el presente asunto, ya que, si revisamos la pretensi(cid:243)n primera de la demanda, la parte actora solicit(cid:243) que se declarara la configuraci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n consagrada en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina

486 de 2000, sin hacer referencia a los literales e) y f). Respecto al segundo presupuesto, se advierte que la parte demandante no aport(cid:243) ninguna prueba encaminada a demostrar que la sociedad demandada actu(cid:243) de mala fe. Por lo que, no se encuentra demostrado que la demandada haya infringido la marca mediante una conducta de mala fe. De manera que, no es posible acceder a las pretensiones novena, dØcima y undØcima de la demanda, por tanto serÆn despachadas desfavorablemente. De esta manera, s(cid:243)lo tendrÆ prosperidad los perjuicios solicitados en la pretensi(cid:243)n octava, con ocasi(cid:243)n a la no autorizaci(cid:243)n del uso de las marcas por parte del demandante contenida en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. En consecuencia, se ordenarÆ a la sociedad accionada a pagar la suma de 100 SMLMV equivalentes a $150.000.000 de pesos. Elabor(cid:243): LOS