SIC - Sentencia 21-167106-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21-167106

Fecha de la providencia: 02/03/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): STEREN BRANDS, S.DE R.L. DE C.V. Y OTROS

Demandado(s): GRUPO EMPRESARIAL J&N TECHNOLOGY S.A.S. Y OTROS

Juez: Edison Camilo Largo Mar(cid:237)n

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. manifest(cid:243) que era titular de las marcas mixtas “STEREN” con certificado Nº 450620 y “STEREN” certificado Nº 450621, así como de las marcas nominativas “STEREN SHOP” con certificado N” 462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado N” 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado N” 667616, para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

2. La sociedad demandante asegur(cid:243) que concedi(cid:243) una licencia de uso de sus marcas en el territorio colombiano a las codemandantes ELECTR(cid:211)NICA STEREN, S.A. DE C.V. y STEREN COLOMBIA S.A.S., a travØs de los contratos suscritos en marzo de 2012 y en septiembre de 2017, respectivamente.

3. STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. seæal(cid:243) que su actividad econ(cid:243)mica consist(cid:237)a en la

comercializaci(cid:243)n de equipos y aparatos de sonido, video, partes, piezas electr(cid:243)nicas y de telecomunicaciones, entre otros, en ciudades como Ciudad de MØxico, Monterey, Guadalajara y Tijuana, y en pa(cid:237)ses como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El salvador, PanamÆ y Ecuador.

4. La parte demandante indic(cid:243), que dentro de los productos que comercializaban estaban los audífonos-micrófono multimedia modelo AUD-505; sin embargo, afirm(cid:243) que estos no hab(cid:237)an sido importados ni fabricados en el mercado colombiano y mucho menos hab(cid:237)an sido distribuidos en este territorio por parte de STEREN COLOMBIA S.A.S. como licenciataria de la marca “STEREN”.

5. La parte activa manifest(cid:243) que el d(cid:237)a 14 de julio de 2020, tuvo conocimiento (a travØs de un cliente an(cid:243)nimo) de que las sociedades demandadas GRUPO EMPRESARIAL J&N TECHNOLOGY S.A.S., IMPORTACIONES Y SUMINISTROS J&R S.A.S. y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NANICA S.A.S. ofrec(cid:237)an en sus establecimientos de comercio unos aud(cid:237)fonos referenciados de la siguiente manera: “BEAUTY”, “Diadema para PC de doble plug en color. C(cid:243)digo: JR 0000059

Referencia: AUD-505”.

6. Las sociedades demandantes indicaron, que el empaque de los aud(cid:237)fonos -allegado por el cliente an(cid:243)nimoconten(cid:237)a la expresi(cid:243)n “STEREN” y datos como: AUD-505 con c(cid:243)digo de barras

N” 7 501483 180713; este œltimo, de uso exclusivo de codificaci(cid:243)n para la comercializaci(cid:243)n en MØxico de sus productos.

7. La parte accionante seæal(cid:243), que las demandadas estÆ comercializando el producto: “Diadema para PC de doble plug en color, código: JR 0000059. Referencia: AUD-505, empacados bajo la marca “STEREN”, por un valor unitario de catorce mil quinientos pesos colombianos ($14.500); es decir, sustancialmente inferior al de los productos ofrecidos por la parte demandante, lo cual provocaba que las marcas de su propiedad perdieran reconocimiento en el mercado.

8. La parte activa asegur(cid:243), que como consecuencia de la conducta de las demandadas, se le imposibilit(cid:243) el ingreso del producto original y distribuido por “STEREN COLOMBIA” S.A.S. al mercado colombiano.

9. La parte demandante adujo, que las actuaciones de las sociedades demandadas generaban riesgo de confusi(cid:243)n y de asociaci(cid:243)n en el pœblico consumidor, por lo cual infring(cid:237)an sus derechos de propiedad industrial en los tØrminos de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

10. En la contestaci(cid:243)n de la demanda las sociedades accionadas alegaron la excepci(cid:243)n de mØrito de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

PRETENSIONES: Las pretensiones presentadas en la demanda fueron subsanadas el 4 de mayo de 2021 en los

siguientes tØrminos:

PRETENSIONES PRINCIPALES: • Declarativas: PRIMERA: Declarar que las sociedades demandadas incurrieron en las infracciones marcarias contempladas en los literales a) y d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, sobre las marcas “STEREN” con certificado Nº 450620, “STEREN” certificado Nº 450621, “STEREN SHOP” con certificado N” 462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado N” 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado N” 667616, para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

SEGUNDA: Declarar que las sociedades demandadas vulneraron la exclusividad de uso y titularidad que tienen las demandantes sobre las marcas “STEREN” con certificado Nº 450620, “STEREN” certificado Nº 450621, “STEREN SHOP” con certificado N” 462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado N” 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado N” 667616, para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, al desatender los preceptuado en los literales a) y d) de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. • Condenatorias: PRIMERA: En consecuencia de la prosperidad total o parcial de las declaraciones anteriores, ordenar a las sociedades demandadas abstenerse a utilizar las marcas “STEREN” con certificado

Nº 450620, “STEREN” certificado Nº 450621, “STEREN SHOP” con certificado N” 462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado N” 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado N” 667616, para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza o cualquier otra similarmente confundible con estas.

SEGUNDA: Ordenar a las el cese inmediato de la venta y distribuci(cid:243)n de productos identificados con las marcas de propiedad de STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. o cualquier otra similarmente confundible dentro del territorio colombiano.

TERCERA: Condenar a las sociedades demandadas al pago de hasta CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES por cada una de las marcas infringidas, a t(cid:237)tulo de indemnizaci(cid:243)n por los daæos y perjuicios (daæo emergente y lucro cesante) generados a la sociedad STEREN BRANDS., S. De R.L. de C.V., los cuales deberÆn ser calculados bajo el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

CUARTA: Condenar en costas a las sociedades demandadas.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: • Declarativas: PRIMERA: Declarar que los actos de uso y comercializaci(cid:243)n desplegados por las sociedades demandadas se surtieron sin que mediara autorizaci(cid:243)n expresa del titular de las marcas “STEREN” con certificado Nº 450620, “STEREN” certificado Nº 450621, “STEREN SHOP” con certificado Nº

462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado Nº 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado Nº 667616, para identificar productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. • Condenatorias: PRIMERA: Como consecuencia de la pretensi(cid:243)n declarativa subsidiaria, condenar a las sociedades demandadas a resarcir los daæos y perjuicios causados al buenos nombre y honra de las sociedades STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V., ELECTRÓNICA STEREN, S.A. DE C.V y STEREN COLOMBIA S.A.S., a travØs de la publicaci(cid:243)n, tanto en medio escrito como digital, de un comunicado de prensa ofreciendo las correspondientes excusas por su actuar, teniendo en cuenta las siguientes caracter(cid:237)sticas: a) Que sea en un diario de amplia circulaci(cid:243)n nacional, en edici(cid:243)n dominical en primera pÆgina y en no menos de media pÆgina. b) Que en la publicaci(cid:243)n se deje claro que las sociedades demandadas no poseen ningœn convenio o autorizaci(cid:243)n para la producci(cid:243)n, comercializaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de productos de la marca “STEREN”. TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N POR ACTIVA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL/ TITULARIDAD DEL DERECHO – Art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, acreditaci(cid:243)n.

De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En el caso concreto, la legitimaci(cid:243)n de la sociedad STEREN BRANDS, S.DE R.L. DE C.V. se acredit(cid:243) a travØs de la inspecci(cid:243)n judicial realizada a travØs del sitio web SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se verific(cid:243) la titularidad de la demandante sobre las marcas mixtas “STEREN” con certificado Nº 450620 y certificado Nº 450621 y sobre las marcas nominativas “STEREN SHOP” con certificado N(cid:176) 462043, “STEREN SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA” con certificado N” 667018 y “STEREN SOLUCIONES EN ELECTRÓNICA” con certificado N(cid:176) 667616, las cuales identifican productos y servicios de las clases 9 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. De tal forma que, al ser STEREN BRANDS, S.DE R.L. DE C.V. la titular de las marcas previamente referenciadas, se encuentra legitimada para iniciar la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial, al tenor de los dispuesto en el art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la

Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, no configuraci(cid:243)n/ LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR PASIVA – No acreditaci(cid:243)n. La Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado en mœltiples oportunidades que la utilizaci(cid:243)n de una marca para la identificaci(cid:243)n de elementos diferentes a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificaci(cid:243)n de establecimientos de comercio o actividades comerciales, es un comportamiento que se segœn lo dispuesto en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 puede configurar una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociaci(cid:243)n o de confusi(cid:243)n. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “la modalidad de infracción contemplada en el literal d) del artículo 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales: el primero, determinativo, referido (...) [a]l uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación” (Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 049-IP-2012). En el caso bajo anÆlisis, la parte demandante argument(cid:243) que las sociedades GRUPO

EMPRESARIAL J&N TECHNOLOGY S.A.S., IMPORTACIONES Y SUMINISTROS J&R S.A.S. y

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NANICA S.A.S. comercializaron en el territorio colombiano los aud(cid:237)fonos-micr(cid:243)fono modelo AUD-505 utilizando la marca “STEREN” y que, en consecuencia, vulneraron los derechos de propiedad industrial derivados de las marcas registradas de propiedad de la accionante. Al respecto, el despacho aclara que el objeto del presente proceso consiste en determinar si existi(cid:243) infracci(cid:243)n de los signos distintivos sobre los que ostentan derechos las demandantes y no la comercializaci(cid:243)n de los aud(cid:237)fonos-micr(cid:243)fono modelo AUD-505. En otras palabras, el proceso œnicamente se circunscribe a determinar si en los empaques de dichos art(cid:237)culos se utilizaron los signos distintivos de propiedad de STEREN BRANDS, S.DE R.L. DE C.V. As(cid:237) las cosas, al estudiar los cargos seæalados en el escrito de demanda y las pruebas allegadas, advierte el despacho que estÆ soportada la excepci(cid:243)n de mØrito denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues no prueba en el expediente que demuestre que fueron las sociedades demandadas quienes comercializaron los aud(cid:237)fonos-micr(cid:243)fono modelo AUD-505 con la marca “STEREN”. Al respecto, es necesario indicar que, a partir del interrogatorio de parte rendido por el seæor SERGIO EDUARDO PRADA CANDELA y de los alegatos de conclusi(cid:243)n presentados por las partes, se evidenci(cid:243) que existen varias inconsistencias en los hechos planteados en la demanda, en los

cuales se refiri(cid:243) que “el producto ofrecido fue vendido al cliente anonimizado (…)”; no obstante, en los alegatos de conclusi(cid:243)n se mencion(cid:243) que quien realiz(cid:243) la compra fue el seæor SERGIO

EDUARDO PRADA CANDELA.

En ese orden de ideas, para el despacho dicho interrogatorio no tiene valor probatorio, toda vez que presenta serias inconsistencias con respecto a los hechos planteados en el escrito de demanda. Adicionalmente, es necesario destacar que en el fundamento fÆctico planteado por la parte activa se hizo referencia al producto identificado como aud(cid:237)fonos-micr(cid:243)fono modelo AUD-505 con c(cid:243)digo de barras N” 7 501483 180713 y la remisi(cid:243)n N” 18488 con fecha de 10 de julio de 2020, segœn las cuales se probar(cid:237)a que las demandadas hicieron uso en el comercio de los signos distintivos protegidos por las sociedades accionantes. No obstante, al revisar dicho material probatorio, se advirti(cid:243) que no solo hay inconsistencias acerca de su procedencia , especialmente de la remisi(cid:243)n N” 18488, sino que adicionalmente no se observa en tales documentos soporte alguno que acredite que las sociedades GRUPO EMPRESARIAL J&N TECHNOLOGY S.A.S., IMPORTACIONES Y SUMINISTROS J&R S.A.S. y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NANICA S.A.S. estÆn haciendo uso de los signos distintivos objeto del presente asunto. Por otro lado, en lo que respecta a las fotograf(cid:237)as allegadas al proceso, estas tampoco revisten

valor probatorio, ya que no es posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron obtenidas; lo anterior, sumado a las serias inconsistencias que ya seæaladas. Finalmente, la parte accionante pretendi(cid:243) demostrar la infracci(cid:243)n con base en la declaraci(cid:243)n de importaci(cid:243)n allegada por la parte demandada; sin embargo, dicho documento en realidad desacredita los argumentos de las accionantes, pues en Øl se indica que la descripci(cid:243)n del producto contiene la marca J&N TECHNOLOGY, pero no hace menci(cid:243)n alguna a la marca “STEREN”, signos objeto del presente proceso. Sobre el particular, el despacho recuerda que “las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen, en el sistema civil colombiano, de importancia probatoria, a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de Østas y no de la aserci(cid:243)n de la parte” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci(cid:243)n Civil. Exp. 6459. Sentencia del 31 de octubre de 2002. M.P.: Jorge Antonio Castillo Rugeles). En l(cid:237)nea con lo anterior, es importante mencionar que “la valoraci(cid:243)n del significado individual de una prueba es un proceso hermenØutico, pues consiste en interpretar la informaci(cid:243)n suministrada a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teor(cid:237)as e hip(cid:243)tesis cient(cid:237)ficas y los postulados de la tØcnica. Para realizar tal labor, el juez debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba (adecuaci(cid:243)n o correspondencia) con la realidad, mediante el anÆlisis de

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a partir de los cuales se infiere la coherencia del relato; es decir, su ausencia de contradicción y su mérito objetivo” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci(cid:243)n Civil. Sentencia del 28 de junio de 2017. Radicado: 110013103039-201100108-1. M.P.: Ariel Salazar Ram(cid:237)rez). Sobre la base de todo lo expuesto, la parte accionante no demostr(cid:243) que las sociedades demandadas comercializaban en Colombia los aud(cid:237)fonos-micr(cid:243)fono modelo AUD-505 utilizando la marca “STEREN”, por lo cual está soportada la excepción de mérito denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva” y, en consecuencia, se negarÆn todas las pretensiones formuladas en el escrito de demanda. Elabor(cid:243): DMPS